Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 4 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Лапшина И.В., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А./F.LLI GANCIA & C. S.p.A. (Corso Liberta, 66 I-14053 Canelli, Italy)

к компании ВТМ Истеблишмент/WTM Establishment (Mitteldorf 1 FL-9490 Vaduz LI)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 379264, № 429730, № 429731, № 429732,

третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Орлянский М.В. (по доверенности от 30.04.2014), Рогалев Р.О. (по доверенности от 02.10.2014),

от ответчика - Захаров Р.А. (по доверенности от 27.04.2014);

третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, своего представителя не направило, установил:

акционерное общество Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А./F.LLI GANCIA & C. S.p.A. (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании ВТМ Истеблишмент/WTM Establishment (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 379264, № 429730, № 429731, № 429732 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых они зарегистрированы. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в иске, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая, что ответчик не подтвердил использование спорных товарных знаков в отношении товаров 33-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествующий дате подачи искового заявления. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве, полагал, что представил достаточную совокупность доказательств, подтверждающих использование названных товарных знаков, а истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны. 

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя. 

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента. 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим. 

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак «РОМАНОВ» по заявке № 2005734187 с приоритетом от 29.12.2005 зарегистрирован Роспатентом 15.05.2009 за № 379264 на имя общества с ограниченной ответственностью «Русь-Алко» в отношении товара 33-го класса МКТУ «водка». 

В результате перехода прав по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки правообладателем названного товарного знака стала компания (регистрация договора Роспатентом произведена 14.10.2010 № РД0071189). 

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «RОМАNОW» по заявке № 2009711177 с приоритетом от 21.05.2009 зарегистрирован Роспатентом 08.02.2011 за № 429730 на имя компании в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива». 

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «РОМАNОFF» по заявке № 2009711178 с приоритетом от 21.05.2009 зарегистрирован Роспатентом 08.02.2011 за № 429731 на имя компании в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «RОМАNОFF» по заявке № 2009711179 с приоритетом от 21.05.2009 зарегистрирован Роспатентом 08.02.2011 за № 429732 на имя компании в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива». 

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что названные товарные знаки не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении товаров 33-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении их правовой охраны. 

Заявление мотивировано тем, что истец является производителем алкогольной продукции, известным с 1850 года. С 2011 года истец осуществляет регулярные поставки своей продукции в Российскую Федерацию, на территории которой уполномоченным импортером истца является закрытое акционерное общество «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД». 

Обществу принадлежат товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 33-го класса МКТУ, в частности товарный знак «ROMANOFF» по международной регистрации № 207976, правовая охрана которому предоставлена в ряде иностранных государств. В Италии данное обозначение впервые было зарегистрировано 28.01.1958 и использовалось, по утверждению истца, по 2009 год для индивидуализации товаров, производимых истцом на собственных мощностях и путем размещения заказов у иных лиц. 

В настоящее время общество планирует возобновление выпуска алкогольной продукции под обозначением «ROMANOFF» и продажу ее на территории Российской Федерации. 

В подтверждение реального намерения использовать названное обозначение истец представил международную заявку № 1188271 на регистрацию товарного знака «ROMANOFF», поданную 10.10.2013 в отношении товаров 33-го класса МКТУ с распространением действия его правовой охраны на территорию Российской Федерации, а также разработанный по его заказу новый дизайн алкогольной продукции под соответствующим обозначением. 

Также в обоснование заявленных требований истец отметил сходство до степени смешения противопоставляемых обозначений по семантическому, визуальному и фонетическому признакам. 

Кроме того, по мнению истца, ответчик не представил надлежащие и достаточные доказательства введения в гражданский оборот алкогольной продукции, маркированной спорными товарными знаками, соответствующие положениям статьи 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ). 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06 и от 17.09.2013 № 5793/13.

В соответствии с сертификатом от 02.05.2014, подтверждающим занесение в реестр Торгово-промышленной, ремесленной и сельскохозяйственной палаты г. Асти в предмет деятельности общества входит: производство и реализация вин, вермута, игристых вин и иных особых вин, ликеров, пива, алкогольных напитков и напитков в целом, душистых трав, ароматизирующих веществ и экстрактов, а также реализация продовольственных и бакалейных товаров. 

В подтверждение своей заинтересованности истцом в материалы дела представлены доказательства осуществления им фактического ведения деятельности по производству и реализации товаров 33-го класса МКТУ: лицензия от 04.12.2012 на производство, хранение, переработку, упаковку алкогольных напитков; санитарное разрешение от 21.09.2006 № 554; договоры от 22.12.2011 № FG/2011 на поставку алкогольной продукции и агентские договоры от 01.05.2012 и от 01.10.2012 на проведение информационно-рекламных кампаний, заключенные между истцом и закрытым акционерным обществом «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»; лицензия от 19.09.2013 № 78ЗАП0002135 на имя закрытого акционерного общества «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, декларации о соответствии за 2012-2014 годы на имя названного лица. 

Также обществом в материалы дела представлена распечатка сведений из базы данных ROMARIN по международной регистрации «VODKA ROMANOFF» № 207976 в отношении товара 33-го класса МКТУ «водка», действующей на территории Италии, Австрии, Бенелюкса, Египта, Испании, Франции, Хорватии, Лихтенштейна, Марокко, Монако, Румынии, сертификаты о продлении названной регистрации. 

В подтверждение осуществления подготовительных действий истцом представлена заявка от 10.10.2013 на международную регистрацию обозначения «ROMANOFF» № 1188271 в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), включая водку и напитки, основанные на водке», в том числе на территории Российской Федерации. 

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что общество является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы. 

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33-го класса МКТУ тождественны либо однородны и имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. 

Учитывая изложенное суд полагает, что общество является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров 33-го класса МКТУ, указанных в регистрациях. 

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (03.06.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков исчисляется с 03.06.2011 по 02.06.2014 включительно. 

Ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, компания полагает, что в материалы дела ею представлена достаточная совокупность доказательств, подтверждающих использование спорных товарных знаков в отношении товаров, для которых они зарегистрированы. При этом ответчик отмечает, что влияющими на их различительную способность. 

По мнению ответчика, использование спорных товарных знаков подтверждается письменным согласием от 01.09.2012, выданным компанией обществу с ограниченной ответственностью Самарский комбинат «Родник» (далее - общество «Родник»), на использование спорных товарных знаков под контролем правообладателя, а также документами, свидетельствующими о введении водки «РОМАНОВ» в гражданский оборот. 

Кроме того, ответчик полагает, что использование спорных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 429730, № 429731 и № 429732 следует признать надлежащим, поскольку они использовались с незначительными изменениями при сохранении существа товарных знаков. 

В подтверждение своих доводов ответчиком в материалы дела представлены следующие доказательства: письмо-согласие от 01.09.2012, выданное обществу «Родник»; письмо названного лица об использовании спорных товарных знаков; лицензия от 11.06.2010 № 2297; свидетельство о государственной регистрации от 17.10.2012 № RU.63.СЦ.03.018.Е.000088.10.12; сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ70.Н39971; декларация о соответствии от 22.10.2012; рецептура и технологическая инструкция от 16.10.2012 № 03/02641; договор на поставку алкогольной продукции от 14.07.2011 № 86, заключенный между обществом «Родник» и обществом с ограниченной ответственностью «Мико Алко»; товарно-транспортные накладные от 29.11.2012 и от 16.07.2013; платежные поручения от 21.12.2012 № 958 и от 25.09.2013 № 4275; акты сверки; накладная от 17.12.2012; товарные и кассовые чеки от 25.12.2013; заключение специалиста от 25.08.2014. 

Также, в судебном заседании 12.11.2014 на обозрение суда была представлена продукция, изготавливаемая обществом «Родник»: образец № 1 - стеклянная бутылка, с содержимым «водка»; дата производства 08.07.2013, на этикетке содержится обозначение «Романов», выполненное в кириллице; на «горлышке-колпачке» размещено обозначение «Романов» выполненное в латинице, а также стилизованное изображение императорской короны; на контрэтикетке указан производитель ООО «Самарский комбинат Родник»; образец № 2 - стеклянная бутылка, с содержимым «водка»; дата производства 31.10.2012; на этикетке содержится обозначение «Романов», выполненное в кириллице; на «горлышке-колпачке» размещено обозначение «Романов» выполненное в латинице, а также изображение императорской короны; на контрэтикетке указан производитель ООО «Самарский комбинат Родник». 

Оценив представленные ответчиком доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Названная норма ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору и иным лицом под контролем правообладателя. 

Использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, в том числе, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем. 

При этом, как следует из изложенного, в целях установления использования товарного знака, недостаточно простого использования товарного знака третьим лицом. Необходимым условием является то, чтобы подобное использование осуществлялось именно под контролем правообладателя. 

Контроль со стороны правообладателя в случае, когда товарный знак используется иным лицом при производстве товара, может осуществляться различными способами (контроль качества товара, объемов производства и реализации и прочее). 

В случае же если использование товарного знака третьим лицом имело место, но контроль со стороны правообладателя за таким использованием не осуществлялся, то в смысле статьи 1486 ГК РФ подобные действия не могут быть признаны использованием товарного знака. 

Представленное в материалы дела письмо-согласие от 01.09.2012, выданное обществу «Родник» предусматривает сохранение за правообладателем права контролировать использование товарных знаков в любое время любым допустимым способом, в том числе, путем приобретения образцов в магазинах розничной торговли без предварительного уведомления ответчика. 

Вместе с тем, по мнению коллегии судей, названное письмо-согласие не может свидетельствовать об использовании спорного товарного знака под контролем правообладателя в связи со следующим. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

В нарушение названных положений ответчиком не представлены документы, подтверждающие фактическое осуществление им контроля за использованием спорных товарных знаков обществом «Родник» по выданному ему письму-согласию от 01.09.2012. 

При этом письмо общества «Родник» об использовании спорных товарных знаков и товарные и кассовые чеки от 25.12.2013 не могут являться достаточными и убедительными доказательствами данного факта, поскольку в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о проведении ответчиком каких-либо мероприятий по осуществлению фактического контроля за использованием спорных товарных знаков. На представленной на обозрение суда продукции также отсутствует информация о том, что она произведена под контролем компании. 

При таких обстоятельствах у суда не имеется возможности установить причинно-следственную связь между такими мероприятиями и названными выше документами. 

Таким образом, и письмо общества «Родник» не может подтверждать использование спорных товарных знаков под контролем правообладателя в исследуемый период времени. 

Кроме того, суд отмечает, что в соответствии с действующим законодательством правила оборота алкогольной продукции в Российской Федерации строго регламентированы. 

В силу положений Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. 

При этом статьей 12 названного закона предусмотрено, что для приобретения федеральных специальных марок или акцизных марок организация должна представить в соответствующий государственный орган ряд документов, в том числе подтверждение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, правомерности использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции от 18.03.2014), правомерность использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака подтверждается документами, предусмотренными гражданским законодательством. 

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что достаточные основания для вывода о наличии контроля со стороны правообладателя за использованием спорных товарных знаков при вводе алкогольной продукции в оборот отсутствуют. 

В то же время суд не может принять в качестве надлежащих доказательств и иные документы, представленные обществом в подтверждение введения алкогольной продукции, маркированной спорными товарными знаками, в гражданский оборот поскольку, как указано выше, при отсутствии контроля правообладателя за использованием спорных товарных знаков такие действия не могут быть признаны их использованием в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Суд отмечает, что в пункте 1 статьи 10.2 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ приведен перечень сопроводительных документов, обязательных при осуществлении оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 названной статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте (пункт 2 статьи 10.2 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ). 

Компанией такие сопроводительные документы, которые могли бы являться неоспоримым доказательством законного введения алкогольной продукции в гражданский оборот, в материалы дела также не представлены. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорных товарных знаков в период с 03.06.2011 по 02.06.2014 включительно в отношении товаров 33-го класса МКТУ способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Об объективных обстоятельствах, препятствующих использованию спорных товарных знаков, ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено. 

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 379264, № 429730, № 429731, № 429732 в отношении товаров 33-го класса МКТУ вследствие их неиспользования подлежат удовлетворению. 

Судебные расходы распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление акционерного общества F.LLI GANCIA & C. S.p.A./Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А. удовлетворить. 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 379264 в отношении товара 33-го класса МКТУ «водка». 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 429730 в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)». 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 429731 в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)». 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 429732 в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)». 

Взыскать с компании WTM Establishment/ВТМ Истеблишмент в пользу акционерного общества F.LLI GANCIA & C. S.p.A./Ф.ЛЛИ ГАНЧА и К.С.п.А. 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Снегур