Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 ноября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А.,

судьи Данилов Г.Ю., Уколов С.М. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рязанцевой Р.М. с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Иркутской области (судья Гурьянов А.П., секретарь судебного заседания Жапарканова Н.В.) рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «САВА» на решение Арбитражного суда Республики Бурятия (судья Аюшеева Е.М.) от 20.06.2014 по делу № А10-690/2014 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда (судьи Макарцев А.В., Юдин С.И., Капустина Л.В.) от 12.09.2014 по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «САВА» (ул. Олега Кошевого, д. 65, г. Иркутск, 664014, ОГРН 1023800918195)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ольхон Плюс» (ул. Жердева, д. 42, оф. 100 «Б», г. Улан-Уде, Республика Бурятия, 670013, ОГРН 1090327012192)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Зарукина А.Н. по доверенности № 30 от 31.12.2013;

от ответчика: Назаренко А.С. по доверенности № 2 от 05.02.2014, установил:

общество с ограниченной ответственностью «САВА» (далее - общество «САВА») обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ольхон Плюс» (далее - общество «Ольхон Плюс») о взыскании 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «SWATT». 

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 20.06.2014 исковые требования удовлетворены частично: с общества «Ольхон Плюс» в пользу общества «САВА» взыскано 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака и 2 600 рублей государственной пошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2014 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, общество «САВА» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новый судебный акт о полном удовлетворении заявленных требований. 

В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает на то, что судом первой инстанции при определении размера компенсации не учтены затраты истца на продвижение товарного знака «SWATT», считает противоречащим закону вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии нарушения исключительных прав истца на товарный знак, если на самом товаре товарный знак не размещался. Общество «САВА» не согласно с позицией суда апелляционной инстанции о невозможности сделать вывод о сходстве надписи на упаковке «SWAT» с товарным знаком «SWATT». Отмечает, что судом апелляционной инстанции не было учтено, что ввоз товаров на территорию Российской Федерации был осуществлен в период, когда ответчик не имел право на использование товарного знака «SWAT». 

В отзыве на кассационную жалобу общество «Ольхон Плюс» просило отказать в ее удовлетворении, считая обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции законным и обоснованным. 

В судебном заседании представитель общества «САВА» поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новый судебный акт о полном удовлетворении заявленных требований. 

Представитель общества «Ольхон Плюс» в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, просил отказать в ее удовлетворении, считая обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции законным и обоснованным. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 441687 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.07.2011), приложению к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 441687, правообладателем товарного знака «SWATT» на территории Российской Федерации является общество «САВА». Товарный знак, как следует из искового заявления и свидетельства о регистрации средства индивидуализации, зарегистрирован, в том числе в отношении товаров «устройства для освещения», которые относятся к 11 классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Письмом Бурятской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - таможенный орган) № 12-03-45/02084 от 27.02.2013 обществу «САВА» сообщено, что в зоне деятельности Бурятской таможни установлен факт ввоза из Китая товара - фонарей с металлическим корпусом, на которых нанесен товарный знак «SWAT», сходный до степени смешения с товарным знаком «SWATT», зарегистрированным в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности, свидетельство № 441687. В письме указан получатель товара и декларант - общество «Ольхон Плюс». 

По данному факту должностными лицами таможенного органа 15.02.2013 составлен акт таможенного осмотра № 10602040/180213/000048. 

Согласно заключению таможенного эксперта от 21.06.2013 № 2-0-0578-13 обозначение «SWAT», размещенное на упаковке товара № 14, ввезенного по ДТ № 10602040/070213/0000654, сходно до степени смешения с товарным знаком «SWATT», а товар, на упаковке которого размещено изображение «SWAT», является однородным с товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «SWATT». 

Общество «САВА», полагая, что действиями ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации товара, однородного товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «SWATT», маркированного обозначением «SWAT», сходным до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, нарушены его исключительные права на указанное средство индивидуализации, обратилось в суд с настоящим иском. 

По результатам рассмотрения спора суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общество «Ольхон Плюс» допустило незаконное использование товарного знака «SWATT» путем ввоза на территорию Российской Федерации товара («фонари с металлическим корпусом, портативные, работающие на элементах постоянного тока, напряжение 3,7 В, в комплекте: фонарь, зарядные устройства: 1. от автомобильной бортовой сети, 2. от сети переменного тока, аккумулятор К98, в количестве 540 шт. Изготовитель: YIWU CAIQUAN HANDICRAFT CO., LTD. Товарный знак: SWAT. Марка: KSK. Модель отсутствует») без согласия правообладателя. 

Учитывая обстоятельства допущенного нарушения, принимая во внимание, что ответчиком практически незамедлительно была уничтожена упаковка товара, суд первой инстанции требование о взыскании компенсации удовлетворил частично в размере 50 000 рублей. 

Суд апелляционной инстанции по результатам проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции отменил обжалуемый в апелляционном порядке судебный акт, в удовлетворении исковых требований отказал. 

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что товарный знак «SWAT» был зарегистрирован в КНР в 2006 году согласно свидетельству № 4195543, его правообладателем является Компания с ограниченной ответственностью по производству оптики Жуйцзе, г. Цзяньмэнь, срок регистрации - с 21.11.2006 по 20.11.2016. Правообладателем дано ответчику разрешение на реализацию товаров с использованием указанного товарного знака, как на территории Китайской Народной Республики, так и на территории Российской Федерации на период с 10.06.2013 по 30.12.2013. 

Суд апелляционной инстанции установил, что правом нанесения товарного знака «SWAT» в целях рекламы обладала компания Yiwu Caiquan Handicraft, доказательств того, что нанесение товарного знака «SWAT» на упаковку осуществлялось ответчиком, в деле не имеется. Суд апелляционной инстанции также учитывал, что производство по делу № А10-2811/2013 о привлечении ответчика к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) прекращено ввиду принятия судом отказа таможенного органа от заявленных требований. 

Кроме этого суд апелляционной инстанции принял во внимание, что факт нанесения спорного обозначения имел место только на упаковке товара - на картонных коробках. На самом товаре - фонари, аккумулятор К98, в количестве 540 шт., изготовитель: YIWU CAIQUAN HANDICRAFT CO., LTD, был нанесен товарный знак «KSK Doublebold» «К98». 

При этом суд апелляционной инстанции пришел к выводу о невозможности установления сходства надписи на упаковке «SWAT» с товарным знаком «SWATT», поскольку как на товаре, так и на упаковке товарный знак «SWATT» ответчиком не размещался. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на нее, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

Как установлено пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака понимаются действия, в том числе по размещению товарного знака на упаковках товаров, предназначенных для введения товаров в гражданский оборот, а также ввоз таких товаров на территорию Российской Федерации. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса, товарный знак может быть использован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

Из приведенной нормы следует, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется, в том числе, нанесением товарных знаков на этикетку и упаковку. 

Таким образом, введение ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, содержащего на его упаковке обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

При этом отсутствие на самом товаре обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, или наличие на нем иного обозначения, не исключает ответственность за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации, поскольку согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса, товарный знак может быть использован не только путем размещения товарного знака на товарах, но и на упаковках товаров. 

Вывод же суда апелляционной инстанции о недоказанности нанесения на упаковку товара спорного обозначения именно ответчиком не освобождает общество «Ольхон Плюс» от ответственности за ввоз на территорию Российской Федерации без согласия общества «САВА» товара, на упаковке которого размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. 

Кроме того, непривлечение ответчика к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ не исключает применение к нему мер гражданско-правовой ответственности, в том числе в виде взыскания компенсации в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. 

Выводы суда апелляционной инстанции о невозможности определения сходства обозначения, нанесенного на упаковку товара, с товарным знаком «SWATT», поскольку как на товаре, так и на упаковке товарный знак «SWATT» ответчиком не размещался, что не позволяет установить нарушение ответчиком исключительных прав истца, не основаны на нормах материального права. 

По смыслу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса запрещено использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В рассматриваемом случае анализ сходства должен проводиться в отношении обозначения, содержащегося на упаковке товара, и товарного знака истца. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 13 Информационного письма от 13.12.2007 № 122 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. 

Каких либо доводов о том, что обозначение «SWAT», содержащееся на упаковке товара, не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, а товар, на упаковке которого размещено изображение «SWAT», не является однородным с товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «SWATT», оспариваемое постановление суда апелляционной инстанции не содержит. Ответчиком также не представлено доказательств и не приведено доводов, опровергающих сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров. 

Суд кассационной инстанции также отмечает, что предоставление на территории Китая правовой охраны товарному знаку «SWAT» и получение ответчиком разрешения на его использование, не позволяет обществу «Ольхон Плюс» без разрешения истца использовать на территории Российской Федерации сходные с его товарным знаком «SWATT» обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Иное противоречило бы принципу территориального действия права на товарный знак, закрепленному в статье 1479 Гражданского кодекса. 

Согласно статьям 1, 4, 5 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 граждане каждой договаривающейся страны могут обеспечить во всех других странах-участницах этого соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров, услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное Бюро Интеллектуальной собственности. 

Доказательств того, что в отношении товарного знака «SWAT» по свидетельству № 4195543, исключительное право на который принадлежит Компании с ограниченной ответственностью по производству оптики Жуйцзе, осуществлена процедура международной регистрации, не представлено. 

Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции, положенные в основу обжалуемого постановления, основаны на неправильном толковании норм материального права. В связи с этим постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене. 

Рассматривая довод кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции при определении размера компенсации не учтены затраты истца на продвижение товарного знака «SWATT», суд кассационной инстанции отмечает следующее. 

Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

При определении размера компенсации суд первой инстанции учитывал обстоятельства допущенного нарушения, а также принял во внимание, что ответчиком практически незамедлительно была уничтожена упаковка товара, на которой было нанесено спорное обозначение. С учетом этих обстоятельств требование о взыскании компенсации было удовлетворено частично в размере 50 000 рублей. 

Оснований для переоценки данных выводов у суда кассационной инстанции не имеется. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отмене постановления суда апелляционной инстанции, поскольку оно основано на неправильном применении норм материального права. 

Решение суда первой инстанции подлежит оставлению в силе, так как оно основано на правильном применении норм материального права, а выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей апелляционной и кассационной жалоб, относятся на общество «Ольхон Плюс» на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2014 по делу № А10-690/2014 отменить, решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 20.06.2014 по тому же делу оставить в силе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ольхон Плюс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «САВА» 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.