Резолютивная часть постановления объявлена 13 января 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 января 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Корнеева В.А., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы

общества с ограниченной ответственностью «Клагенфурт» и общества с ограниченной ответственностью «А Три Вижн»

на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Мищенко А.В.) от 22.05.2013 по делу № № А40-53543/2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Солопова А.А., Лаптева О.Н., Трубицын А.И.) от 18.09.2013 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Клагенфурт» ул. Матросская Тишина, д. 23 корп. 1, г. Москва, 107076, ОГРН 1027739366599)

к обществу с ограниченной ответственностью «А Три Вижн» (ул. Верхняя Красносельская, д. 34, г. Москва, 107140, ОГРН 1097746644808), обществу с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания ИИАТ» (М. Сухаревская пл., д. 6 стр. 1, г. Москва, 127051, ОГРН 1027702006970), обществу с ограниченной ответственностью «АВС» (М. Сухаревская пл., д. 6 стр. 1, г. Москва, 127051, ОГРН 1097746331077),

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, г. Москва, 123308, ОГРН 1067746823099),

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Гарматюка Л.С., по доверенности от 01.08.2011;

от ответчиков:

общества с ограниченной ответственностью «А Три Вижн» - Серго А.Г., по доверенности от 14.07.2011;

общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания ИИАТ» - Серго А.Г., по доверенности от 14.07.2011;

общества с ограниченной ответственностью «АВС» - Серго А.Г., по доверенности от 14.07.2011;

от третьего лица, закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр», - представитель не явился, извещено надлежащим образом,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Клагенфурт» (далее - ООО «Клагенфурт», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском (с учетом принятого судом уточнения исковых требований) к обществу с ограниченной ответственностью «А Три Вижн» (далее - ООО «А Три Вижн»), обществу с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания ИИАТ» (далее - ООО «Консалтинговая компания ИИАТ»), обществу с ограниченной ответственностью «АВС» (далее - ООО «АВС»), в котором просит: признать администрирование домена a3vision.ru ООО «АВС» нарушением исключительных прав ООО «Клагенфурт» на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 234850; запретить ООО «АВС» использовать в доменном имени a3vision.ru обозначение «a3vision», сходное до степени смешения с товарным знаком ООО «Клагенфурт» по свидетельству Российской Федерации № 234850; запретить ООО «А Три Вижн» использовать в доменном имени a3vision.su обозначение «a3vision», сходное до степени смешения с товарным знаком ООО «Клагенфурт» по свидетельству Российской Федерации № 234850; взыскать c ООО «АВС» в качестве компенсации за нарушение исключительных прав ООО «Клагенфурт» на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 234850 1 000 000 руб.; взыскать c ООО «А Три Вижн» в качестве компенсации за нарушение исключительных прав ООО «Клагенфурт» на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 234850 2 000 000 руб.; обязать ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» опубликовать за свой счет постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2010 по делу № А40-161989/2009 в журнале «Справочник руководителя учреждения культуры» (свидетельство о регистрации ПИ № 77-11198 от 22.11.2001), а также взыскать судебные расходы: с ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» - в размере 4 000 руб., с ООО «АВС» - в размере 73 733 руб. 33 коп.; с ООО «А Три Вижн» - в размере 122 466 руб. 67 коп. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2013, исковые требования были удовлетворены частично, администрирование домена a3vision.ru ООО «АВС» признано нарушением исключительных прав ООО «Клагенфурт» на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 234850 в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); ООО «АВС» запрещено использовать обозначение «a3vision» в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам МКТУ в доменном имени a3vision.ru; ООО «А Три Вижн» запрещено использовать обозначение «a3vision» в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам МКТУ в доменном имени a3vision.su; с ООО «АВС» в пользу ООО «Клагенфурт» взыскано 100 000 руб. компенсации, 10 300 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине, 14 200 руб. судебных издержек; с ООО «А Три Вижн» в пользу ООО «Клагенфурт» взыскано 200 000 руб. компенсации, 7 300 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине, 16 900 руб. судебных издержек; в удовлетворении остальной части исковых требований к ООО «АВС» и ООО «А Три Вижн» отказано; в удовлетворении исковых требований к ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» отказано. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец и ответчик (ООО «А Три Вижн») обжаловали их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам. 

Истец, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, просит обжалуемые судебные акты изменить в части запрещения ООО «АВС» использовать обозначение «a3vision» в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам МКТУ в доменном имени a3vision.ru и принять в этой части новый судебный акт, в котором запретить ООО «АВС» использовать в доменном имени a3vision.ru обозначение «a3vision», сходное до степени смешения с товарным знаком ООО «Клагенфурт» по свидетельству Российской Федерации № 234850; отменить обжалуемые судебные акты в части отказа в удовлетворении требований к ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» и направить в этой части дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; изменить обжалуемые судебные акты в части распределения судебных расходов и принять в этой части новый судебный акт, взыскав с ООО «АВС» судебные расходы в размере 49 233 руб. 33 коп, в том числе 20 700 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине, с ООО «А Три Вижн» взыскать судебные расходы в размере 98 266 руб. 67 коп., в том числе 29 700 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине. В остальной части судебные акты просит оставить без изменения. 

В обоснование своей кассационной жалобы истец указывает, что в мотивировочной части решения суда первой инстанции не содержится обоснования ограничения запрета использования обозначения «a3vision» определенными классами МКТУ. По мнению ООО «Клагенфурт» из признания действия ООО «АВС» по администрированию домена a3vision.ru актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом следует безусловность запрета на использование обозначения «a3vision» в доменных именах. 

Оспаривая отказ в удовлетворении исковых требований к ООО «Консалтинговая компания ИИАТ», истец обращает внимание на то, что факт осуществления именно данным ответчиком рекламных публикаций в журнале «Справочник руководителя учреждения культуры» установлен судом при рассмотрении дела № А40-161989/2009 и он имеет преюдициальное значение для настоящего дела. Полагает, что срок, прошедший с момента нарушения, не является основанием для отказа в удовлетворении данного требования. При этом отмечает, что его заявления о выделении требования к ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» в отдельное производство судом первой инстанции рассмотрены не были. 

Также ООО «Клагенфурт» считает, что уменьшение судом размера компенсации за незаконное использование товарного знака не влияет на определение размера судебных расходов, в связи с чем государственная пошлина по имущественным требованиям должна быть взыскана с ответчиков (ООО «АВС» и ООО «А Три Вижн») в полном объеме. Кроме того полагает, что взысканию с указанных ответчиков в полном объеме подлежат и судебные издержки, связанные с совершением нотариальных действий и оплатой услуг представителя, поскольку факт их несения и размер подтверждены надлежащими доказательствами, чрезмерность расходов ответчиками не доказана. 

Ответчиками представлен отзыв на кассационную жалобу ООО «Клагенфурт», в котором они, возражая против изложенных в ней доводов, просят в удовлетворении кассационной жалобы отказать. 

ООО «А Три Вижн», ссылаясь в своей кассационной жалобе на нарушение судами норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить в части запрещения ООО «А Три Вижн» использовать обозначение «a3vision» в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ в доменном имени a3vision.su, а также взыскания с ООО «А Три Вижн» в пользу ООО «Клагенфурт» 200 000 руб. компенсации, 7 300 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине, 16 900 руб. судебных издержек, приняв в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Как полагает ООО «А Три Вижн», запрет использовать обозначение «a3vision» в доменном имени a3vision.su противоречит норме пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как по смыслу данной нормы в отсутствие использования невозможно установить смешение. Ответчик не согласен с выводом судов о том, что ООО «А Три Вижн» нарушает исключительное право истца на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени. 

ООО «А Три Вижн» обращает внимание на то, что использует в доменном имени a3vision.su свое фирменное наименование на иностранном языке, обладает исключительным правом на товарный знак «А ТРИ ВИЖН» по свидетельству Российской Федерации № 429689 в отношении товаров и услуг 09, 37, 41 и 42 классов МКТУ, имеет зарегистрированный лицензионный договор на использование товарного знака «А3V», в том числе в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ. Также отмечает, что правовая охрана в отношении товаров и услуг по 09 и 42 классам МКТУ для товаров и услуг, перечисленных в свидетельствах на товарные знаки «А ТРИ ВИЖН» и «А3V», для товарного знака истца отсутствует, в связи с чем считает, что суды вышли за пределы правовой охраны товарного знака истца, запретив использование обозначения «a3vision» в том числе и в отношении товаров и услуг, на которые правовая охрана не распространяется. 

По мнению ООО «А Три Вижн» сходство до степени смешения между комбинированным обозначением «ACTIVISION» и словесным обозначением «a3vision» истцом не доказано, установленный по делу № А40-161989/2009 факт сходства не может иметь преюдициальный характер для настоящего дела в связи с не тождественностью состава участников этих дел. 

Кроме того, данный ответчик не согласен с размером взысканной с него компенсации, так как имущественное положение истца никак не могло пострадать из-за действий ООО «А Три Вижн». 

Истцом представлен отзыв на кассационную жалобу ООО «А Три Вижн», в котором он, возражая против изложенных в ней доводов, просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать. 

В судебном заседании представитель истца на доводах кассационной жалобы настаивал, а также возражал против доводов кассационной жалобы ООО «А Три Вижн». 

Представитель ответчиков поддержал доводы кассационной жалобы ООО «А Три Вижн», а также возражал против удовлетворения кассационной жалобы истца.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

На вопрос суда представители сторон пояснили, что не настаивают на проверке законности обжалуемых судебных актов полном объеме. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, только в обжалуемой части. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака на основании свидетельства Российской Федерации № 234850 в отношении части товаров и услуг 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ (приоритет товарного знака 20.04.2001, зарегистрирован 10.01.2003, срок действия регистрации 20.04.2021). Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «ACTIVISION», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного треугольника, расположенного перед словесным элементом. Знак выполнен в красном и белом цветовом сочетании. 

Согласно справке закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее - ЗАО «РСИЦ», третье лицо) № 549-С от 08.04.2011, администраторами домена второго уровня a3vision.ru являлись: в период с 25.09.2009 по 08.02.2010 - ООО «Консалтинговая компания ИИАТ», с 09.02.2010 по 30.03.2011 - ООО «А Три Вижн», с 31.03.2011 по дату подачи искового заявления (17.05.2011) - ООО «АВС». 

Исходя из имеющихся в деле выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, вышеназванные юридические лица имеют одинаковый состав участников, единоличными исполнительными органами данных обществ являются лица, входящие в состав их участников. 

Вступившим в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2010 по делу № А40-161989/2009 было изменено решение Арбитражного суда города Москвы по этому делу: ООО «А Три Вижн» запрещено использовать обозначения «A3VISION», «A:.VISION» в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам МКТУ в домене второго уровня a3vision.ru сети Интернет; ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» запрещено использовать обозначения «АКТИВИЖН», «A:.VISION», «A3VISION», «ACTIVISION» при выполнении работ и оказании услуг в отношении 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ; с ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» в пользу ООО «Клагенфурт» взыскана компенсация в размере 500 000 руб.; в остальной части иска отказано. 

Протоколами осмотра от 06.04.2011, от 22.04.2011, составленными нотариусом г. Москвы Деминой Н.В., подтверждается, что на сайте http://www.a3vision.ru в сети Интернет размещено словесное обозначение «a3vision» и представлена рекламная информация об оказании услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 234850. 

Осмотром, проведенным в судебном заседании суда первой инстанции 17.05.2013, было установлено, что сайт www.a3vision.ru непосредственно для размещения информации об оказании услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, не используется, однако используется для переадресации на сайт www.a3v.ru, на котором предлагаются услуги, однородные услугам для которых зарегистрирован данный товарный знак. 

Согласно справке закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее - ЗАО «РСИЦ», третье лицо) № 550-С от 03.05.2011, администратором домена второго уровня a3vision.su с 18.12.2010 является ООО «А Три Вижн». 

Осмотром, проведенным в судебном заседании суда первой инстанции 17.05.2013, установлено, что сайт www.a3vision.su непосредственно для размещения информации об оказании услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, не используется. 

Как усматривается из выписки Единого государственного реестра юридических лиц от 04.05.2011 в отношении ООО «А Три Вижн», полное наименование юридического лица на иностранном языке «a3vision». 

ООО «А Три Вижн» является правообладателем товарного знака «А ТРИ ВИЖН» по свидетельству Российской Федерации № 429689 в отношении части товаров и услуг 09, 37, 41 и 42 классов МКТУ. При этом решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 31.01.2012 было удовлетворено возражение ООО «Клагенфурт», предоставление правовой охраны товарному знаку «А ТРИ ВИЖН» по свидетельству Российской Федерации № 429689 признано недействительным в отношении части услуг 37, 41 и 42 классов МКТУ. 

Истец, полагая, что использование ответчиками обозначения «a3vision», сходного до степени смешения с его товарным знаком, в доменных именах a3vision.ru и a3vision.su нарушает принадлежащие ему исключительные права на товарный знак, обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, исходил из того, что словесное обозначения «a3vision», используемое в доменных именах a3vision.ru и a3vision.su, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в целом ассоциируется с ним; администрирование доменов a3vision.ru и a3vision.su расценивается как акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом; сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, которое сходно до степени смешения с товарным знаком, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя; услуги, предлагаемые на информационном ресурсе http://www.a3vision.ru, однородны услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца; само право администрирования домена создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака в российском сегменте Интернет; исходя из длительности использования сходного с товарным знаком обозначения в доменных именах, характера нарушения, вины ответчиков, суд считает возможным уменьшить размер компенсации за незаконное использование товарного знака; судебные расходы по уплате государственной пошлины и судебные издержки на оплату услуг представителя и нотариуса подлежат распределению между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям. Отказывая в удовлетворении исковых требований к ООО «Консалтинговая компания ИИАТ», суд указал на то, что истцом не доказаны ни факт размещения рекламы с использованием спорного обозначения именно ООО «Консалтинговая компания ИИАТ», ни факт того, что публикация решения суда по другому делу спустя длительное время приведет к восстановлению нарушенного права истца. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции, при этом дополнительно отметил, что тождественность обозначения «a3vision» в доменном имени и фирменного наименования «a3vision» на иностранном языке не может свидетельствовать о наличии законных прав ООО «А Три Вижн» на доменное имя, учитывая, что фирменное наименование по дате его регистрации уступает дате приоритета истца на товарный знак; факт наличия сходства обозначений «ACTIVISION» и «a3vision» установлен судами по делу № А40-161989/2009 и носит преюдициальный характер для настоящего спора; ответчик (ООО «А Три Вижн») не представил доказательств осуществления деятельности, не нарушающей прав истца на принадлежащий ему товарный знак. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационных жалоб и отзывов на них, заслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 той же статьи). 

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

В случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения. 

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. 

Согласно пункту 6.3 Методических рекомендаций, при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). 

Применяя приведенные положения Правил и Методических рекомендаций при сравнении противопоставляемых обозначений, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о сходстве до степени смешения комбинированного обозначения «ACTIVISION» и словесного обозначения «a3vision», входящего в состав доменных имен a3vision.ru и a3vision.su. 

Кроме того, судами была обоснованно учтена судебная оценка спорных обозначений, сделанная при рассмотрении дела № А40-161989/2009. 

Установив факт сходства противопоставляемых обозначений до степени смешения, а также то, что услуги, предлагаемые на информационном ресурсе http://www.a3vision.ru, однородны услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, суды обоснованно признали использование ООО «АВС» в доменном имени a3vision.ru сходного до степени смешения обозначения незаконным использованием данного товарного знака, нарушающим исключительные права истца на товарный знак. 

Также суды пришли и к верному выводу о том, что использование «А Три Вижн» в доменном имени a3vision.su сходного до степени смешения обозначения является нарушением исключительных прав истца на товарный знак. 

Ссылка ООО «А Три Вижн» на то, что запрет использовать обозначение «a3vision» в доменном имени a3vision.su противоречит норме пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как по смыслу данной нормы в отсутствие использования невозможно установить смешение, не принимается судом кассационной инстанции в силу следующего. 

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени. 

По смыслу приведенной нормы, уже само включение в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя. 

Кроме того, как правильно отметил суд апелляционной инстанции, действия ООО «А Три Вижн» по регистрации и администрированию доменного имени a3vision.su противоречат требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Следовательно, действия по дальнейшему администрированию такого доменного имени подлежат запрету. 

При этом следует учитывать специфику правовой природы доменного имени, которое фактически превратилось в универсальное средство индивидуализации как самого участника гражданского оборота, так и производимых (оказываемых) им товаров (услуг), в силу чего регистрация доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, нарушает исключительное право правообладателя такого товарного знака на его использование в сети Интернет, в том числе в доменном имени. 

Не может быть признана обоснованной и позиция ООО «А Три Вижн» о правомерности использования им в доменном имени a3vision.su обозначения «a3vision», которое представляет собой фирменное наименование на иностранном языке, сходно по звучанию с зарегистрированным за ним товарным знаком «А ТРИ ВИЖН» по свидетельству Российской Федерации № 429689 в отношении товаров и услуг 09, 37, 41 и 42 классов МКТУ, поскольку в силу пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при тождественности или сходстве до степени смешения различных средств индивидуализации, если в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Учитывая, что исключительные права на товарный знак истца возникли значительно ранее (20.04.2001), чем было создано ООО «А Три Вижн» (22.10.2009) и была подана заявка на регистрацию товарного знака «А Три Вижн» (26.03.2010), то само по себе использование этих обозначений в доменном имени не может рассматриваться как правомерное.

Содержащийся в кассационной жалобе ООО «А Три Вижн» довод о необоснованности размера взысканной с него компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак со ссылкой на стоимость прав на использование товарного знака, установленную в лицензионном договоре с ООО «Лаборатория средств отображения информации», является несостоятельным, так как истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, размер которой определяется по усмотрению суда исходя из фактических обстоятельств дела. При этом, как следует из обжалуемого решения, устанавливая размер компенсации применительно к ООО «А Три Вижн», суд обоснованно учитывал длительность использования спорного обозначения в доменном имени, характер нарушения и степень вины ответчика. 

Довод ООО «А Три Вижн» о том, что суды вышли за пределы правовой охраны товарного знака истца, запретив использование обозначения «a3vision», в том числе и в отношении товаров и услуг, на которые правовая охрана не распространяется, не принимается судом кассационной инстанции, поскольку, как было указано выше, регистрация доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, является актом недобросовестной конкуренции. 

Исходя из этой же позиции, представляется заслуживающим внимания довод истца о неправомерности ограничения судом запрета использования ООО «АВС» обозначения «a3vision» в доменном имени a3vision.ru лишь определенными классами МКТУ. Вместе с тем необходимо учитывать следующее. 

Истец в мотивировочной и просительной части своей кассационной жалобы указывает на несогласие с решением суда первой инстанции в части пункта 2 его требований, прося обжалуемые судебные акты изменить и запретить ООО «АВС» использовать в доменном имени a3vision.ru обозначение «a3vision» не только в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам МКТУ, а в целом. 

При этом истец не просит изменить судебный акт в части признания нарушением исключительных прав ООО «Клагенфурт» на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 234850 администрирования ООО «АВС» домена a3vision.ru в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам МКТУ. Учитывая, что в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, в этой части судебные акты судом кассационной инстанции не проверяются. 

Решение суда о запрете ООО «АВС» использовать в доменном имени a3vision.ru обозначение «a3vision» только в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам МКТУ вытекает из решения суда о признании нарушением исключительных прав ООО «Клагенфурт» на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 234850 администрирования ООО «АВС» домена a3vision.ru в отношении работ и услуг по 37, 40, 41 и 42 классам МКТУ. 

Следовательно, требование истца об изменении судебных актов в части ограничения запрета использования ООО «АВС» обозначения «a3vision» определенными классами МКТУ не может быть удовлетворено судом кассационной инстанции, как основанное на ином, не оспоренном решении - о признании нарушением исключительных прав на товарный знак администрирования домена a3vision.ru только в отношении этих определенных классов МКТУ. 

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает обоснованными доводы кассационной жалобы истца относительно неправомерности отказа в удовлетворении исковых требований к ООО «Консалтинговая компания ИИАТ».

Отказывая в удовлетворении исковых требований в этой части, суды исходили из того, что истцом не доказан факт размещения рекламы с использованием спорного обозначения именно ООО «Консалтинговая компания ИИАТ», а также из того, что публикация решения суда по другому делу спустя длительное время не приведет к восстановлению нарушенного права истца. 

При этом судами не учтено, что при рассмотрении дела № А40-161989/2009 был установлен факт размещения рекламной информации в периодическом печатном издании «Справочник руководителя учреждения культуры» № 7 и № 9 за 2009 год именно ООО «Консалтинговая компания ИИАТ». 

Кроме того, судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела не было принято исчерпывающих мер для установления рекламодателя. Так, суд первой инстанции ограничился лишь истребованием доказательств у рекламораспространителя (ЗАО «МЦФЭР») и ответом данного лица об уничтожении документов в результате пожара, не приняв во внимание информацию истца о нахождении копии договора от 04.06.2009 № 2661 об оказании рекламных услуг в материалах дела, рассмотренного управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве, и о возможности получить сведения о рекламодателе путем истребования выписки по банковскому счету. 

Не может быть признан обоснованным вывод судов о том, что публикация решения суда по другому делу спустя длительное время не приведет к восстановлению нарушенного права истца. Применительно к данному требованию необходимо учесть, что истец обратился с ним спустя непродолжительное время после принятия последнего судебного акта по делу № А40-161989/2009, журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» является узкоспециализированным изданием, имеющим ограниченный круг потребителей размещенной в нем информации. При этом суды не сослались на норму права, устанавливающую временные ограничения для обращения с требованием, направленным на восстановление нарушенных прав. 

Также кассационный суд отмечает, что судом первой инстанции в нарушение статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были рассмотрены заявления истца от 05.06.2012 и от 06.07.2012 о выделении требования об обязании ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» опубликовать за свой счет постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2010 по делу № А40-161989/2009 в журнале «Справочник руководителя учреждения культуры» в отдельное производство. 

Учитывая вышеизложенное, судебные акты в части отказа в удовлетворении исковых требований к ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» подлежат отмене и, принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело этой части в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Ссылка ООО «Клагенфурт» на то, что суд первой инстанции при определении размера подлежащих взысканию с ответчиков судебных расходов необоснованно учел факт снижения судом суммы компенсации по сравнению с заявленной истцом и, тем самым, нарушил нормы процессуального права, подлежит отклонению, поскольку суд действовал в соответствии с правилами распределения судебных расходов, предусмотренными абзацем вторым части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При этом следует учитывать, что взыскание компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, по сути, является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным. При удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации суд определяет ее размер не произвольно. Заявляемое истцом требование о взыскании компенсации должно быть определено в исковом заявлении в твердой сумме (пункт 43.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - постановление от 26.03.2009 № 5/29). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Суд оценивает представленные сторонами доказательства (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и на их основе принимает решение о размере подлежащей взысканию компенсации, руководствуясь принципами разумности и справедливости, исходя из характера нарушения и иных значимых обстоятельств (пункт 43.3 постановления от 26.03.2009 № 5/29). 

С учетом изложенного удовлетворение на основании представленных сторонами доказательств требований истца о взыскании компенсации в размере, меньше чем изначально заявленный, является частичным удовлетворением иска по смыслу абзаца второго части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Между тем, дело в части требования об обязании ООО «Консалтинговая компания ИИАТ» опубликовать за свой счет постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2010 по делу № А40-161989/2009 в журнале «Справочник руководителя учреждения культуры» направляется на новое рассмотрение в суд первой инстанции, что может повлечь за собой изменение размера судебных расходов, относящихся на стороны судебного разбирательства, с учетом того, что при определении их размера учету подлежит факт удовлетворения или отказа в удовлетворении всех заявленных истцом исковых требований. Ввиду изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что дело и в этой части следует направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

В остальной части судебные акты подлежат оставлению без изменения. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, в установленном порядке рассмотреть заявления ООО «Клагенфурт» о выделении требования о публикации судебного акта в отдельное производство; установить лицо, размещавшее рекламу в журнале «Справочник руководителя учреждения культуры» в период, заявленный в исковом заявлении ООО «Клагенфурт» по делу № А40-161989/2009; распределить в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по настоящему делу, в том числе расходы, понесенные в связи с подачей апелляционных и кассационных жалоб, принимая во внимание количество заявленных требований, снижение судом размера компенсации, исследовать вопрос о разумности понесенных истцом судебных издержек. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2013 по делу № А40-53543/2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2013 по тому же делу отменить в части: отказа в удовлетворении иска к обществу с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания ИИАТ»; распределения судебных расходов по делу.

В части требования к обществу с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания ИИАТ» и в части распределения судебных расходов дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

В.А. Корнеев

В.А. Химичев