Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 октября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н., судьи - Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В.,

при ведении протокола судебного заседание секретарем Ларшиным Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление открытого акционерного общества "СИБИАР" (ул. Станционная, д. 78, г. Новосибирск, 630096, ОГРН 1025401490564)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным ее решения от 27.05.2013,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

1) Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995);

2) открытое акционерное общество "Компания "Арнест" (Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6, ОГРН 1042600804135);

3) открытое акционерное общество "Брестский завод бытовой химии" (ул. Белорусская, д. 51, г. Брест, Республика Беларусь, 224025).

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Фукс Е.В. представитель по доверенности от 17.12.2013;

от заинтересованного лица - Кольцова Т.В. представитель по доверенности N 02/32-579/41 от 01.09.2014;

от 1-го третьего лица - Кольцова Т.В. представитель по доверенности N 41-484-12 от 01.08.2014;

от 2-го третьего лица - Восканян Р.С. представитель по доверенности N 120 от 15.09.2014, Перова Т.Д. представитель по доверенности N 129 от 22.10.2013;

от 3-го третьего лица - Пфейфер Е.Г. представитель по доверенности N 4606 от 18.09.2014.

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "СИБИАР" (далее - ОАО "СИБИАР", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 27.05.2013.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности", открытое акционерное общество "Компания "Арнест" " (далее - компания "Арнест").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2013 в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 решение суда первой инстанции от 25.12.2013 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.

При этом дополнительно к доводам, направленным на поддержку вынесенного Роспатентом решения, компания "Арнест" указала на то, что заявка на регистрацию спорного товарного знака была подана ОАО "СИБИАР" непосредственно после того, как компания "Арнест" начала выпуск антистатика под названием "ЛАНА". По мнению этого третьего лица, такие действия заявителя направлены исключительно на устранение с рынка конкурента, а также на получение необоснованных преимуществ за счет приобретения исключительных прав на обозначение, использующееся многочисленными изготовителями и хорошо известное потребителю в течение длительного периода времени.

При этом, по мнению компании "Арнест", приобретение исключительных прав на спорный товарный знак необходимо заявителю не с целью индивидуализации своего товара (поскольку ОАО "СИБИАР" является обладателем нескольких товарных знаков, в которых словесный элемент "ЛАНА" включен в качестве неохраняемого элемента), а только с целью устранения иных производителей, которые, в свою очередь, обращались в Роспатент с более ранними заявками на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и им было в такой регистрации отказано по мотиву отсутствия у этого обозначения различительной способности.

Дело рассмотрено повторно с учетом необходимости выполнения в полном объеме указаний суда кассационной инстанции.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, определением от 12.08.2014 судом привлечено открытое акционерное общество "Брестский завод бытовой химии" (далее - ОАО "Брестский завод бытовой химии").

Заявитель в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал по мотивам, изложенным в заявлении.

Представители Роспатента и третьих лиц в судебное заседание явились, против удовлетворения заявленных требований возражали по мотивам, изложенным в отзывах, считая, что решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 27.05.2013 вынесено правомерно.

Повторно рассмотрев материалы дела, неукоснительно и в полном объеме выполнив обязательные для исполнения судом первой инстанции письменные указания суда кассационной инстанции, оценив представленные в дело доказательства, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд признает заявленное требование не правомерным и не подлежащим удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Как установлено судом в судебном заседании, 28.12.2010 в Роспатент поступила заявка N 2010742176 на регистрацию в качестве товарного знака со словесным обозначением "ЛАНА" на имя открытого акционерного общества "СИБИАР" в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "антистатики бытовые".

Решением формальной экспертизы Роспатента от 01.11.2012 в регистрации словесного обозначения по заявке N 2010742176 было отказано по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а именно в силу того, что в результате использования различными лицами заявленное обозначение утратило различительную способность и не способно индивидуализировать товары какого-либо конкретного производителя.

В Роспатент 28.01.2013 поступило возражение ОАО "СИБИАР", оставленное без удовлетворения обжалуемым ненормативным правовым актом по мотивам утраты словесным обозначением "ЛАНА" в отношении товара 03 класса МКТУ "антистатики бытовые" различительной способности и не способности индивидуализировать товары какого-либо конкретного производителя в силу его использования разными лицами.

Будучи несогласным с означенным решением, заявитель обратился за судебной защитой нарушенного права.

С учетом даты поступления заявки N 2010742176 (28.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 08.05.2033 под N 4520 (далее - Правила ППС), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003 под N 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила ТЗ).

Заявленные требования мотивированы тем, что вопреки доводам Роспатента об обратном, обозначение "ЛАНА" по заявке N 2010742176 обладает различительной способностью в силу того, что заявителем в течение длительного времени как выпускалась, так и выпускается продукция, маркированная спорным обозначением, в то время, как хозяйствующие субьекты, указанные Роспатентом в оспариваемом решении, либо на настоящее время не существуют, либо находятся за пределами Российской Федерации.

В то же время, по мнению заявителя, ОАО "Компания "Арнест" начала использовать спорное обозначение с 2011 года, то есть после подачи заявителем заявки N 2010742176.

В судебном заседании установлено следующее.

На регистрацию в качестве спорного товарного знака было заявлено словесное обозначение "ЛАНА", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил ТЗ к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Означенный перечень не является исчерпывающим.

При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Как следует из материалов дела и не оспаривается заявителем, рецептура средства для антистатической обработки синтетических материалов "Лана" в аэрозольной упаковке была разработана в 1975 году Специальным конструкторским бюро химизации "Союзбытхим" Министерства химической промышленности СССР и согласована с Главным Санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР.

Антистатики "Лана-1", "Лана-2", "Лана-У" и "Лана-М" были включены в номенклатурный каталог "Товары бытовой химии" (1986 год), и выпускались многочисленными предприятиями на территории Советского Союза, в том числе ПО "Мосбытхим", ПО "Казаньбытхим", Брестский завод бытовой химии, Новосибирский завод бытовой химии, ПО "Латвбытхим", Симферопольский завод бытовой химии.

На дату подачи заявки обозначение "Лана" (а также сходное с ним до степени смешения обозначение "Лана-1") использовалось различными производителями бытовой химии, в том числе самим заявителем, компанией "Арнест", ОАО "Брестский завод бытовой химии".

В настоящее время означенное обозначение используется и иными производителями бытовой химии, в том числе открытым акционерным обществом "Компания "Арнест".

В силу изложенных обстоятельств, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что спорное обозначение в отношении товара 03 класса МКТУ "антистатики бытовые" утратило различительную способность в силу его использования иными хозяйствующими субъектами и не способно индивидуализировать товары какого-либо конкретного производителя, перестало выполнять индивидуализирующую функцию для его производителей, в том числе - для заявителя, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана в Российской Федерации.

На основании изложенного, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ "антистатики бытовые" противоречит пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам руководствовался тем, что в материалах дела наличествуют доказательства длительного использования заявителем (с 1975 года) обозначения "ЛАНА", значительных объемов производства и реализации продукции, затрат на рекламу, что Роспатентом и судом не учтены длительность, объем, территория и условия использования спорного обозначения иными организациями.

В то же время в заключении палаты по патентным спорам при Роспатенте установлено, что обозначение "ЛАНА" не является вошедшим во всеобщее употребление, а заявитель в течение длительного времени является производителем антистатиков "ЛАНА".

В то же время в заключении палаты по патентным спорам при Роспатенте установлено, что обозначение "ЛАНА" не является вошедшим во всеобщее употребление, а заявитель в течение длительного времени является производителем антистатиков "ЛАНА".

Таким образом, вывод Роспатента об отсутствии у обозначения "ЛАНА" различительной способности в отношении товара "антистатики бытовые" мотивирован тем обстоятельством, что товар, маркированный таким обозначением, производится помимо заявителя иными производителями.

Между тем, сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением в зависимости от конкретных фактических обстоятельств недостаточен для подтверждения вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия считает, что вывод об отсутствии у обозначения "ЛАНА" различительной способности не может быть признанным достаточно обоснованным и соответствующим положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, судебная коллегия считает заслуживающими внимания доводы компании "Арнест" о том, что действия заявителя, направленные на регистрацию словесного обозначения "ЛАНА", имеют цель устранения конкурентов и получения необоснованных преимуществ за счет маркировки производимых им товаров обозначением, разработанным для товара "Антистатики бытовые" в 1975 году, выпускавшегося различными производителями и получившим известность у потребителей.

Как уже указывалось, 03.03.1975 Министерством химической промышленности были утверждены Технические условия ТУ 6-15-807-75 "Средства для антистатической обработки синтетических материалов в аэрозольной упаковке" (том 2 л.д. 2942) и Рецептура РЦ 6-15-897/30-75 "Средство для антистатической обработки синтетических материалов "Лана" в аэрозольной упаковке на пропелленте смеси хладонов 12/11 (1:1) и пропеллене УФ-1" (том 2 л.д. 43-46).

Указанные технические условия и рецептура, утвержденные органом исполнительной власти, приобрели общеобязательный характер для всех хозяйствующих субьектов, в том числе в отношении требований об этикетных надписях, подлежащих утверждению ведущей организацией по закрепленному ассортименту - СКБХ Союзбытхим (пункт 1.4.4 названных Технических условий).

Заявителем по делу не оспаривается, что изготовление продукции - антистатиков "Лана", им, как и иными хозяйствующими субъектами осуществлялось на основании названных Технических условий и Рецептуры, что позволяет отнести спорный товарный знак со словесным обозначением "Лана" к так называемым "советским" знакам.

Так, из представленных в дело доказательств следует, что с 1976 года на основании вышеназванных Технических условий и Рецептуры ОАО "Брестский завод бытовой химии" осуществляло производство и сбыт средства для антистатической обработки синтетических материалов "ЛАНА", всего произведено более 1 500 000 000 штук продукции, кроме того, с начала 2009 года, то есть также до даты приоритета заявки заявителя на собственный товарный знак, ОАО "Компания "Арнест" производила средства для антистатической обработки материалов серии "Лана 1", которые вводила в гражданский оборот на территории Российской Федерации и стран СНГ (2009 год - 532 476 штук, 2010 год - 1 399 440 штук, 2011 год - 1 452 573 штук, 2012 год - 1 526 983 штук, 3 квартал 2013 года - 1 123 798 штук).

Различные компании обращались в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака со словесным элементом "Лана" для товаров 3 класса МКТУ (антистатики), однако решениями Роспатента в регистрации товарных знаков заявителям было отказано по мотиву утраты этим обозначение различительной способности: решением Роспатента от 16.01.2001 ОАО "Брестский завод бытовой химии" отказано в регистрации словесного товарного знака "ЛАНА-1" в отношении товара "антистатики бытовые" по заявке от 27.08.1999 N 99713788, решением Роспатента от 23.03.2010 ЗАО "Гармония Плюс" отказано регистрации комбинированного обозначения, содержащего словесный элемент "Лана-1" в отношении товара "антистатики бытовые" по заявке от 16.06.2008 N 2008718785.

При этом заявитель обладает исключительными правами на словесный товарный знак "ЛанаСиб" и комбинированный товарный знак со словесным элементом "Лана", при этом словесный элемент "Лана" названных товарных знаков исключен из правовой охраны.

Таким образом, сам заявитель не лишен возможности маркировать производимые им товары товарными знаками, содержащими словесный элемент "Лана".

С учетом изложенных обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что действия заявителя, направленные на регистрацию товарного знака, содержащего словесный элемент "Лана" в качестве охраняемого элемента, направлены исключительно на устранение конкурентов путем запрета им использовать этот элемент в производимых ими товарах, а также на получение необоснованных преимуществ за счет использования обозначения, разработанного для товара "Антистатики бытовые" в 1975 году, выпускавшегося различными производителями и известного потребителям, то есть на использование сложившейся деловой репутации известного "советского" бренда.

Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности - патентов, товарных знаков, промышленных образцов и т.д., в том числе Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, согласно статье 10.bis которой всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

Такое понимание недобросовестной конкуренции было воспринято федеральным законодателем и нашло отражение сначала в Законе РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (статьи 4 и 10), а затем в Федеральном законе "О защите конкуренции" (пункт 9 статьи 4 и статья 14), трактующих недобросовестную конкуренцию как деятельность, направленную на получение преимуществ, которая может противоречить не только законодательству и обычаям делового оборота (пункт 1 статьи 5 ГК РФ), но и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, что расширяет область судебного усмотрения в сфере пресечения недобросовестной конкуренции и связано с многообразием форм и методов недобросовестной конкуренции, не все из которых могут прямо противоречить законодательству или обычаям делового оборота.

Положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации и в части, касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию (статья 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", статья 14 Федерального закона "О защите конкуренции"). При этом из части 1 статьи 2 Федерального закона "О защите конкуренции" вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и определенных статьей 10 ГК РФ правовых последствий "злоупотребления правом" и "использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции", что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Федерального закона "О защите конкуренции") обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Такой методологический подход суда первой инстанции полностью соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в его Определении от 01.04.2008 N 450-О-О.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявителем заявки на регистрацию товарного знака) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Как разъяснено в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

При изложенных обстоятельствах суд признает действия ОАО "СИБИАР", направленные на устранение конкурентов, а также на получение необоснованных преимуществ за счет использования сложившейся деловой репутации известного "советского" бренда", актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10.bis Парижской конвенции, и злоупотреблением правом, не допускающемся в силу статьи 10 ГК РФ.

Такие действия не подлежат судебной защите в силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных ОАО "СИБИАР" в настоящем споре требований.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возложению на самого заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований - отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев