Резолютивная часть постановления объявлена 9 июля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 июля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Булгаков Д.А., Васильева Т.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Петренко Елены Васильевны

на решение Арбитражного суда Омской области (судья Беседина Т.А.) от 25.10.2013 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Зиновьева Т.А., Веревкин А.В., Еникеева Л.И.) от 24.02.2014 по делу № А46-8618/2013

по иску Некоммерческого партнерства по содействию защите прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс» (Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 3, 123060, ОГРН 1087799004633)

к индивидуальному предпринимателю Петренко Елене Васильевне (г. Омск, ОГРНИП 309554301600224)

о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: извещен, представитель не явился;

от ответчика: Головин А.В. по доверенности от 23.06.2014.

Суд по интеллектуальным правам установил:

Некоммерческое партнерство по содействию защите прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс» (далее - партнерство, истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к индивидуальному предпринимателю Петренко Елене Васильевне (далее - предприниматель, ответчик) о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на персонажи из мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

Решением Арбитражного суда Омской области от 25.10.2013 иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 40 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на персонажи из мультипликационного сериала «Маша и Медведь»; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неполное выяснение имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, а также на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В обоснование доводов кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что исковое заявление подано лицом, не подтвердившим надлежащим образом свои полномочия, а также указывает на недоказанность материалами дела наличия у ООО «Маша и Медведь» исключительных авторских прав на спорные персонажи, переданных впоследствии в доверительное управление истцу. Кроме того, предприниматель настаивает, что товар с изображением персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь» был легально введен в гражданский оборот.

Отзыв на кассационную жалобу истцом не представлен.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца просил оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения жалобы, в суд кассационной инстанции не явился, в тексте своей кассационной жалобы заявил ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В силу пункта 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В обоснование исковых требований истцом указано, что 21.04.2013 в торговом павильоне, расположенном в ТК «Тара» по адресу: г. Омск, ул. 20-я Линия, д. 61/1, предлагались к продаже и по договору розничной купли-продажи были реализованы товары (детская раскраска и наклейки), на которых были размещены персонажи «Маша» и «Медведь» мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

Исходя из того, что исключительное право на использование указанных персонажей принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» (далее - ООО «Маша и Медведь») на основании договоров об отчуждении исключительного права № 010601 от 08.06.2010 и № 1007/19 от 12.11.2010, заключенных между ООО «Маша и Медведь» и обществом с ограниченной ответственностью «Студия «АНИМАКОРД» (далее - Студия «АНИМАКОРД»), и основываясь на том, что исключительные права переданы в доверительное управление истцу по договору доверительного управления исключительными правами № Э1-МиМ от 23.03.2012, истец, полагая, что ответчик нарушил исключительное имущественное право, принадлежащее ООО «Маша и Медведь», обратился с иском о взыскании 50 000 рублей компенсации.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, исходил из того, что ООО «Маша и Медведь» является обладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение, в том числе на персонажи; договор доверительного управления соответствует предъявляемым ГК РФ требованиям; факт продажи ответчиком товара с изображениями спорных персонажей подтвержден надлежащими доказательствами; исключительные права на аудиовизуальное произведение ответчику не передавались; имеются основания для снижения размера компенсации до установленного законом минимального размера.

Отклоняя доводы ответчика об отсутствии надлежащих доказательств, устанавливающих принадлежность исключительных прав на защищаемые объекты интеллектуальной собственности, суд первой инстанции сослался на имеющиеся в материалах дела договоры от 08.06.2010 № 010601-МиМ, от 12.11.2010 № 1007/19 между Студией «АНИМАККОРД» и ООО «Маша и Медведь» об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение (сериал «Маша и Медведь»), и договор от 23.03.2012 № Э1-МиМ между ООО «Маша и Медведь» и истцом о доверительном управлении исключительными правами на использование персонажей аудиовизуального произведения - мультипликационного сериала «Маша и Медведь», который, по мнению суда, соответствует всем существенным условиям, предъявляемым статьей 1016 ГК РФ к договорам доверительного управления имуществом.

Суд также отметил, что доказательств недействительности этих договоров либо то, что они не влекут переход исключительного права на аудиовизуальное произведение (сериал «Маша и Медведь») от правообладателя к приобретателю, и передачи этого права в доверительное управление, ответчиком в материалы дела не представлены.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Между тем, судами не учтено следующее.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 5/29), в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ, как отмечается в Постановлении № 5/29, авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Поскольку согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса).

Суды обеих инстанций исходили из того, что исключительное право на персонажи произведения принадлежит ООО «Маша и Медведь» на основании договоров об отчуждении исключительного права № 010601 от 08.06.2010 и № 1007/19 от 12.11.2010, заключенных между ООО «Маша и Медведь» и Студией «АНИМАКОРД».

Вместе с тем согласно статье 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Судами не учтено, что в соответствии с той же статьей 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается только гражданин, творческим трудом которого создано такое произведение. Следовательно, презумпция авторства не может распространяться на юридическое лицо, организовавшее создание сложного произведения.

В силу пункта 2 статьи 1263 ГК РФ авторами аудиовизуального произведения являются: 1) режиссер-постановщик; 2) автор сценария; 3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения.

Права изготовителя аудиовизуального произведения, то есть лица, организовавшего создание такого произведения (продюсера), определяются в соответствии со статьей 1240 этого Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1240 ГК РФ, лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, единой технологии), приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

В Приложениях № 1 к договорам об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение (сериал «Маша и Медведь») от 08.06.2010 и от 12.11.2010 Студия «АНИМАККОРД» указано в качестве изготовителя соответствующего аудиовизуального произведения, в качестве режиссеров, сценаристов, композиторов и художников указаны различные физические лица.

Однако договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключенных Студией «АНИМАККОРД» с указанными авторами, в материалы дела не представлено.

Обстоятельства возникновения исключительного права у Студии «АНИМАКОРД», которая не может являться автором произведения науки, литературы или искусства, на персонажи произведения судами не устанавливались.

Между тем, выяснение этих обстоятельств входит в предмет доказывания по настоящему делу.

Кроме того, судами не учтено, что согласно пунктам 1 и 2 статьи 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1015 ГК РФ доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.

Истец, являясь некоммерческой организацией, в силу указанной нормы права не может быть доверительным управляющим и субъектом отношений по договору доверительного управления исключительными правами.

Однако судами обеих инстанций правовая природа договора от 23.03.2012 № Э1-МиМ, названного сторонами договором доверительного управления исключительными правами, надлежащим образом не определена.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 43.3 Постановления 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции, сославшись на норму статьи 1301 ГК РФ и пункт 43.3 Постановления № 5/29, взыскал компенсацию из расчета по 10 000 рублей за каждый факт нарушения исключительных прав правообладателя, т.е.: 10 000 рублей за факт нарушения исключительных прав на персонаж «Маша» и 10 000 рублей за факт нарушения исключительных прав на персонаж «Медведь» путем реализации товара «детская раскраска», а также 10 000 рублей за факт нарушения исключительных прав на персонаж «Маша» и 10 000 рублей за факт нарушения исключительных прав на персонаж «Медведь» путем реализации товара «наклейки».

Между тем, согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ охране подлежит произведение, в котором персонаж понимается как часть произведения, содержащая описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению.

В связи с этим незаконное использование персонажа произведения является нарушением исключительного права на само произведение.

По смыслу приведенных норм материального права размещение на одном товаре нескольких персонажей одного аудиовизуального произведения (детского мультипликационного сериала «Маша и Медведь») необходимо рассматривать как одно правонарушение.

Определение размера компенсации, исходя из количества персонажей, размещенных на каждом товаре, не отвечает смыслу приведенных норм материального права, что не было учтено судами обеих инстанций.

Согласно частям 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе установить обстоятельства возникновения исключительного права у Студии «АНИМАКОРД» на персонажи произведения, определить правовую природу договора доверительного управления исключительными правами от 23.03.2012 № Э1-МиМ, дать оценку доводу ответчика о легальности введения в оборот спорных товаров, исходя из установленных обстоятельств определить размер компенсации с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Омской области от 25.10.2013 по делу № А46-8618/2013 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.