Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2014 г. N С01-193/2014 по делу N А45-9775/2013 Суд отменил ранее принятые судебные акты по делу о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака и направил дело на новое рассмотрение, поскольку право выбора способа компенсации принадлежит именно правообладателю, в связи с чем изменение исковых требований по собственной инициативе основано на неправильном применении норм ГК РФ и АПК Российской Федерации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2014 г. N С01-193/2014 по делу N А45-9775/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 апреля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы

общества с ограниченной ответственностью "Сибстройметалл" (ул. Красный пр-т, д. 29, оф. 63, г. Новосибирск, 630007, ОГРН 1075406046693)

и открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" (ул. Кирова, 93, г. Магнитогорск, 455000, ОГРН 2117455031330)

на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2013 (судьи Мухина И.Н., Сухотина В.М., Ярцев Д.Г.) по делу N А45-9775/2013

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибстройметалл"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Магистраль-Транссервис" (ул. Фрунзе, д. 69, оф. 107, г. Хабаровск, 680000, ОГРН 1022700913322), общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ЧМК" (ул. Ферросплавная, 128, оф. 32, г. Челябинск, 454081, ОГРН 1107447015422),

при участии в судебном заседании:

от истца - Малькова С.В., представитель по доверенности от 27.12.2013 N 16-юр-696;

от ответчика - представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от третьих лиц - представители не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (далее - ОАО "ММК") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Сибстройметалл" (далее - ООО "Сибстройметалл") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 21618 в размере 4 480 000 руб. 80 коп. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.09.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. 

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2013 по делу N А45-9775/2013 решение суда первой инстанции от 17.09.2013 отменено полностью и принят новый судебный акт о взыскании с ООО "Сибстройметалл" в пользу ОАО "ММК" 10 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а также 104 руб. 28 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной желобе. 

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, ООО "Сибстройметалл" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемый судебный акт отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Также в Суд по интеллектуальным правам поступила кассационная жалоба ОАО "ММК", в которой последнее просило отменить постановление суда апелляционной инстанции и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

По средствам электронной связи 15.04.2014 в канцелярию Суда по интеллектуальным правам от ОАО "ММК" поступило ходатайство о приобщении к материалам дела письменных пояснений. 

Суд удовлетворил заявленное ходатайство. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, против удовлетворения кассационной ООО "Сибстройметалл" возражал. 

ООО "Сибстройметалл", ООО "Магистраль-Транссервис" и ООО Торговый дом "ЧМК", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе, путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом. 

Рассмотрев кассационные жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, ОАО "ММК" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 21618, с датой приоритета 17.04.1962, сроком действия до 17.04.2002, в отношении товаров 06, 20 и 21 классов МКТУ (посуда стеклянная, эмалированная, скобяные изделия, кровать, мебель; листовой и сортовой прокат, белая жесть горячего и электролитического лужения, оцинкованный лист, черная полированная жесть). 

В обоснование заявленного иска истец ссылался на тот факт, что ООО "Сибстройметалл" во исполнение договора поставки N 9-05-2011-ДП произведена поставка в адрес ООО "Магистраль-Транссервис" металлопродукции (листы стали 30 ХГСА) с приложением сертификата качества N 114-1469, на котором размещен товарный знак, правообладателем которого является ОАО "ММК". 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком его исключительных прав товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 21618, в частности, не представлено доказательств того, что ответчиком совершались какие-либо конкретные действия по использованию товарного знака путем его размещения на сертификате качества N 114-1496, продаже товара с данным сертификатом, а также по изготовлению и заверению указанного сертификата. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая решение о частичном удовлетворении заявленного требования, суд апелляционной инстанции исходил из того, что факт незаконного использования ответчиком товарного знака, правообладателем которого является истец, подтвержден материалами дела. При этом суд апелляционной инстанции, применив нормы пункта 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), уменьшил размер взыскиваемой с ответчика компенсации до 10 000 руб. 

Между тем, определяя размер компенсации за нарушение исключительного права правообладателя товарного знака, судом не учтено следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах. 

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. 

Как следует из материалов дела, 23.05.2011 между ООО "Сибстройметалл" (поставщик) и ООО "Магистраль-Транссервис" (покупатель) заключен договор поставки N 9-05-2011-ДП, по условиям которого поставщик обязался передать в собственность покупателя товары, перечисленные в пункте 1.2 договора, в указанные в договоре сроки, а покупатель - принять указанную продукцию и своевременно производить ее оплату на условиях настоящего договора. 

На основании пункта 2.1, 2.2 указанного договора поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов (ТУ). Качество продукции удостоверяется заверенной копией сертификата, которая вручается представителю покупателя, либо направляется по почте вместе с платежными и отгрузочными документами. 

Согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Новосибирской области от 03.12.2012 по делу N А45-22984/2012 при вскрытии полученного контейнера с грузом, отгрузочные документы, в том числе сертификат, отсутствовали, в связи с чем, ООО "Магистраль-Транссервис" обратилось к ООО "Сибстройметалл" с просьбой его предоставить. 

По условиям указанного договора обязанность предоставить товаросопроводительные документы возложена на ООО "Сибстройметалл". 

Запрашиваемый сертификат от 27.03.2011 N 114-1469 (выданный ОАО "ММК") 21.07.2011 был получен от ООО "Сибстройметалл" в виде факсимильной копии. При этом судом было установлено, что по указанному сертификату металлопродукция ОАО "ММК" в 2011 году не отгружалась и поставленный ООО "Сибстройметалл" товар с предъявлением сертификата качества от 27.03.2011 N 114-1496 не отвечает приведенным в нем требованиям, предъявляемым к стали марки 30 ХГСА. 

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции поддерживает вывод суда апелляционной инстанции о том, что использование товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (сертификате качества) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 21618. 

Судом апелляционной инстанции также установлено, что истец не наделял ООО "Сибстройметалл" правами использования оспариваемого товарного знака, не давал ему соответствующего согласия на его использование, в связи с чем, совершение ответчиком указанных действий, нарушает права и создает угрозу нарушения прав истца на указанный объект интеллектуальной деятельности. Доказательств обратного суду представлено не было. 

Таким образом, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, суд апелляционной инстанции пришел к законному и обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации. 

Доводы кассационной жалобы ООО "Сибстройметалл" основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, поэтому они не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Переоценка установленных судом первой и судом апелляционной инстанции обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, определяя размер компенсации за нарушение исключительного права правообладателя товарного знака, судом апелляционной инстанции не учтено следующее. 

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь с настоящим иском, истец определил размер компенсации, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в двукратном размере стоимости товаров, в отношении которых представлен сертификат качества, на котором размещен товарный знак истца, в то время как суд апелляционной инстанции взыскал с ответчика минимальный размер компенсации, предусмотренный пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть установленный подпунктом 1 пункта 4 названной статьи. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения. 

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской федерации от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием. 

Как следует из материалов дела, в сертификате качества от 27.03.2011 N 114-1496 отражены количество и наименование поставленного товара. С учетом сборника прогнозных цен на продукцию ОАО "ММК" в 2011 году стоимость товара, поставленного по сертификату качества от 27.03.2011 N 114-1496, составила 2 242 000 руб. 40 коп.

Вместе с тем, при рассмотрении дела А45-22984/2012 судом была установлена стоимость поставленного товара с предъявлением сертификата качества от 27.03.2011 N 114-1496 в размере 960 000 рублей. 

Обстоятельства, подтверждающие стоимость поставленного товара с предъявлением сертификата качества от 27.03.2011 N 114-1496, судебными инстанциями не устанавливались. 

В случае несогласия со стоимостью контрафактного товара, используемой истцом для определения размера компенсации, нарушитель исключительных прав правообладателя в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан представить в суд доказательства необоснованности определения стоимости контрафактного товара. Однако такие доказательства ответчиком в материалы дела представлены не были. 

Из материалов дела следует, что в суде апелляционной инстанции истец не уточнял способ выплаты компенсации. 

Между тем, при принятии решения о взыскании с ответчика компенсации в размере 10 000 руб., судом апелляционной инстанции не учтено, что право выбора способа компенсации принадлежит именно правообладателю, в связи с чем изменение исковых требований по собственной инициативе, основано на неправильном применении норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, снижая размер компенсации до 10 000 рублей, суд апелляционной инстанции не мотивировал основания для применения к возникшим правоотношениям норм пункта 3 статьи 401 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии постановления судом апелляционной инстанции установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а также допущено неправильное применение норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, что в силу частей 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого судебного акта. 

Между тем, отмена постановления суда апелляционной инстанции с оставлением в силе решения суда первой инстанции не приведет к принятию законного судебного акта, поскольку настоящий спор был рассмотрен судом первой инстанции без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу. 

В то же время суд апелляционной инстанции ограничен в сборе и представлении дополнительных доказательств по делу в силу своей компетенции, установленной статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. 

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: установить все существенные обстоятельства по делу, в том числе определить стоимость поставленного товара с предъявлением сертификата качества от 27.03.2011 N 114-1496, размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчика, исходя из требований истца, а также определить круг лиц, чьи права и обязанности могут быть нарушены при принятии решения по существу спора. 

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

в удовлетворении кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Сибстройметалл" на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2013 по делу N А45-9775/2013 отказать.

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.09.2013 по делу N А45-9775/2013 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2013 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов