Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2025 г. по делу N СИП-1335/2023 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о признании общеизвестным товарного знака, поскольку, отвечая на вопросы социологического опроса, потребители соотнесли товары именно с теми категориями товаров, для которых испрашивается общеизвестность спорного товарного знака, а также с наименованием правообладателя

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 февраля 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2025 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.;

судей Березиной А.Н., Лапшиной И.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевым М.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, ком. 22, Москва, 129110, ОГРН 1027739072492) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 08.10.2023 об отказе в признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" - Соколова Е.В., Царева И.В. (по совместной доверенности от 19.06.2024); Кудрявцев Д.К., Марканов М.Ю. и Волков М.А. (по совместной доверенности от 13.12.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 10.01.2025).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ТехноНИКОЛЬ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 08.10.2023 об отказе в удовлетворении заявления от 29.12.2022 о признании с 01.01.2022 общеизвестным товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 652011.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2024 заявление общества удовлетворено: признано недействительным решения Роспатента от 08.10.2023 об отказе в признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 как не соответствующее норме пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть заявление общества о признании общеизвестным указанного товарного знака с 01.01.2022 в отношении перечисленных товаров с учетом решения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2024 решение суда от 28.06.2024 по делу N СИП-1335/2023 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в судебное заседание явились представители общества.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к рассмотрению приняты уточненные требования общества о признании недействительным решения Роспатента от 08.10.2023 об отказе в удовлетворении заявления от 29.12.2022 о признании с 01.01.2022 общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 как не соответствующего норме пункта 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 по заявлению общества общеизвестным товарным знаком с 01.01.2022 для товаров 6-го класса "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", товаров 17-го класса "материалы для изоляции", товаров 19-го класса "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), о возложении на Роспатент обязанности внести товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 652011 по заявлению общества от 29.12.2022 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в качестве общеизвестного товарного знака.

Представители заявителя настаивали на удовлетворении заявления.

Представитель Роспатента против удовлетворения заявления возражал.

Как следует из материалов дела, товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 652011 с приоритетом от 12.05.2017, зарегистрирован на имя общества 13.04.2018 в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 6, 16, 17, 19, 22, 27-го классов и услуг 35, 37, 39, 42, 45-го классов МКТУ.

Общество 29.12.2022 обратилось в Роспатент с заявлением о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2022 в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, в том числе "черепица кровельная металлическая", товаров 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", товаров 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, в том числе черепица кровельная неметаллическая".

В дальнейшем общество скорректировало перечень товаров, в отношении которых испрашивало признание обозначения " " общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком: в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая".

В подтверждение общеизвестности указанного товарного знака заявителем были представлены следующие документы:

сведения о структуре корпорации "ТехноНИКОЛЬ" и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении организаций, входящих в корпорацию;

уставные документы общества;

документы о разработке фирменного стиля, а также книги, журналы, календари и видеоинформация о корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

сводная таблица с фотографиями товаров, образцами и каталогами продукции;

информационная справка об объемах продаж общества с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" (далее - общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы") за период с 2017 года по сентябрь 2022 г.;

копии заключенных в период с 2012 по 2021 год договоров поставки строительных материалов;

копии договоров, заключенных с торговыми сетями в период с 2012 по 2015 год, в 2017, в 2019 и в 2021 году;

сводная таблица о поставках продукции по федеральным округам Российской Федерации за период с 2017 по 2022 год;

сводная таблица о реализации товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 652011;

регламент работы с объектами интеллектуальной собственности в корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

договоры о рекламе продукции; сведения о положении корпорации "ТехноНИКОЛЬ" на рынке согласно различным рейтингам;

маркетинговые исследования в отношении обозначения "ТЕХНОНИКОЛЬ";

информация о производственном туризме;

награды, дипломы и благодарственные письма, присужденные и адресованные различным организациям, входящим в корпорацию "ТехноНИКОЛЬ";

сведения об учебных центрах корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

отчет Всероссийского центра изучения общественного мнения от 11.02.2022 (далее - отчет ВЦИОМ), подготовленный по результатам проведенного с декабря 2021 г. по январь 2022 г. социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации для определения уровня известности обозначения " ", а также разъяснения ВЦИОМ по формулировкам вопросов и ответам респондентов.

Решением Роспатента от 08.10.2023 в удовлетворении заявления общества о признании общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2022 спорного товарного знака в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая" отказано.

При рассмотрении заявления общества административный орган изучил структуру группы компаний (корпорации) "ТехноНИКОЛЬ", в которую входят 63 производственные площадки, 20 учебных и 6 научных центров, а также установил организации, занимающиеся выпуском и реализацией соответствующих товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ.

Как указал Роспатент, общество является правообладателем объектов интеллектуальной собственности (29 товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации; 4 товарных знака по международным регистрациям; 4 товарных знака по европейским регистрациям), включающих словесный элемент "ТехноНИКОЛЬ"/"ТЕХНОНИКОЛЬ", зарегистрированных среди прочего для индивидуализации испрашиваемых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ.

Проанализировав представленные обществом справки, договоры, в том числе с крупными торговыми сетями, товарные накладные, сводные таблицы, административный орган констатировал, что за период с 2012 по 2021 год реализация упомянутых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ осуществлялась не заявителем, а обществом "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы". Кроме того, Роспатент признал, что производством названных товаров в период с 2012 по 2015 год, в 2017, в 2019, в 2021 году занималось не общество, а иные организации.

При этом административный орган отметил: каждый выпускаемый и маркированный спорным обозначением товар имеет "QR-код", при активации которого потребитель переходит по ссылке на интернет-сайт общества "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы", где в качестве производителя продукции указаны различные заводы, а на представленных фотографиях образцов продукции, в сводных таблицах с изображениями товаров на полках и на поддонах в магазинах не содержится информации об изготовлении товаров под контролем и/или по заказу общества.

Роспатент акцентировал внимание на том, что рекламные договоры и документы по эфирным справкам, документы по рекламе в сети Интернет и в печатных изданиях, по изготовлению рекламно-информационных материалов, сувенирной продукции, по наружной рекламе в торговой сети "Петрович" заключены обществом "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы", а не заявителем, в связи с чем потребитель не мог ассоциировать с ним испрашиваемые товары 6, 17, 19-го классов МКТУ. Поскольку все услуги по рекламе и продвижению товаров были оказаны другой организации, административный орган счел, что потребитель не был проинформирован о позиционировании данной продукции как связанной с обществом.

Изучив сведения о наградах (грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма), Роспатент установил, что они выданы другим лицам, а не обществу.

Представленные отчет ВЦИОМ и разъяснения к нему административный орган оценил критически: ответы респондентов представляют собой общие родовые формулировки, в то время как общеизвестность спорного товарного знака испрашивается в отношении конкретных товаров, невозможно соотнести ответы с информированностью потребителей непосредственно об испрашиваемых товарах 6, 17, 19-го классов МКТУ; данные документы не доказывает возникновение в сознании потребителя при восприятии спорного товарного знака ассоциации с заявленными товарами и с обществом.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака общеизвестным на территории Российской Федерации в отношении упомянутых товаров.

Не согласившись с указанным решением административного органа, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным.

В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что положениями статьи 1508 ГК РФ для признания обозначения общеизвестным не предусмотрена необходимость доказывания известности конкретного заявителя, обратившегося с таким заявлением.

По мнению заявителя, Роспатент необоснованно не принял во внимание документы общества "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы", представленные в обоснование общеизвестности товарного знака, поскольку оно является аффилированным по отношению к обществу лицом, они входят в одну группу компаний, совместно осуществляют продвижение и использование спорного товарного знака.

Заявитель считает, что отчет ВЦИОМ показал необходимое совпадение известности спорного товарного знака, товаров, для которых испрашивается его общеизвестность, и его правообладателя во взаимной связи, в то время как Роспатент проанализировал только выводы по открытым вопросам, не оценив результаты соцопроса в совокупности.

Заявитель настаивает на том, что представил достаточно доказательств широкого использования и известности товарного знака для испрашиваемых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ на территории Российской Федерации.

При первоначальном рассмотрении дела суд пришел к выводу о неправильном применении Роспатентом положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, вследствие которого, отказывая в признании спорного товарного знака общеизвестным, административный орган фактически отождествил предусмотренный названной нормой критерий известности товаров заявителя с известностью российскому потребителю самого заявителя, не исследовал и не дал оценку по существу совокупности представленных в материалы дела доказательств.

С учетом того, что представленные обществом в материалы административного дела документы и сведения не получили полную и всестороннюю оценку с учетом ранее приведенных норм российского и международного права с точки зрения подтверждения факта широкой известности спорного обозначения на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров, суд констатировал: выводы Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения заявления общества о признании спорного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в отношении перечисленных товаров сделаны с нарушением установленной методологии.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил заявление общества и признал недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт. Отсутствие надлежащей оценки со стороны административного органа всех доказательств, представленных обществом, суд квалифицировал как существенное нарушение процедуры принятия оспариваемого ненормативного правового акта, в связи с чем в качестве восстановительной меры возложил на заявление общества с учетом решения суда.

Отменяя решение суда от 28.06.2024 и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал:

из оспариваемого решения Роспатента от 08.10.2023 следует вывод административного органа о доказанности факта широкой известности обозначения " " на территории Российской Федерации;

основанием отказа в удовлетворении заявления общества явилось то, что из представленных им документов усматривается факт производства, реализации и продвижения испрашиваемых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ иными организациями, входящими в группу компаний (корпорацию) "ТехноНИКОЛЬ", а не обществом, обратившимся в Роспатент;

суд первой инстанции не исследовал законность и обоснованность выводов административного органа, исходя из того, были ли к поданному заявлению приложены доказательства корпоративной связи между обществом, обществом "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы" и иными лицами, входящими в упомянутую группу компаний и названными в оспариваемом решении Роспатента на дату подачи заявления о признании общеизвестным на территории Российской Федерации спорного товарного знака - 29.12.2022 и на дату, с которой испрашивается признание, - 01.01.2022;

восстановительная мера в виде направления заявления на повторное рассмотрение административного органа выбрана судом первой инстанции без надлежащего анализа всей совокупности доказательств на предмет их достаточности для сделанного признания, поскольку анализ судебной практики Суда по интеллектуальным правам часто подтверждает бесперспективность направления заявления о признании товарного знака общеизвестным на новое рассмотрение в Роспатент, а соответствующее заявление надлежаще рассматривается лишь в суде, где по существу оцениваются документы и делается вывод о наличии или об отсутствии оснований для признания обозначения общеизвестным товарным знаком.

В соответствии с частью 2 1 статьи 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

При новом рассмотрении дела, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на заявление, письменных объяснениях общества и Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, заслушав объяснения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что Роспатент не оспаривает.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие решения от 08.10.2023 заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

С учетом даты подачи заявления (29.12.2022) законодательство, применимое для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, включает ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент), и Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Судебная коллегия также полагает необходимым принять во внимание положения и подходы, сформулированные в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 (далее - Соглашение ТРИПС), а также в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов Всемирной организации интеллектуальной собственности 20-29.09.1999 (далее - Рекомендация ВОИС) и в Пояснительных примечаниях к ней.

На то, что для определения правовых основ использования общеизвестных знаков и их охраны имеет важное значение Рекомендация ВОИС, указано в абзаце четвертом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Определение N 2145-О).

Из необходимости учета Рекомендаций ВОИС исходит и сам Роспатент (например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2018 по делу N СИП-676/2017).

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента заявителем должны быть представлены в Роспатент подлежащих подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечень доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Согласно пункту 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Как отмечено в статье 2 Рекомендации ВОИС, при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, исходя из которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальной является совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. В ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

При этом ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах, ни в Рекомендации ВОИС не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров, в отношении которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров, в отношении которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров, в отношении которых используется знак, и ассоциирование с источником происхождения товаров, в отношении которых используется это средство индивидуализации. Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, но не единственным и не решающим фактором, который влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

С учетом изложенного заявитель вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (широкая известность заявленного обозначения на определенной территории среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя), а административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.

В силу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ дата, на которую товарный знак (обозначение) признается общеизвестным, определяется исходя из того, как ее указал правообладатель в поданном заявлении, если на названную дату товарный знак (обозначение) отвечает признакам общеизвестности.

Следовательно, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата, на которую товарный знак признается таковым, может быть установлена ранее даты подачи правообладателем соответствующего заявления, а при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.

Подобное правовое регулирование основывается на том, что общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Приведенная правовая позиция сформулирована в пункте 3.2 Определения N 2145-О.

Исходя из смысла предписаний, закрепленных в пункте 3 статьи 1512, в пункте 2 статьи 1514 ГК РФ, в системном единстве с положениями пункта 1 статьи 1508 этого Кодекса, правообладатель товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) обязан вместе с заявлением в Роспатент о признании его товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком представить материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения не только на самостоятельно избранную им дату, но и к моменту подачи данного заявления (абзац третий пункта 3.3 Определения N 2145-О).

Таким образом, обращаясь с заявлением о признании спорного товарного знака общеизвестным на территории Российской Федерации, общество должно было представить надлежащие документы по состоянию не только на 01.01.2022, но и на 29.12.2022.

По смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), который известен большей части лиц, вовлеченных в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ товарный знак (используемое в качестве товарного знака обозначение) может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак (обозначение) в результате интенсивного использования стал широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Приведенные выше нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров, маркируемых этим товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Определяющим для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности, как следствие, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя.

Подход административного органа, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Данный подход не согласуется также и с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

По смыслу положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ то, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, означает, что общеизвестность устанавливается не в отношении обозначения абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых данное обозначение использовалось.

Это согласуется с правовой природой общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков.

Значение слов "товаров заявителя", содержащихся в норме пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в положениях пункта 1 статьи 1477 названного Кодекса.

Как и в отношении любых иных товарных знаков потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.

Соответствующий источник может быть не только одним лицом, но и связанными между собой лицами (аффилированными лицами, заказчиком и исполнителем, правообладателем и лицензиатом и т.п.); при наличии данных об использовании обозначения разными лицами такая связь между ними должна быть установлена.

Предоставление товарному знаку статуса общеизвестного фактически означает констатацию приобретения им чрезвычайно сильной различительной способности.

С учетом этого может быть принята во внимание изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06 позиция, согласно которой для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось только одним лицом.

Анализ судебной практики показывает, что при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 N 300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018 и от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019).

В этом же ключе рассуждал президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлениях от 11.12.2014 по делу N СИП-35/2014, от 23.12.2022 по делу N СИП-230/2022, от 31.05.2024 по делу N СИП-737/2023, от 11.06.2024 по делу N СИП-660/2023. Обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом - заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость установить осведомленность потребителя о том, что товары происходят из одного и того же источника, которая подлежит установлению посредством анализа наличия или отсутствия аффилированности (или иных обстоятельств, подтверждающих согласованность действий, например, лицензионный договор, связь заказчик-исполнитель) лиц, которые вовлечены в использование товарного знака.

Применительно к данному делу такая связь должна быть установлена на две даты: на дату подачи заявления о признании общеизвестным на территории Российской Федерации спорного товарного знака - 29.12.2022 и на дату, с которой испрашивается признание обозначения общеизвестным - 01.01.2022.

Как следует из оспариваемого решения, административный орган не опровергает факт широкой известности обозначения " " на территории Российской Федерации, вместе с тем указал, что представленные документы подтверждают факт производства, реализации и продвижения испрашиваемых товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ иными организациями, входящими в группу компаний (корпорацию) "ТехноНИКОЛЬ", а не обществом.

Материалами административного дела подтверждено, что держателем всех объектов интеллектуальной собственности группы компаний (корпорации) "ТехноНИКОЛЬ" является общество, иные, связанные лица (общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы") и производящие продукцию заводы) осуществляют производство и реализацию товаров под контролем общества, с использованием спорного товарного знака на основании лицензионных договоров.

Как указано в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", аффилированными лицами считаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1-8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

В оспариваемом решении административный орган отразил результат анализа предоставленных заявителем документов и пришел к следующим выводам:

производство продукции осуществляется юридическими лицами (заводами): обществом с ограниченной ответственностью "ТН-Алабуга", обществом с ограниченной ответственностью "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Лоджикруф", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Лоджикруф Учалы", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Техноплекс", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Полимерной Изоляции", обществом с ограниченной ответственностью "ТН-Пластики", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Технофлекс", акционерным обществом "РБ групп", обществом с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Техно", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Люксард", обществом с ограниченной ответственностью "ТН-Шинглас Саратов", обществом с ограниченной ответственностью "Лессервис", обществом с ограниченной ответственностью "ДК Премьер-Лес", обществом с ограниченной ответственностью "ДОК ТН-Нижний Тагил", входящими в группу компаний (корпорацию) "ТехноНИКОЛЬ", заявитель является только держателем объектов интеллектуальной собственности;

при сканировании QR-кода на товаре открывается сайт общества "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы", где в качестве производителей указаны заводы, входящие в группу компаний "ТехноНИКОЛЬ";

компанией, реализующей продукцию, является общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы";

заказчиком рекламы является общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы";

награды выданы обществу "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы", обществу с ограниченной ответственностью "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск", обществу с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ-Воскресенск" (прекратил деятельность 13.03.2020 путем присоединения в обществу с ограниченной ответственностью "Завод Технофлекс"), корпорации "ТехноНИКОЛЬ".

Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении входящих в группу компаний (корпорацию) "ТехноНИКОЛЬ" лиц по состоянию на 20.03.2023 представлены в материалы административного дела.

Так, общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" и заявитель на 01.01.2022 и 29.12.2022 относились к аффилированным лицам, поскольку их учредителем (акционером) являлось одно и то же лицо - общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Кровля" (далее - общество "Инвест-Кровля"): доля участия общества "Инвест-Кровля" в обществе "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы" с 18.04.2012 составляет 99,9, с 03.06.2021 общество "Инвест-Кровля" является единственным акционером общества.

Судом также установлена аффилированность иных лиц группы "ТехноНИКОЛЬ" на 01.01.2022 и 29.12.2022:

общества с ограниченной ответственностью "Миара" (далее - общество "Миара") и его участника - общества "Инвест-Кровля" (доля участия 99,992001 с 29.11.2019);

общества с ограниченной ответственностью "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск" и его участника - общества "Миара" (доля участия 99,9 с 24.10.2014);

общества с ограниченной ответственностью "Управление КВ" и его участника - общества "Инвест-Кровля" (доля участия 99,991 с 07.10.2011);

общества с ограниченной ответственностью "Завод Лоджикруф" и его единственного участника с 02.10.2014 - общества с ограниченной ответственностью "ТН-Инвест";

общества с ограниченной ответственностью "ТН-Алабуга" и его участника - общества с ограниченной ответственностью "Николь" (доля участия 99,99 с 11.08.2016), единственным участником которого и генеральным директором с 23.11.2015 является Колесников С.А., который также является генеральным директором заявителя;

общества с ограниченной ответственностью "ТН-Пластики" и его единственного участника с 12.04.2021 - общества "Инвест-Кровля";

общества с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" и его единственного участника с 15.06.2016 - общества с ограниченной ответственностью "Управление КВ";

общества с ограниченной ответственностью "Завод Техно" и его участника с 22.04.2014 - общества "Инвест-Кровля" (доля участия 99,97);

общества с ограниченной ответственностью "Завод Люксард" и его участника с 29.09.2014 - общества с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас" (доля участия 99,9);

общества с ограниченной ответственностью "ТН-Инвест" и его участника с 15.01.2014 - общества "Инвест-кровля" (доля участия 99,999726);

общества с ограниченной ответственностью "ДОК ТН-Нижний Тагил" и его участника с 28.12.2021 - общества с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас" (доля участия 99).

На дату подачи заявления о признании спорного товарного знака общеизвестным 29.12.2022 аффилированными являются следующие лица:

общество с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас" с единственным участником с 10.11.2022 - обществом "Инвест-кровля";

общество с ограниченной ответственностью "Завод Лоджикруф Учалы" и его участник - обществ с ограниченной ответственностью "Лоджикруф" с 27.01.2022 (доля участия 99,975);

общество с ограниченной ответственностью "Завод Техноплекс" и его участник - общество "Инвест-Кровля" с 25.04.2022 (доля участия 99,9);

общество с ограниченной ответственностью "Завод Полимерной Изоляции" и общество с ограниченной ответственностью "Завод Технофлекс", являющееся с 17.10.2022 его участником (доля участия 98,57);

общество с ограниченной ответственностью "Завод Технофлекс" и общество "Инвест-Кровля" (на 15.03.2022 доля участия 72,656073);

акционерное общество "РБ групп" и единственный акционер с 14.02.2022 - общество с ограниченной ответственностью "Завод Технофлекс";

общество с ограниченной ответственностью "ТН-Шинглас Саратов" и общество с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас" (с 07.04.2022 доля участия 99,9996);

общество с ограниченной ответственностью "Лессервис" и общество с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас" (на 04.03.2022 доля участия 99,9).

Таким образом, общество представило административному органу информацию о входящих в группу компаний (корпорацию) "ТехноНИКОЛЬ" организациях, подтвердило их аффилированность, указав, что данные лица должны рассматриваться как единый источник происхождения товара.

В числе прочих документов широкой известности спорного товарного знака, не опровергнутых Роспатентом, известность потребителям обозначения " " подтверждается также отчетом ВЦИОМ, который показал высокое знание потребителями как правообладателя обозначения, так и испрашиваемых товаров.

С точки зрения административного органа, результаты социологического опроса свидетельствуют об отсутствии у потребителей ассоциаций с заявителем в качестве производителя товаров, маркированных спорным обозначением.

По мнению Роспатента, согласно отчету ВЦИОМ в открытом варианте вопроса о правообладателе обозначения респонденты указали "ТехноНИКОЛЬ", но не указали какую-либо организационно-правовую форму юридического лица; в открытом варианте вопроса о том, для каких товаров используется обозначение "ТехноНИКОЛЬ", потребители указали общие родовые группы (гидро/шумо/тепло-изоляция, кровля/отделочные материалы, строительство ремонт), а не испрашиваемые товары 6, 17, 19-го классов МКТУ.

Вместе с тем, оценив выводы по открытым вопросам, административный орган не оценил результаты социологического опроса в совокупности.

Кроме этого, обществом совместно с заявлением также представлены разъяснения социологической организации ВЦИОМ, которые дополнительно анализируют недостатки, на которые ссылается Роспатент.

Согласно пункту 137 Постановления N 10 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения заявлений, податель заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Поскольку общество не дополняло свое заявление новыми доводами, а реагировало лишь на критику социологического исследования, изложенного в решении Роспатента, в таком случае заявитель вправе представить новые доказательства в опровержение выводов административного органа.

Учитывая то, что указанные разъяснения опровергают выводы Роспатента, сделанные в оспариваемом решении, то разъяснения ВЦИОМ являются относимым доказательством. На необходимость исследования этого доказательства, также указал президиум Суда по интеллектуальным правам, направляя дело на новое рассмотрение.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что социологический опрос проведен на основе научной методики в объеме минимальной допустимой с социологической точки зрения выборки (согласно складывающейся судебной практике суды принимают в качестве доказательств социологические опросы с подобным объемом выборки (решение Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2019 по делу N СИП-585/2018)).

Отвечая на заданные вопросы, потребители соотнесли товары именно с теми категориями товаров, для которых испрашивается общеизвестность спорного товарного знака, а также с наименованием правообладателя - "ТехноНИКОЛЬ". При этом судебная коллегия соглашается с доводом заявителя о том, что для потребителей знание организационно-правовой формы правообладателя не является важным при наличии ассоциации об одном источнике происхождения испрашиваемых товаров - группы компаний (корпорации) "ТехноНИКОЛЬ".

При указанных обстоятельствах выводы административного органа об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о признании спорного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в отношении заявленных товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая" сделаны с нарушением методологии.

Согласно пункту 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

С учетом конкретных обстоятельств и установления всех необходимых юридически значимых обстоятельств по делу судебная коллегия приходит к выводу о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента как не соответствующего норме статьи 1508 ГК РФ, о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 общеизвестным с 01.01.2022 в отношении испрашиваемых товаров и возложении на Роспатент обязанности внести спорный товарный знак в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в качестве общеизвестного товарного знака.

Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по настоящему делу, понесенные заявителем, относятся на Роспатент как орган, принявший не соответствующий закону ненормативный правовой акт.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.10.2023 об отказе в удовлетворении заявления от 29.12.2022 о признании с 01.01.2022 общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 как не соответствующее норме пункта 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 652011 общеизвестным товарным знаком с 01.01.2022 в отношении товаров 6-го класса "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", товаров 17-го класса "материалы для изоляции", товаров 19-го класса "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 652011 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в качестве общеизвестного товарного знака по заявлению акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" от 29.12.2022.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (ОГРН 1027739072492) 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судья

А.Н. Березина

Судья

И.В. Лапшина