Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2024 г. N С01-806/2024 по делу N СИП-1175/2023 Суд отменил вынесенный ранее судебный акт суда первой инстанции и направил на новое рассмотрение в тот же суд дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку суд первой инстанции фактически не исследовал довод истца о символическом использовании товарного знака, а изложенные выводы не соответствуют имеющимся в деле доказательствам

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июня 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 июня 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Березиной А.Н.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Суши в бутылке" (Кондратьевский просп., д. 62, корп. 6, литера А, пом. 52-Н, каб. 8, вн.тер.г. муниципальный округ Пискаревка, Санкт-Петербург, 195271, ОГРН 1227800124496) на решение Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2024 по делу N СИП-1175/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Суши в бутылке" к обществу с ограниченной ответственностью "Вэлком Груп" (ул. Карла Маркса, д. 2, офис 705, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426032, ОГРН 1111841001887) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 708742 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 121059, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Суши в бутылке" - Кириллов Д.В., Шаньшерова Е.Н. (по доверенности от 02.11.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "Вэлком Груп" - Панин Н.П. (по доверенности от 18.12.2023).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Суши в бутылке" (далее - общество "Суши в бутылке") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Вэлком Груп" (далее - общество "Вэлком Груп") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 708742 в отношении услуг 43-го класса "услуги ресторанов вашоку" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2024 в удовлетворении исковых требований общества "Суши в бутылке" отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Суши в бутылке" просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Общество "Вэлком Груп" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с ее доводами, а также объяснения по делу, общество "Суши в бутылке" - письменные объяснения.

Представители общества "Суши в бутылке" и общества "Вэлком Груп" приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель общества "Суши в бутылке" настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.

Представитель общества "Вэлком Груп" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, общество "Вэлком Груп" является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 708742 (дата приоритета - 27.01.2017, дата регистрации - 17.04.2019), зарегистрированного в отношении товаров 32-го класса МКТУ "коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое", услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку".

Ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения для индивидуализации однородных услуг и полагая, что товарный знак не используется правообладателем в отношении услуг 43-го класса МКТУ "услуги ресторанов вашоку" в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в названной в иске части.

Суд первой инстанции признал соблюдение обществом "Суши в бутылке" досудебного порядка урегулирования спора, его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака для спорной услуги 43-го класса МКТУ "услуги ресторанов вашоку".

При этом, установив использование товарного знака ответчиком, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении спорной позиции.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о заинтересованности истца в подаче иска в отношении упомянутых выше услуг, о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Заявитель кассационной жалобы полагает не соответствующим материалам дела вывод суда первой инстанции о том, что в юридически значимый для разрешения спора период ответчик использовал спорный товарный знак.

По мнению общества "Суши в бутылке", представленные ответчиком в материалы дела доказательства не подтверждают использование спорного товарного знака: суд нарушил принцип достаточности доказательств при установлении факта реального использования товарного знака в отношении спорной рубрики и необоснованно проигнорировал аргументы истца о незначительном объеме использования.

Податель кассационной жалобы считает, что сам по себе факт продажи блюд японской кухни не является достаточным доказательством оказания спорной услуги 43-го класса МКТУ "услуги ресторанов вашоку".

Заявитель кассационной жалобы оспаривает также зафиксированные в судебном акте ответы представителя общества "Суши в бутылке" на вопросы суда в судебном заседании 28.02.2024, поясняя, что они не соответствуют действительности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

На основании пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При этом в пункте 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, специально отмечено, что при анализе перечня товаров, в отношении которых доказывается использование товарного знака, однородность товаров не учитывается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркивает, что в отличие от общего правила о неучете использования товарного знака в отношении однородных товаров однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам (определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014).

Вместе с тем для применения подхода, изложенного в указанном определении Верховного Суда Российской Федерации, правообладателем должна быть доказана широкая известность товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании для конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015, от 10.10.2016 по делу N СИП-124/2016, от 28.11.2016 по делу N СИП-186/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2017 N 300-ЭС17-1227 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 10.04.2017 по делу N СИП-11/2016.

В данном случае обществом "Вэлком Груп" не доказывалась широкая известность используемого им товарного знака.

Таким образом, в рамках данного спора ответчик должен был доказать использование спорного товарного знака непосредственно в отношении услуги 43-го класса МКТУ "услуги ресторанов вашоку".

Суд первой инстанции установил, что общество "Вэлком Груп" является владельцем ресторана "Ронни бургер клуб", меню указанного заведения в спорный трехлетний период содержало и содержит в настоящее время блюда "вашоку", что согласно выводам суда первой инстанции подтверждается протоколами осмотра группы в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/ ronnyburgerclub и сайта ресторана https://ronny.club/.

Суд первой инстанции отметил, что в подтверждение факта использования спорного товарного знака ответчик представил в материалы дела договоры коммерческой концессии в отношении спорного товарного знака, доказательства исполнения договоров.

В соответствии с выводами суда первой инстанции вашоку - это в первую очередь философия здорового образа жизни, традиционная японская диета, направленная на продление жизни, занесенная в список нематериального наследия ЮНЕСКО, исключающая употребление алкоголя.

Содержащиеся в кассационной жалобе общества "Суши в бутылке" доводы сводятся к тому, что представленные обществом "Вэлком Груп" доказательства не подтверждают использование товарного знака в надлежащем объеме: использование носит символический характер.

Всемирная организация интеллектуальной собственности в пунктах 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность указывает, что использование товарных знаков должно быть предано гласности, т.е. товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу N СИП-185/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2017 N 300-ЭС17-4136 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Вместе с тем этот подход к толкованию положений статьи 1486 ГК РФ не применен судом первой инстанции в настоящем деле.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (07.08.2023), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 07.08.2020 по 06.08.2023 включительно.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: вывод об использовании ответчиком спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 708742 в отношении услуги 43-го класса МКТУ "услуги ресторанов вашоку" с учетом положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не может быть сделан только на основании заключенных договоров коммерческой концессии.

Должно быть доказано оказание конкретных услуг потребителям (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

В обоснование своих выводов суд первой инстанции ссылается на нотариальный протокол осмотра меню сайта ответчика от 08.02.2024. Однако меню в протоколе осмотра актуально на дату составления этого протокола, т.е. на 08.02.2024, тогда как ответчик обязан был доказать использование спорного товарного знака за период с 07.08.2020 по 06.08.2023.

При изложенных обстоятельствах названный протокол является неотносимым доказательством и не подлежал оценке судом первой инстанции.

Таким образом, в качестве единственного доказательства использования товарного знака в отношении спорной рубрики в материалы дела приобщен нотариальный протокол осмотра страницы сообщества ответчика "ВКонтакте" от 08.02.2024, зарегистрированный в реестре за номером 18/24-н/18-2024-4-42, содержащей отзывы потребителей, посетивших соответствующее заведение ответчика:

16.12.2020 в группе в социальной сети "ВКонтакте" размещена запись о блюде, предлагаемом в заведении: бургер "Самурай" с соусами хойсин с том ямом и пряный дайкон;

11.04.2022 в группе в социальной сети "ВКонтакте" размещена запись о блюдах, предлагаемых в заведении: лапша вок, супы рамен и фо;

05.05.2022 в группе в социальной сети "ВКонтакте" размещена запись о блюдах, предлагаемых в заведении: фо со свининой и рамен с курицей;

20.09.2022 в группе в социальной сети "ВКонтакте" размещена запись о блюдах, предлагаемых в заведении: боул с курицей (диетическое мясо курицы) и удон под соусом унаги;

09.11.2022 в группе в социальной сети "ВКонтакте" размещена запись о блюде, предлагаемом в заведении: рамен с курицей, на что обращено внимание в объяснениях ответчика от 18.06.2024.

В суде первой инстанции, а также в кассационной жалобе истец ссылается на то, что использование товарного знака в отношении спорной рубрики доказывается только продажей бургера "Самурай" лишь с одним отзывом потребителя и супа рамен, отзывы потребителей о котором отсутствуют, в связи с чем такое использование товарного знака является символическим.

Между тем из содержания обжалуемого судебного акта не усматривается, что суд первой инстанции исследовал приведенные обстоятельства.

Учитывая специфичность спорной позиции - не "услуги ресторанов" в широком смысле, а именно "услуги ресторанов вашоку" (с учетом содержания этой услуги, установленного судом первой инстанции), должна быть проанализирована не деятельность по подаче блюд как таковая, а лишь та деятельность и по подаче лишь тех блюд, которые охватываются понятием "вашоку", и деятельность, которая под это понятие подпадает, должна быть оценена с точки зрения ее объема (пункт 166 Постановления N 10).

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении, в частности, должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; обоснования принятых судом решений.

Суд первой инстанции фактически не исследовал довод общества "Суши в бутылке" о символическом использовании товарного знака, а изложенные в обжалуемом судебном решении выводы не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, что на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

Установленные президиумом Суда по интеллектуальным правам нарушения норм процессуального права, допущенные судом первой инстанции при рассмотрении данного дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам в силу части 1 статьи 288, пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, дать надлежащую правовую оценку доводам участвующих в деле лиц, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции также надлежит разрешить вопрос о распределении судебных расходов по делу, в том числе за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2024 по делу N СИП-1175/2023 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

А.Н. Березина