Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Улубаевой И.С.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Талай" (ул. Героев Сибиряков, д. 65 А, г. Воронеж, 394051, ОГРН 1033600042937) на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2022 по делу N А14-8974/2021 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Нью иммо сервисиз" (ул. Верхняя Красносельская, д. 3А, пом. 108, Москва, 107140, ОГРН 1207700158280) к обществу с ограниченной ответственностью "Талай" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Нью иммо сервисиз" - Быковский В.А. (по доверенности от 27.03.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Талай" - Гульева О.В. (по доверенности от 01.03.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Нью иммо сервисиз" (далее - общество "Нью иммо сервисиз") обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Талай" (далее - общество "Талай") о взыскании компенсации в 12 101 936 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 464912, N 651329, N 644261, N 654260, N 643516, N 643514, N 655634, N 656435.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 14.01.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец отказался от иска в части взыскания компенсации в размере 11 683 231 за период с 12.10.2013 по 19.11.2020, запрещении использования обозначения "Акварель" в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ и однородных им услуг на интернет-сайте, в социальных сетях в том числе любое использование товарных знаков в документообороте и любым иным образом. Истец настаивал на требовании о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 418 705 рублей за период с 20.11.2020 по 20.02.2021.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2022 решение Арбитражного суда Воронежской области от 14.01.2022 отменено, принят отказ истца от иска в части взыскания компенсации в размере 11 683 231 рублей и запрещения использования обозначения "Акварель" в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ, а также однородных с ними услуг на интернет-сайте и в социальных сетях с целью индивидуализации развлекательных центров, в том числе любое использование товарных знаков в документообороте, производство по делу в указанной части прекращено. С общества "Талай" в пользу общества "Нью иммо сервисиз" взыскана компенсация за незаконное использование товарных знаков в размере 418 705 рублей и расходы по госпошлине в размере 20 374 рублей.

Не согласившись с постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2022, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование поданной кассационной жалобы общество "Талай" указывает, что судом апелляционной инстанции нарушены нормы процессуального права, а именно установленный статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принцип равноправия сторон при осуществлении судопроизводства в арбитражном суде, в том числе равные права сторон на представление доказательств, а также нормы статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество "Талай" полагает, что суд апелляционной инстанции необоснованно отказал в удовлетворении заявленного им ходатайства о снижении размера компенсации в порядке пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что не осуществляет деятельность по оказанию услуг по продвижению товаров для третьих лиц, в том числе путем осуществления специальной выкладки, демонстрации товаров, исследования потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей информацию о таких товарах либо путем иных мероприятий. Данная деятельность осуществляется арендаторами самостоятельно в рамках ведения ими коммерческой деятельности. Осуществляемая обществом "Талай" деятельность в связи с функционированием комплекса "Акварель", находящегося в его собственности, необходимо классифицировать как услуги 36-го класса МКТУ, в то время как истец использует спорные товарные знаки в целях оказания услуг, поименованных в 35, 39, 41, 44, 45 классах МКТУ, которые, по мнению ответчика, не являются однородными товарам и услугам, указанным в 36 классе МКТУ.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу, в котором выразил свое несогласие с доводами кассационной жалобы.

В судебном заседании представитель общества "Талай" поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "Нью иммо сервисиз" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарные знаки " ", " ", " ", " ", " ", " ", " " по свидетельствам Российской Федерации N 464912, N 651329, N 654261, N 654260, N 643516, N 643514, N 656434, N 656435, зарегистрированные, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ.

Принадлежность истцу исключительных прав на спорные товарные знаки установлена судами на основании представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

Обществу "Нью иммо сервисиз" стало известно, что ответчик использует обозначение, сходное с его товарными знаками, для индивидуализации торгового центра "АКВАРЕЛЬ" в г. Щербинке, путем использования обозначения на вывеске, в рекламе, в доменном имени http://tk-akvarel.ru/, а также на адресуемом им интернет-сайте, в подтверждение чего представлено заключение специалиста Родионовой Е.М. от 26.11.2020, протокол осмотра нотариусом информации в сети "Интернет" от 02.11.2020.

Ссылаясь на то, что разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности у общества "Талай" отсутствует, в досудебном порядке урегулировать спор не удалось, истец обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что услуги, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, и деятельность, осуществляемая ответчиком с использованием спорного обозначения, не являются однородными.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не согласился с выводами суда первой инстанции и, основываясь на осуществленном сравнении используемых ответчиком и принадлежащих истцу обозначений, однородности услуг 35-го класса, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца, и деятельности ответчика по прокату рекламных щитов, публикации рекламных текстов, рекламе интерактивной, рекламе наружной, аренде недвижимого имущества, пришел к выводу о вероятности смешения сравниваемых обозначений и о нарушении прав истца на товарные знаки действиями ответчика.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суд апелляционной инстанции, учитывая характер нарушения исключительных прав истца и степень вины нарушителя, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в заявленном истцом размере - 418 705 рублей. Размер компенсации рассчитан истцом на основании заключения специалиста. При этом суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об уменьшении размера компенсации в порядке пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав присутствовавших в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Сторонами не оспариваются выводы судов относительно принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки, а также о сходстве используемого ответчиком обозначения со средствами индивидуализации истца.

С учетом части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы судов в указанной части судом кассационной инстанции не проверяются.

Доводы заявителя кассационной жалобы относительно отказа суда апелляционной инстанции в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств Судом по интеллектуальным правам отклоняются как заявленные без учета правовой позиции, изложенной в абзаце 6 пункта 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", из которого следует, что ходатайство о принятии новых доказательств с учетом требований части 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должно быть заявлено лицами, участвующими в деле, до начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу. Данное ходатайство должно соответствовать требованиям части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть содержать обоснование невозможности представления данных доказательств в суд первой инстанции, и подлежит рассмотрению арбитражным судом апелляционной инстанции до начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

Ответчик каких-либо убедительных доводов о невозможности представления доказательств при рассмотрении спора по существу не привел, в связи с чем апелляционный суд обоснованно отклонил ходатайство ответчика о приобщении дополнительных доказательств.

Реагируя на довод ответчика о том, что суд апелляционной инстанции необоснованно приобщил к материалам дела возражение на отзыв от 15.04.2022 и приложенные к нему документы, поступившие от истца, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что из текста обжалуемого судебного акта не следует, что указанные документы исследовались судом апелляционной инстанцией и были положены в основу судебного акта.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суд апелляционной инстанции действовал в пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод кассационной жалобы о том, что услуги, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, и осуществляемая ответчиком деятельность не являются однородными, подлежит отклонению.

Суд по интеллектуальным правам считает, что методология определения однородности услуг, установленная Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), судом апелляционной инстанции соблюдена.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Как установлено судом апелляционной инстанции, общество "Талай" предоставляет в аренду помещения торгового комплекса, непосредственно предназначенные для осуществления розничной торговли товарами различного назначения с соблюдением ассортиментного перечня товаров, осуществляет деятельность по прокату рекламных щитов, публикации рекламных текстов, рекламы, рекламы интерактивной и компьютерной сети, рекламы наружной, что является однородным рекламным услугам 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Кроме того, осуществляемая ответчиком деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества является однородной услугам 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы", для индивидуализации которых в числе прочего зарегистрированы спорные товарные знаки истца.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что рекламирование деятельности арендаторов в торговых центрах является обычной практикой и осуществляется путем размещения в торговом центре и за его пределами рекламных стендов, рекламных указателей, рекламных аудиооповещений посетителей торгового центра о товарах арендаторов, в том числе посредством заключения договоров с собственником торгового центра. Осуществление аналогичной деятельности в спорном торговом центра подтверждается представленной истцом в материалы дела фотографией (т.1, л. д. 31).

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к основанному на материалах дела выводу об однородности осуществляемой ответчиком деятельности упомянутым услугам 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Суд по интеллектуальным правам, оценив выводы суда апелляционной инстанции и сопоставив их с обстоятельствами дела, пришел к выводу о том, что оспариваемые ответчиком выводы соответствуют положениям пункта 45 Правил N 482, и разъяснениям высшей судебной инстанции, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10.

Установление данных обстоятельств (вопросов сходства, однородности, смешения) является вопросами факта и относится к компетенции судов первой и апелляционной инстанций.

Суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судами методологии установления сходства сравниваемых средств индивидуализации и вероятности их смешения (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Довод кассационной жалобы о необоснованном отказе суда апелляционной инстанции в снижении размера компенсации на основании положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ подлежит отклонению.

По смыслу положений статей 1252, 1301, 1515 ГК РФ размер компенсации определяется за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В силу абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В пункте 64 Постановления N 10 разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Вместе с тем сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Как следует из материалов дела, ответчиком в суде первой инстанции не было заявлено о снижении размера компенсации на основании положений, предусмотренных положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, в связи с чем правовые основания для применения данной правовой нормы у суда апелляционной инстанции отсутствовали.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Безусловных оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам также не установлено.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены принятого по делу судебного акта суда апелляционной инстанции.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2022 по делу N А14-8974/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Талай" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев