Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.

судей Лапшиной И.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Королевой А.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Аромат" (ул. Фактулина, 7, г. Казань, Республика Татарстан, 420021, ОГРН 1021603468138) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 07.04.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 138334.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АБАР" (ул. Рабочая, д. 1 А, г. Минеральные воды, Минераловодский район, Ставропольский край, 357202, ОГРН 1022601449023).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Аромат" - Кромкина А.Н. (по доверенности от 05.07.2021 N 384), Ловцова М.С. (по доверенности от 05.07.2021 N 384), Терешина М.Ю. (по доверенности от 23.09.2021 N 409);

от общества с ограниченной ответственностью "АБАР" - Косунов О.А. (по доверенности от 26.07.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-660-41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Аромат" (далее - общество "Аромат") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 07.04.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 138334.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АБАР" (далее - общество "АБАР").

В судебном заседании 07.12.2021 представители заявителя заявили об отзыве довода о том, что действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на спорный товарный знак, представляют собой недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом, просили указанный довод не оценивать, что нашло отражение в протоколе судебного заседания от 07.12.2021.

В судебном заседании представители заявителя поддержали требования, изложенные в заявлении, уточнив нормы права, на соответствие которым заявитель просит проверить оспариваемое решение Роспатента: абзацы второй и шестой пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) - в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, и абзац второй пункта 2 той же статьи Закона - в отношении услуг.

Роспатент и общество "АБАР" возражали против удовлетворения заявленных требований, считая оспариваемый ненормативный правовой акт законным и обоснованным.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

На имя товарищества с ограниченной ответственностью "Юнитоп" 28.02.1996 был зарегистрирован словесный товарный знак "ШИПР" по свидетельству Российской Федерации N 138334 (дата приоритета - 07.09.1995, дата окончания срока действия регистрации 07.09.2025), в отношении товаров 3-го класса "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие", услуг 35-го класса "изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями" и услуг 42-го класса "реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Впоследствии в результате регистрации Роспатентом 22.04.2014 за номером РД0146392 договора отчуждения исключительное право на указанный товарный знак перешло обществу "АБАР".

Общество "Аромат" 10.12.2020 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку общества "АБАР", мотивированным ссылками на статьи 1 и 6 Закона о товарных знаках.

Изложенные в возражении доводы по существу сводились к тому, что спорный товарный знак является обозначением, не обладавшим на дату его приоритета различительной способностью. В течение длительного периода с 30-х годов XX века по 1991 год в историческую эпоху существования СССР оно использовалось различными фабриками - производителями парфюмерно-косметических изделий, в силу чего уже не может индивидуализировать соответствующие товары и связанные с их реализацией и продвижением на рынке услуги того или иного одного производителя, то есть отличать их от однородных товаров и услуг других производителей. Кроме того, податель возражения указывал, что спорное обозначение использовалось как наименование одеколонов, духов с определенными свойствами (с ведущим запахом дубового мха и цитрусов).

С учетом широкой известности парфюмерно-косметического средства (одеколона) под обозначением "Шипр" предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении указанных в его регистрации услуг 35 и 42-го классов МКТУ, как отметило общество "Аромат" в возражении, будет вводить потребителей в заблуждение.

В подтверждение изложенных в возражении доводов обществом "Аромат" были представлены, в частности, копии следующих документов: изданная в период СССР справочная литература в парфюмерно-косметической отрасли производства; изданная в период СССР художественная литература; распечатки сведений из сети Интернет; нормативные акты и письма исполнительных органов государственной власти СССР относительно парфюмерно-косметической отрасли производства; отчеты научно-исследовательских институтов в парфюмерно-косметической отрасли производства СССР; плановые отчеты, относящиеся к периоду с 30-х годов XX века по 1991 год, парфюмерно-косметических фабрик СССР; каталоги "Товары - почтой" 80-х годов XX века; социологический отчет по результатам опроса потребителей; претензионное письмо правообладателя о нарушении его исключительного права на оспариваемый товарный знак; учредительные документы лица, подавшего возражение, связанные с приватизацией государственного производственного предприятия, и его отчеты о выпуске продукции.

Рассмотрев изложенные в возражении доводы и приложенные к нему источники информации, Роспатент пришел к выводу о заинтересованности общества "Аромат" в подаче возражения.

Вместе с тем, проведя анализ приложенных к возражению материалов, административный орган установил отсутствие необходимых документов, раскрывающих хозяйственную деятельность совершенно разных конкретных лиц, производящих соответствующие товары, и содержащих сведения об объемах и длительном периоде самостоятельного производства ими этих конкретных товаров в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака обязательно независимо друг от друга, а также о неоднократности использования ими обозначения именно в качестве видового наименования строго определенных товаров и об известности этих конкретных производителей и их товаров российским потребителям.

Как указал Роспатент, в представленных с возражением материалах действительно, обнаруживаются сведения о том, что в историческую эпоху существования СССР соответствующее обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, использовалось различными советскими фабриками - производителями парфюмерно-косметических изделий, и такая их продукция, маркированная данным обозначением, была известна советским потребителям.

При этом административный орган пришел к выводу о том, что в данных материалах возражения соответствующее обозначение упоминается не в качестве имени нарицательного - видового наименования того или иного товара, а как имя собственное - заключенное в кавычках и начинающееся с заглавной буквы название одеколона, духов и пудры, то есть служащее, скорее всего, именно как средство индивидуализации таких товаров их производителя, в том числе привлекающее к ним особое внимание потребителей и тем самым способствующее их продажам. Роспатент также указал, что эти товары выпускались в исторический период существования СССР и, как известно, в условиях командно-административной системы управления экономикой и соответствующей ей плановой системы организации производства товаров, когда соответствующее средство их индивидуализации было необходимо только лишь для привлечения к ним внимания советских потребителей и повышения у них спроса на эти товары посредством такого бренда, в то время как их производителем, собственником и бенефициаром их реализации являлось, на самом деле, лишь одно лицо - государство.

Административный орган также обратил внимание на то, что определенные качества, свойства и состав данных товаров, их ассортимент и объемы выпуска регламентировались и контролировались исключительно государством в лице исполнительных органов государственной власти СССР с учетом разрабатываемых его научно-исследовательскими институтами требований, а вовсе не разными производителями на основании разработанных ими уникальных и принадлежащих только им на праве собственности технических условий.

Так, Роспатент счел, что производственная деятельность упоминаемых в представленных архивных документах советских фабрик, непосредственно изготавливавших соответствующие товары, осуществлялась исключительно в рамках исполнения ими плановых заданий собственника - государства, за которые эти предприятия и отчитывались перед ним. В то же время, они совсем не занимались вопросами реализации выпущенных ими товаров, что было также исключительно в компетенции государства.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу об отсутствии необходимых доказательств самих фактов введения в гражданский оборот в соответствующий период таких товаров различными и обязательно не связанными друг с другом лицами.

Помимо этого, административный орган указал на отсутствие оснований полагать, что упомянутые выше различные конкретные виды товаров (одеколон, духи, пудра), маркированные соответствующим обозначением, относились к одному и тому же конкретному виду товаров либо к одной и той же конкретной, специально определенной, разновидности товаров "шипр" без обязательного упоминания с этим определенным названием вышеуказанных реально видовых наименований товаров "одеколон", "духи" или "пудра" и т.п.

В то же время Роспатент отметил, что в приложенных к возражению документах действительно упоминаются различные конкретные фабрики, непосредственно изготавливавшие в вышеупомянутый период с 30-х годов XX века по 1991 год соответствующие товары, однако, как указал административный орган, обществом "Аромат" не были представлены какие-либо доказательства известности этих конкретных производителей того времени и именно их товаров российским потребителям.

Оценив результаты социологического опроса, Роспатент установил, что обозначение "ШИПР" известно подавляющему большинству опрошенных (82,9%), но каких-либо конкретных производителей товаров под этим обозначением абсолютное большинство (91%) не смогло назвать, в то время как большинство респондентов (48,2%) считают, что соответствующие товары выпускаются все же только одним производителем, а о гипотетически разных их производителях заявили лишь 21,1%.

Вместе с тем Роспатент указал на то, что исходя из весьма большой длительности государственной регистрации оспариваемого товарного знака (примерно в течение 25 лет) вполне можно полагать, напротив, и то, что современный российский потребитель может быть знаком все же с соответствующей продукцией именно правообладателя либо его правопредшественников или нескольких лицензиатов, среди которых, согласно сведениям о данной регистрации товарного знака, было, в том числе, и лицо, подавшее возражение, в частности, на основании неисключительной лицензии в период с 2007 по 2009 годы, то есть тем самым оно признавало правомерность государственной регистрации оспариваемого товарного знака. Роспатент в качестве аргументации решения подчеркнул, что довод правообладателя о том, что уже утраченный и не используемый кем-либо в дате приоритета оспариваемого товарного знака "государственный" бренд был возрождён именно правообладателем и использовался им, никак не опровергнут.

В связи с изложенным административный орган признал доводы возражения основанными только лишь на исторических сведениях об уже использовавшемся в некоторый период времени в XX веке соответствующем обозначении в отношении выпускаемых различными советскими фабриками товаров, которые обладали определенными, известными советским потребителям, свойствами.

Не согласившись с выводами, изложенными в решении Роспатента от 07.04.2021, общество "Аромат" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование требования о признании недействительным решения Роспатента, заявитель указывает, что представленные с возражением материалы подтверждают, что обозначение "Шипр" не обладает различительной способностью и не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака (отличать соответственно товары и услуги одним юридических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц).

Общество "Аромат" указывает, что в материалах возражения содержаться, в том числе словарные и справочные источники информации, из которых следует, что шипры (шипровые ароматы) являются отдельной группой ароматов и характеризуются определенными основными составляющими. В подтверждение названных обстоятельств заявитель обращает внимание суда на то, что с материалами возражения были представлены многочисленные материалы, среди которых книга "Парфюмерия и косметика" (Р.А. Фридман, изд. 2-е переработ. и допол., М., "Пищевая промышленность", 1975), учебное пособие "Основы производства парфюмерии и косметики" (Г.Н. Каспаров, М., "Пищевая промышленность", 1978), Товарный словарь (М., Государственное издательство торговой литературы, 1959), в которых раскрывается понятие "шипр". Общество "Аромат" также ссылается на выдержки из художественной литературы, а именно повесть "Запах "Шипра" Михаила Михеева и роман "Гиперболоид инженера Гарина" Алексея Толстого.

Кроме этого заявитель отмечает наличие в материалах возражения сведений из сети "Интернет", содержащих информацию о характеристиках шипровых ароматов, их классификации, названии самых известных шипровых ароматов.

В материалы административного дела, как указывает общество "Аромат", представлены также фактические данные из Российского государственного архива экономики (РГАЭ); Российского государственного архива в городе Самаре (РГА в г. Самаре); выдержки из материалов, сопровождающих производство и реализацию продукции "ШИПР" и другие материалы за разные года до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в том числе копии: прейскуранта на парфюмерно-косметические изделия 1935 г.; отчета Ленинградской парфюмерной фабрики N 4 "ГЛАВПАРФЮМЕР" за 1939 г.; годового отчета МПП СССР Центральной бухгалтерии "ГЛАВПАРФЮМЕР" за 1951 г.; сборника отчетов о НИР парфюмерной лаборатории за 1951 г. ВНИИ Синтетических и Натуральных Душистых Веществ (ВНИИСНДВ), "ГЛАВПАРФЮМЕР" - МПП СССР; отчета по сбытовой деятельности Главпарфюмера за 1952 г.; данных об ассортименте парфюмерно-косметических изделий на 1952 г. МПП СССР "Главпарфюмер"; сборника отчетов о научно-исследовательских работах парфюмерной лаборатории за 1963 г. ВНИИ Синтетических и Натуральных Душистых Веществ "(ВНИИСНДВ), ГЛАВПАРФЮМЕР; данных об ассортименте парфюмерно-косметических изделий на 1953 г. МППТ - СССР "Главпарфюмер"; приказа по Главпарфюмеру от 25.02.1954 N 94; плана производства МППТ - СССР "Главпарфюмер" на 1954 г.; сборника отчетов о НИР парфюмерной лаборатории за 1954 г. ВНИИ синтетических и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ) МППТ "ГЛАВПАРФЮМЕР"; отчета ВНИИСНДВ "ГЛАВПАРФЮМЕР"; копия справки о себестоимости и рентабельности выпущенной продукции в 1955 г. по Львовской парфюмерно-косметической фабрике; заключения ВНИИСНДВ Главпарфюмера по научным открытиям, изобретениям и рационализаторским предложениям за 1954 г.; годового отчета Ленинградской государственной парфюмерной фабрики "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" за 1955 г.; отчета Московской парфюмерно-косметической фабрики N 3, ГЛАВПАРФЮМЕР, МППТ СССР за 1955 г.; проекта плана производства по парфюмерно-косметической промышленности на 1957 г.; материалов дела N 011 Госплан СССР, Бюро цен. "Переписка по ценам на парфюмерно-косметические товары"; сборника отчетов о НИР сектора экономики и организации производства за 1963 г. и за 1964 г. ВНИИ синтетических и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ); материалов дела N 011 "Материалы и переписка по ценам на парфюмерно-косметические товары, туалетное и хозяйственное мыло" Совета народного хозяйства СССР (СНХ СССР), Бюро цен (т. 1, 1965 г.); плановых калькуляций Казанской парфюмерно-косметической фабрики "Аромат"; отчета по форме N 1-п о производстве продукции за 1991 г. фабрики "Аромат"; актов проверок внедрения и соблюдения стандартов и технических условий на Казанской парфюмерно-косметической фабрике "Аромат"; материалов о результатах проверки Казанской парфюмерно-косметической фабрики "Аромат" в 1981 - 1987 гг.; актов от 15.09.1989 N 251, от 29.08.1990 N 225, от 11.10.1991 N 222; прейскуранта розничных цен на парфюмерно-косметические товары, сниженных с 1-го июня 1937 г.; фотографические изображения образцов этикеток, флаконов с обозначением "ШИПР", выдержки из архивных материалов, сопровождающих производство и реализацию продукции за 1991, 1994, 1995 годы.

По мнению общества "Аромат", представленные фактические данные свидетельствуют о производстве и реализации парфюмерно-косметических изделий, а именно, духов, одеколонов с обозначением "Шипр" длительное время, по крайней мере, с конца 1930-х годов, до даты приоритета спорного товарного знака, то есть более 56 лет, независимыми производителями, в результате чего обозначение "Шипр" нельзя признать обладающим различительной способностью.

Заявитель указывает, что тот факт, что оспариваемое обозначение "Шипр" не воспринимается как обозначение, индивидуализирующее товары 3-го класса МКТУ, подтверждается представленным в материалы административного дела аналитическим отчетом, подготовленным обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" по итогам социологического исследования "Характер различительной способности обозначения "ШИПР" среди потребителей России", проведенным при участии сотрудников кафедры методологии социологических исследований социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова с 1 по 15 июля 2020 года. Из проведенного социологического исследования следует, что большинство российских потребителей ассоциируют обозначение "Шипр" не только с группой парфюмерных, косметических и гигиенических товаров, но и с конкретным видом товара этой группы - одеколоном.

С учетом широкой известности обозначения "Шипр" для парфюмерно-косметических товаров предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении указанных в его регистрации услуг 35 и 42-го классов МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение.

В целом выводы Роспатента заявитель оценивает как необоснованные и базирующиеся на не подтвержденных документально доводах правообладателя спорного товарного знака и носящие предположительный характер.

При этом общество "Аромат" обращает внимание суда на то, что общество "АБАР" не отрицало, что потребитель ассоциирует товарный знак с определенным ароматом, знает о его ароматических характеристиках; не отрицает массовое производство одеколона "Шипр" на территории СССР.

Кроме этого, заявитель со ссылкой на решения Роспатента по заявкам N 2005707421, N 2008701068, N 2016725919 на регистрацию товарных знаков со словесным обозначением "Шипр" и по свидетельству N 440024 указывает на нарушение Роспатентом общеправового принципа правовой определенности, поскольку в рамках соответствующих административных производств Роспатент признавал указанное словесное обозначение неохраноспособным.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на него, выслушав правовую позицию лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявления общества "Аромат" в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом не пропущен, что не оспаривается административным органом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает общество "Аромат".

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (07.09.1995) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, состоит из Закона о товарных знаках (в первоначальной редакции).

Согласно абзацам второму и шестому пункта 1 статьи 6 названного Закона, на соответствие которым общество "Аромат" просит проверить оспариваемое решение Роспатента, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, а также указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Под указанные основание отказа в регистрации подпадают обозначения, которые в силу фактических обстоятельств не способны выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать (отличать) соответственно товары и услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Так, различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака - способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, - может отсутствовать в том числе в перечисленных выше случаях, предусмотренных абзацами вторым и шестым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, на соответствие которым заявитель просит проверить оспариваемое решение Роспатента. Соответственно, отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано в том числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров.

Аналогичные положения содержались и в пункте 3.1.2 Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983 N 131.

Следует отметить, что в отзыве Роспатента правомерно отмечено отсутствие в возражении заявителя и заявлении в суд ссылки на абзац четвертый пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. Данное обстоятельство заявителем не оспаривается.

Вместе с тем Роспатент сделал не соответствующий обстоятельствам дела вывод о том, что доводы заявителя сводятся к основанию, установленному именно в данной норме (вхождение обозначения во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида). Из возражения общества "Аромат" усматривается, что его доводы были основаны также и на обстоятельствах, подпадающих под действие абзацев второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенный в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932, вид товара и разновидности товара также относятся к характеристикам товара. Вид товара - это главные свойства или характеристики, по которым узнается товар. Вид товара может быть разделен на разновидности в зависимости от используемой классификации. Обозначения, представляющие разновидности товара, также могут быть характеризующими товары, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникшие у потребителей.

Оценив собранные в рамках административного производства доказательства, коллегия судей пришла к выводу о том, что, вопреки выводам Роспатента, обществом "Аромат" с возражением были представлены необходимые и достаточные источники информации, подтверждающие его доводы, в том числе словарные и справочные источники информации, распечатки из общедоступных источников информации, из которых следует, что одеколоны "Шипр" представляют собой родовое понятие одеколонов (особую группу одеколонов) и характеризуются определенными основными составляющими и известным потребителю ароматом. Данное обстоятельство обусловлено, вопреки выводам Роспатента, в том числе производством и реализацией идентичной продукции, маркированной обозначением "Шипр", с совпадающими (аналогичными) характеристиками различными советскими производителями в течение многих десятилетий задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В частности, с материалами возражения обществом "Аромат" были представлены результаты социологического исследования, проведенного среди потребителей парфюмерно-косметической продукции, которые подтверждают известность обозначения "ШИПР" российским потребителям до даты приоритета спорного товарного знака, а также тот факт, что обозначение "ШИПР" воспринимается большинством потребителей не как средство индивидуализации, а как название товара, относящегося к группе парфюмерно-косметических и гигиенических товаров и в частности ассоциируется с одеколоном.

Названное социологическое исследование было проведено в шести городах России в различных регионах: Москва (500 человек), Санкт-Петербург (500 человек), Екатеринбург (125 человек), Казань (125 человек), Краснодар (125 человек), Новосибирск (125 человек). Опрос проводился в магазинах, торгующих парфюмерными, гигиеническими и косметическими изделиями среди потребителей в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно обобщенным результаты исследования общественного мнения российских потребителей обозначение "ШИПР" известно 82,9 % потребителей России, при этом уровень известности данного обозначения не зависит от пола и возраста потребителей; 56,6 % потребителей среди тех, кому известно обозначение "ШИПР", и 65,9 % среди тех, кто не затруднился с ответом, воспринимают обозначение "ШИПР", как название товара, а не как обозначение, служащее для индивидуализации товаров конкретного производителя; у 78,5 % потребителей среди тех, кому известно обозначение "ШИПР", данное обозначение ассоциируется с парфюмерными изделиями; у 27,8 % потребителей данное обозначение ассоциируется с косметическими товарами, у 22 % - с гигиеническими средствами, у 84,3 % - с одеколоном; товары под обозначением "ШИПР" известны 25 лет и более 45,4 % потребителей в целом и 50,5 % потребителей из тех, кто не затруднился с ответом, 35 лет и более - 24,2 % потребителей в целом и 26,9 % потребителей из тех, кто не затруднился с ответом; среди потребителей, у которых обозначение "ШИПР" ассоциируется с парфюмерными, косметическими и гигиеническими товарами, 21,1 % потребителей в целом и 30,5 % среди тех, кто не затруднился с ответом, считают, что товары с обозначением "ШИПР" производятся разными производителями; 30,7 % затруднились с ответом; 91 % тех потребителей, которые считают, что товары с обозначением "ШИПР" производятся одним производителем, затруднились назвать какого-либо производителя, а остальные называли разных производителей.

Достоверность результатов опроса общественного мнения, проведенного специализированной социологической организацией, иными лицами, участвующими в деле, не опровергнута.

Таким образом, из представленного в материалах дела социологического исследования следует, что большинство российских потребителей ассоциирует обозначение "ШИПР" не только с группой парфюмерных, косметических и гигиенических товаров, но и с конкретным видом товара этой группы - с одеколоном; спорное обозначение было известно потребителем задолго до даты приоритета спорного товарного знака, при этом не ассоциируется с конкретным производителем.

Согласно позиции высшей судебной инстанции, изложенной в упомянутом выше определении от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932, оценка различительной способности обозначения производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Представленное в материалы административного дела социологическое исследование, вопреки мнению Роспатента, подтверждает известность обозначения "ШИПР" российским потребителям до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также восприятие указанного обозначения большинством потребителей не как средства индивидуализации, а как видовое обозначение товара, относящегося к группе парфюмерно-косметических и гигиенических товаров и в частности ассоциируется с одеколоном.

Кроме того, согласно представленной в материалах дела книге Р.А. Фридмана "Парфюмерия и косметика", изд. 2-е переработанное и дополненное, М., "Пищевая промышленность", 1975, приводится классификация ароматов в табличной форме. В графе "Направление запаха" таблицы перечислены запахи тех душистых веществ, которые в основном определяют характер запаха духов. При этом в графе "Направление запаха" у значительного количества духов указано "Шипр". В графе "Характеристика запаха" аромат некоторых духов ("Днипро", "Кармен", "Маска", "Кристалл" и другие) описывается через сравнение с шипром. В этой же таблице дается характеристика запаха духов "Шипр" "сильный, свежий, суховатый, с оттенком запаха полевых цветов или леса, не раздражающий обоняние. Типично мужские духи", в качестве направления запаха указан дубовый мох и бергамот (том 11, л.д. 4 - 11).

В учебном пособии Г.Н. Каспарова "Основы производства парфюмерии и косметики" (том 11, л.д. 13-18) указано, что "Запахи шипра и фужера определяются сочетанием душистых веществ, обладающих цитрусовым запахом, с дубовым мхом и компонентами розы, жасмина и гвоздики... Рассмотрим построение парфюмерной композиции с фантазийным запахом на примере композиции с запахом шипра. Основными компонентами, определяющими запах шипра, являются следующие: дубовый мох, бергамотовое, лимонное, лавандовое, ветиверовое, пачулиевое масла, ладанник, соединения с мускусным запахом, запахом амбры, ванили".

В Товарном словаре под ред. Пугачева И.А. (том 11, л.д. 20-28) одеколон "ШИПР" относится к группе А (одеколоны высшего качества, по качеству и составу одеколоны этой группы приближаются к духам). В качестве ведущего запаха указаны дубовый мох и цитрусовый. У ряда поименованных в статьей словаря одеколонов в качестве ведущего запаха обозначен "шипровый".

В отношении представленных сведений из сети Интернет следует отметить, что данные источники также определяют "Шипр" как популярные духи, аромат которых создан в 1917 году знаменитым французским парфюмером Франсуа Коти, а также как вид аромата, отмечая при этом, что среди парфюмеров и знатоков слово "шипр" давно употребляется в нарицательном значении, обозначая большую группу разнообразных вариаций. Приведенные распечатки содержат ретроспективную информацию о шипровых ароматах, их классификацию, а также изображение продукции "Шипр" различных годов выпуска.

Указание Роспатента на то, что в представленных источниках обозначение "ШИПР" употребляется не в качестве видового наименования того или иного товара, но как имя собственное, заключенное в кавычках и начинающееся с заглавной буквы название одеколона, то есть как средство индивидуализации указанной продукции, противоречит материалам дела.

С учетом изложенного коллегия судей не усматривает оснований не согласиться с мнением заявителя, согласно которому то обстоятельство, что в некоторых материалах спорное обозначение употребляется как заключенное в кавычках и начинающееся с заглавной буквы, само по себе не опровергает вывода о том, что данное обозначение в отношении товаров 3-го класса МКТУ указывает на их вид - вид одеколона с определенными характеристиками - и не воспринимается как средство индивидуализации товаров конкретного изготовителя.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя о том, что выводы Роспатента о наличии различительной способности у спорного обозначения, изложенные в оспариваемом решении в отношении товарного знака по свидетельству N 138334, противоречат выводам Роспатента об обратном, приведенным в решениях того же органа в отношении заявок на регистрацию товарных знаков N 2005707421, N 2008701068, N 2016725919 и, как следствие, ставит под сомнение соблюдение Роспатентом общеправового принципа правовой определенности.

Так, согласно решению Роспатента от 20.12.2006 по заявке N 2005707421 обозначению "ШИПР" не может быть предоставлена правовая охрана в силу пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку указанное обозначение в результате его применения различными производителями в качестве характеристики определенных свойств выпускаемой парфюмерной продукции не способно отличать товары одних производителей от таких же товаров других производителей; в этом же решении административный орган со ссылкой Товарный словарь указал, что одеколон "Шипр" - это одеколон с ведущим запахом дубового мха и цитрусовых, говорят также "шипры". С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение "Шипр" является характеристикой определенных свойств парфюмерной продукции.

В соответствии с решением административного органа от 02.09.2009 по заявке N 2008701068 обозначение "ШИПР" является наименованием самого большого и самого известного семейства ароматов. Основой шипров являются аккорды дубового мха, бергамота и лабданума; этот аккорд присутствует в шипровых ароматах, но, в зависимости от наличия других ингредиентов, шипры могут подразделяться на несколько категорий: традиционные шипры, цветочные шипры, фруктовые шипры, кожаные шипры, цветочно-альдегидные шипры, ароматические шипры, зеленые шипры; обозначение "ШИПР" не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, как указывающее на вид, свойство товаров и в целом не обладающее различительной способностью.

Согласно решению Роспатента от 18.10.2017 по заявке N 2016725919 словесный элемент "ОДЕКОЛОН" и "ШИПР" являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 440024 (по заявке N 2016725919) зарегистрирован 28.06.2011 с исключением из правовой охраны словесного элемента "ШИПР".

Коллегия судей отмечает, что приведенные выводы были сделаны Роспатентом в отношении обозначений (словесного элемента), тождественного спорному товарному знаку и заявленных на регистрацию позднее даты приоритета спорного товарного знака и до вынесения Роспатентом оспариваемого в рамках настоящего дела решения.

Государственный орган, рассматривающий вопрос о наличии различительной способности (первичной) у одного и того же обозначения либо рассматривая аналогичные по существу возражения, исходя из общеправового принципа правовой определенности не должен допускать ситуации, когда по результатам рассмотрения вопроса об охраноспособности одного обозначения он мог бы прийти к различным выводам. Немотивированное, произвольное изменение позиции государственного органа не соответствует указанному принципу, который устанавливает гарантии стабильности, предсказуемости поведения органов, принимающих решения в отношении прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Таким образом, применительно к аналогичным правовым ситуациям Роспатент выразил противоположные правовые позиции, в одном случае признав обозначение подлежащим правовой охране, а в другом - неохраняемым по одним и тем же правовым основаниям.

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о несоответствии оспариваемого решения Роспатента в части выводов, сделанных в отношении товаров 3-го класса МКТУ, абзацам второму и шестому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Вывод Роспатента, согласно которому довод правообладателя о том, что уже утраченный, не используемый кем-либо, к дате приоритета спорного товарного знака соответствующий "государственный" бренд был возрожден именно правообладателем и использовался им, не опровергнут, а правомерность государственной регистрации данного товарного знака в течение 25 лет никем не была оспорена, не опровергает вывод суда об описательном характере спорного обозначения.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Как указывалось выше, по мнению заявителя, регистрация спорного товарного знака в отношении услуг 35 и 42-го классов МКТУ, перечисленных выше, способна ввести потребителя в заблуждение, поскольку спорное обозначение символизирует парфюмерно-косметическое средство - одеколон.

Следует отметить, что анализ спорного обозначения на соответствие приведенной норме в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатента отсутствует, поскольку административный орган исходил из того, что спорное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, а довод заявителя возражения о несоответствии регистрации товарного знака в отношении услуг пункту 2 указанной статьи носил характер производный от доводов того же лица о неправомерности регистрации товарного знака в отношении товаров.

Вместе с тем вышеприведенные выводы судебной коллегии о несоответствии спорного товарного знака в части его регистрации в отношении вышеперечисленных товаров 3-го класса МКТУ пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, по мнению суда, не обуславливают безусловную необходимость Роспатенту повторно рассмотреть возражение общества "Аромат" на соответствие пункту 2 указанной статьи Закона в силу следующих обстоятельств.

Оценка обозначения на соответствие приведенной нормой пункта 2 Закона о товарных знаках производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров/услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров/услуг, однородных им, или любых товаров.

Применительно к данной ситуации товары и услуги должны разделяться на три группы:

товары и услуги, в отношении которых обозначение является описательным (характеризует услуги);

товары и услуги, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим потребителей в заблуждение (вызывая у них правдоподобные ассоциации);

товары и услуги, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывает товары и не вызывает правдоподобные ассоциации).

По мнению коллегии судей, представляется очевидным, что спорное обозначение в отношении услуг 35-го класса "изучение рынка, исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями" и 42-го класса "реализация товаров" МКТУ, не конкретизированных относительно товаров, к которым имеют отношение соответствующие услуги, носит фантазийный характер, поскольку явным образом не указывает на такие товары/услуги и не порождает правдоподобных ассоциаций с какими-либо товарами и/или услугами.

При этом коллегия судей отмечает, что возражение общества "Аромат" и его заявление в суд не содержат мотивированного обоснования мнения названного лица о ложности спорного обозначения относительно перечисленных услуг и сводится исключительно к ссылке на пункт 2 статьи 6 Закона о товарных знаках в корреспонденции с пунктом 1 указанной статьи.

Вопреки предложению суда, представителями заявителя не было приведено и в ходе судебного заседания такого обоснования в отношении конкретных перечисленных услуг, указанных в регистрации спорного товарного знака, согласующегося с вышеприведенным методологическим подходом разграничения описательных, ложных и фантазийных обозначений.

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу об отсутствии в данном конкретном случае обстоятельств, требующих повторного исследования Роспатентом в рамках административной процедуры для целей проверки правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении вышеперечисленных услуг.

Применимая к спорным правоотношениям редакция Закона о товарных знаках, действовавшая на дату приоритета спорного товарного знака, не содержала нормы, в силу которой положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Вместе с тем согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положение нормы права, установленной подпунктом 1 указанного пункта и предусматривающей возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак по соответствующему мотиву отсутствия у него различительной способности, применяется с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Так, по смыслу пункта 1 части С статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (согласно которой, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака), если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Представляется очевидным, что указанные обстоятельства с учетом значительного периода времени, в течение которого действовала правовая охрана спорного товарного знака, подлежали учету Роспатентом на момент рассмотрения возражения общества "Аромат".

С учетом этого Роспатент в обжалуемом решении указал, что "исходя из весьма большой длительности государственной регистрации оспариваемого товарного знака (примерно в течение 25 лет) вполне можно полагать, напротив, и то, что современный российский потребитель может быть знаком все же с соответствующей продукцией именно правообладателя либо его правопредшественников или нескольких лицензиатов, среди которых, согласно сведениям о данной регистрации товарного знака, было, в том числе, и лицо, подавшее возражение".

Вместе с тем данное предположение Роспатента не опровергает вышеприведенный вывод суда об описательном характере спорного обозначения.

Кроме того, предположение Роспатента о том, что современный российский потребитель может быть знаком с продукцией именно правообладателя (его правопредшественников, лицензиатов), которое может быть истолковано как вывод о возможном приобретении спорным обозначением, первоначально (на дату приоритета спорного товарного знака) не обладавшим различительной способностью, такой способности в результате длительного и интенсивного использования правообладателями и под их контролем, не сопровождается анализом материалов дела - носит сугубо декларативный характер.

Аналогичный довод, предваряемый словами "следует предположить", приведенный Роспатентом в отзыве на заявление общества "Аромат", также не сопровождается анализом материалов дела и фактически обусловлен лишь фактом длительной правовой охраны спорного товарного знака безотносительно к длительности и интенсивности его возможного фактического использования правообладателем (правообладателями) или иными лицами под его контролем.

Как следствие, соответствующий вывод Роспатента не может быть признан судом обоснованным. Роспатенту надлежало применительно к пункту 1 части С статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ документально и нормативно обосновать вывод о возможности сохранения правовой охраны спорного товарного знака, не обладающего различительной способностью вследствие описательности обозначения "Шипр" для вышеперечисленных товаров 3-го класса МКТУ, указанных в регистрации товарного знака.

С учетом изложенного требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным подлежит частичному удовлетворению, а именно в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 3-го класса "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие" МКТУ.

Согласно пункту 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, в данном случае путем повторного рассмотрения возражения общества "Аромат".

Вывод суда о недействительности оспариваемого решения Роспатента, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение (подачу) заявления на орган, вынесший такой ненормативный правовой акт.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "Аромат" удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 10.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 138334, как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 3-го класса "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение акционерного общества "Аромат" от 10.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 138334.

В остальной части в удовлетворении требований акционерного общества "Аромат" отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "Аромат" (ОГРН 1021603468138) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Снегур