Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 17 сентября 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Фаттахова Евгения Олеговича (г. Иркутск, ОГРНИП 311385015000261) на решение Арбитражного суда Иркутской области от 24.03.2021 по делу N А19-17458/2020 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2021 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Фаттахова Евгения Олеговича к индивидуальному предпринимателю Фаттаховой Ирине Владимировне (г. Саянск, ОГРНИП 315385000033784) о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителя индивидуального предпринимателя Фаттахова Евгения Олеговича Почиваловой Л.В. (по доверенности от 09.08.2021),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Фаттахов Евгений Олегович (далее - предприниматель Фаттахов Е.О.) обратился в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Фаттаховой Ирине Владимировне (далее - предприниматель Фаттахова И.В.) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 654098 в размере 800 000 рублей (с учетом принятого судом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 24.03.2021, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2021, исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Определением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.07.2021 кассационная жалоба истца передана для рассмотрения в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование довода о незаконности судебных актов податель кассационной жалобы указывает на то, что суды необоснованно не приняли во внимание, что две из четырех торговых точек (магазинов) ответчиком открыты после официального расторжения брака и оформлены с использованием товарного знака истца.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод судов о совместной собственности сторонам исключительного права на спорный товарный знак противоречит статьям 138, 256, 1454 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статье 36 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ), разъяснениям, изложенным в пункте 88 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - постановление N 9) и в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10).

Ответчик не представил отзыв на кассационную жалобу.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, предприниматель Фаттахов Е.О. является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 54098, который зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Ссылаясь на то, что ответчиком используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 654098, путем размещения вывесок на принадлежащих предпринимателю Фаттаховой И.В. магазинах по адресам: г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 8А, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 84/1, ул. Волжская, д. 3, г. Иркутск, ул. Ярославская, д. 264А с обозначением торговых точек "ЗООДИСКОНТ товары для животных", и ответчик реализует в указанных магазинах товары, однородные с товарами, реализуемыми истцом в своих торговых точках, истец 03.07.2020 направил ответчику претензию.

После чего Фаттахов Е.О. обратился в суд с иском о взыскании компенсации по пункту 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 800 000 руб., исходя из расчета 200 000 рублей по каждой торговой точке, полагая, что Фаттахова И.В. нарушает исключительное право истца на вышеназванный товарный знак.

Судом первой инстанции установлено, что после расторжения брака Фаттахов Е.О. и Фаттахова И.В. (16.05.2019) произвели раздел имущества, в том числе и бизнеса. При этом торговые точки по адресам: г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 8А, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 84/1, ул. Волжская, д. 3, г. Иркутск, ул. Ярославская, д. 264А остались за ответчиком, который продолжал осуществлять в них предпринимательскую деятельность - торговля товарами для животных с использованием спорного товарного знака.

Суд первой инстанции, на основании статей 128, 256, 1225, 1228, 1259 ГК РФ, статей 34, 36 СК РФ отказал в удовлетворении иска, указав, что раздел права на спорный товарный знак между бывшими супругами Фаттаховым Е.О. и Фаттаховой И.В. не произведен; между ними отсутствует какое-либо соглашение о порядке использования прав на спорный товарный знак, поэтому Фаттахова И.В. была праве использовать обозначение "Зоодисконт. Товары для животных", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 654098.

Суд апелляционной инстанции согласился с изложенными в решении суда первой инстанции выводами.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав пояснения представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим кодексом.

С учетом того, что участвующими в деле лицами не оспариваются факт использование ответчиком словесного обозначения "Зоодисконт. Товары для животных", и его сходство до степени смешения с товарным знаком истца при оказании услуг, аналогичных тем, для которых зарегистрирован названный товарный знак, соответствующие выводы судов первой и апелляционной инстанций в порядке кассационного производства проверке не подлежат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, разъяснений высшей судебной инстанции, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Указанные обстоятельства относятся к бремени доказывания истца, в то время как ответчик может представлять доказательства отсутствия факта нарушения либо законности использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности.

Основанием для отказа в удовлетворении требований в данном деле послужил вывод судом о том, что ответчик после развода вправе использовать обозначения "Зоодисконт. Товары для животных", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 654098, поскольку раздел данного имущества не произведён, в связи с чем, нарушения исключительных прав истца в действиях ответчика не имеется.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что бремя доказывания возникновения и наличия права на использование спорного товарного знака лежит на ответчике.

Данные обстоятельства устанавливаются судами, рассматривающими спор по существу, на основании документов, подтверждающих такое правомочие.

В обосновании такого правомочия суды указали на наличие у сторон общего совместного имущества супругов на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 654098.

Между тем содержащиеся в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции выводы о наличии у сторон общего совместного имущество супругов на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 654098 противоречит применимым нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.

В соответствие с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статье 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений пункта 15 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (пункты 1 и 2 статьи 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным статьями 38, 39 СК РФ и статьей 254 ГК РФ.

В силу части 3 статьи 38 СК РФ, в случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

Согласно абзацу 4 пункта 2 статьи 256 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащее автору такого результата (статья 1228), не входит в общее имущество супругов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 СК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

В пункте 88 постановления N 9 разъяснено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, не входит в общее имущество супругов (абзац четвертый пункта 2 статьи 256 ГК РФ, пункт 3 статьи 36 СК РФ).

При этом исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, приобретенное за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении исключительного права (статьи 1234 ГК РФ), является их общим имуществом (если иное не установлено договором) и наследуется с учетом правил статьи 1150 ГК РФ (абзац 2 пункта 88 постановления N 9).

Таким образом, с учетом требований законодательства, поскольку предприниматель Фаттахов Е.О. является единственным первичным правообладателем спорного товарного знака, наличие брачного договора судами между сторонами не установлено, то исключительное право на товарный знак, несмотря на то, что такое право приобретено истом в период брака не может быть в совместной собственностью сторон настоящего дела. Вывод судов об обратном, не соответствует номам материального права и фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, как разъяснено в пункте 154 постановления N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения и по результатам оценки доводов сторон, в том числе довода ответчика о злоупотреблении истцом своим правом, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а указывает на необходимость полного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 24.03.2021 по делу N А19-17458/2020 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2021 по тому же делу отменить.

Дело N А19-17458/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.