Резолютивная часть постановления объявлена 15 июня 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 июня 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Югра-Биотехнологии" (ул. Студенческая, д. 27, оф. 208, г. Ханты-Мансийск, ХМАО - Югра, 628011, ОГРН 1158617012905) на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2021 по делу N СИП-882/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Югра-Биотехнологии" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.07.2020 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2019726463.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Югра-Биотехнологии" - директор Ефанов М.В. (на основании решения единственного участника общества от 15.04.2016 N 2/2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - представитель Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Югра-Биотехнологии" (далее - предприятие) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.07.2020 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2019726463 и об обязании Роспатента повторно рассмотреть возражение.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2021 обществу с ограниченной ответственностью "Патентное агентство по изображениям и товарным знакам" (Больничный пер., д. 6, оф. 1303, г. Омск, 644099, ОГРН 1025500743542) (далее - агентство) отказано во вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2020 отклонено ходатайство Роспатента о привлечении агентства к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2021 требования предприятия оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприятие, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и на нарушение судом норм процессуального права, просит отменить решение от 09.02.2021 и принять новое решение об удовлетворении заявленных требований.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод суда о звуковом сходстве словесного элемента "Patentra" обозначения по заявке N 2019726463 и словесного элемента "PATENTA" знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 260375.

Предприятие считает "индивидуально-оценочным" суждение суда о том, что фонетические отличия сравниваемых обозначений являются незначительными и не оказывают существенного влияния на их звуковое восприятие.

По мнению предприятия, вывод суда о том, что звук "р" не влияет на сходство по фонетическому критерию, поскольку данный звук расположен в конце слова, при этом сравниваемые слова не являются короткими, противоречит практике Роспатента. Обозначение "Patentra.ru" в своем составе имеет несколько звуков "р", которые являются сильными, звонкими, не могут быть пропущены или не прочитаны потребителями. В целом знак ассоциируется с пантерой. Обозначение "Patenta" - мягкое, не имеет ярких звуков, однозначно ассоциируется с патентованием.

Предприятие отмечает: суд не учел, что в правилах английского языка отсутствует фонетический разбор слова, у сравниваемых обозначений разное количество гласных и согласных букв, а также отличается произношение слов.

Предприятие считает "индивидуально-оценочным" утверждение суда о том, что наличие в конечной позиции спорного обозначения неохраняемого элемента ".ru" не влияет на вывод о звуковом сходстве сравниваемых обозначений за счет высокого фонетического сходства их основных индивидуализирующих словесных элементов, на которых акцентируется внимание потребителя. Предприятие полагает, что дополнительный элемент ".ru" придает иное фонетическое восприятие обозначению.

Как далее отмечает предприятие, вопреки необоснованному выводу суда, элемент ".ru" также придает обозначению иное визуальное восприятие.

Предприятие считает основанным исключительно на личном восприятии суда содержащийся в обжалуемом судебном акте вывод о том, что ассоциация спорного обозначения с "пантерой" является сугубо субъективным суждением заявителя и не отражает мнение потребителей соответствующих услуг.

По утверждению предприятия, на субъективном восприятии судом звука "р", "пантеры" основаны выводы суда и о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Предприятие полагает основанным исключительно на предположении вывод суда о возможности смешения сравниваемых средств индивидуализации ввиду однородности услуги 42-го класса "составление программ для компьютеров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) спорного обозначения с услугами противопоставленного знака обслуживания.

Предприятие также обращает внимание на игнорирование судом фактов регистрации Роспатентом товарных знаков с корнем "PATENT-".

Кроме того, заявитель кассационной жалобы сослался на то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2021 по делу N СИП-868/2020 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного знака обслуживания вследствие его неиспользования в отношении услуг 42-го класса МКТУ "дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; исследование и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации по вопросам защиты окружающей среды; контроль качества; исследования в области бактериологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии", что, по его мнению, исключает смешение заявленного на регистрацию обозначения с противопоставленным знаком обслуживания в отношении части заявленных услуг.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, полагает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы и для отмены судебного акта не имеется.

Директор предприятия, а также представитель Роспатента приняли участие в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Директор предприятия поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого решения проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установил суд первой инстанции, предприятие 04.06.2019 обратилось в Роспатент с заявкой N 2019726463 на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения " " в отношении услуг:

42-го класса МКТУ "анализ воды; анализ химический; инжиниринг; испытания клинические; испытания материалов; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технологические; калибровка [измерения]; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; проведение исследований по техническим проектам; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая";

45-го класса МКТУ "консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву".

Впоследствии, 16.12.2019 в Роспатент поступило ходатайство предприятия о предоставлении правовой охраны обозначению по заявке N 2019726463 в отношении следующих услуг:

42-го класса МКТУ "анализ воды; анализ химический; испытания клинические; испытания материалов; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технологические; калибровка [измерения]; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая";

45-го класса МКТУ "консультации юридические по вопросам патентного картирования; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; регистрация доменных имен [услуги юридические]".

Роспатент 25.01.2020 принял решение об отказе в регистрации спорного обозначения в отношении всех услуг 42-го и 45-го классов МКТУ ввиду его сходства до степени смешения с принадлежащим агентству знаком обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 260375 (дата приоритета - 25.10.2002), зарегистрированному в том числе для индивидуализации услуг 42-го класса МКТУ, признанных административным органом однородными услугам 42-го и 45-го классов МКТУ заявленного обозначения (подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ).

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что включенный в его состав элемент ".ru" не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Входящие в скорректированный предприятием перечень услуги 42-го и 45-го классов МКТУ Роспатент признал однородными услугам 42-го класса МКТУ противопоставленного знака обслуживания.

Не согласившись с вынесенным решением, предприятие 07.05.2020 обратилось в Роспатент с возражением, содержащим доводы, направленные на опровержение выводов экспертизы о сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

По результатам рассмотрения возражения и проведенного сравнительного анализа заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного знака обслуживания административный орган указал на их сходство по графическому и фонетическому критериям.

Поскольку оба обозначения являются фантазийными, Роспатент обратил внимание на невозможность их оценки по семантическому критерию, отметив при этом наличие в них фонетически общего корня "ПАТЕНТ-", что может обуславливать сходные смысловые ассоциации.

С учетом этого административный орган пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

При этом Роспатент отметил, что возражение не содержит доводы, опровергающие выводы административного органа об однородности услуг заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного знака обслуживания.

Проанализировав скорректированный заявителем перечень услуг, административный орган установил, что он содержит исследовательские услуги (42-й класс МКТУ) и юридические услуги (45-й класс МКТУ), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака обслуживания.

Роспатент пришел к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений в отношении однородных услуг, приводящем к вероятности их смешения, в связи с чем признал заявленное на регистрацию обозначение не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

На основании изложенного Роспатент решением от 23.07.2020 отказал в удовлетворении возражения предприятия, решение административного органа от 25.01.2020 оставил в силе.

Не согласившись с названным решением Роспатента, предприятие обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

По результатам сопоставительного анализа спорного обозначения и противопоставленного знака обслуживания суд первой инстанции пришел к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности услуг, для индивидуализации которых предназначены названные обозначения. При этом суд первой инстанции учел, что возражение и заявление предприятия не содержат доводы, направленные на опровержение выводов Роспатента об однородности услуг заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного знака обслуживания.

С учетом изложенного суд первой инстанции установил вероятность смешения в гражданском обороте названных средств индивидуализации.

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции пришел к выводу о его соответствии нормам подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении названных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, в возражениях на нее, заслушав мнения лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в качестве суда кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства обозначений (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил N 482.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их целей), наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления N 10, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции установил, что на регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке N 2019726463 заявлено словесное обозначение " ", выполненное буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение включает в качестве сильного элемента словесный элемент "Patentra", выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В заявленном обозначении также присутствует элемент ".ru", представляющий собой указание домена первого уровня, обозначающего принадлежность к Российской Федерации.

Противопоставленный знак обслуживания представляет собой словесное обозначение "PATENTA", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита; правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41-го и 42-го классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

При проведении анализа словесных элементов "Patentra" (сильного элемента заявленного на регистрацию обозначения) и "PATENTA" (единственного элемента противопоставленного знака обслуживания) суд первой инстанции подтвердил правомерность вывода Роспатента о звуковом сходстве названных элементов.

Приведенные предприятием в заявлении фонетические отличия суд признал незначительными и не оказывающими существенного влияния на установленное административным органом сходное звуковое восприятие данных обозначений в целом.

Довод предприятия о том, что входящий в состав словесного элемента звук "р" играет существенную роль, был отклонен судом первой инстанции, поскольку он не влияет на установленное Роспатентом сходство по фонетическому критерию; данный звук расположен в конце слова, при этом сравниваемые слова короткими не являются.

По мнению суда первой инстанции, наличие в конечной позиции спорного обозначения неохраняемого элемента ".ru" не влияет на вывод о звуковом сходстве сравниваемых обозначений ввиду высокого фонетического сходства их основных индивидуализирующих словесных элементов, на которых акцентируется внимание потребителя.

Суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о наличии сходства сравниваемых обозначений по графическому критерию, поскольку они выполнены стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита.

Суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что наличие в заявленном на регистрацию обозначении дополнительного элемента ".ru" и только первой заглавной буквы, тогда как в противопоставленном знаке обслуживания все буквы заглавные, не придает спорному обозначению иное визуальное восприятие. При этом суд первой инстанции отметил, что сравниваемые обозначения не содержат какие-либо оригинальные изобразительные элементы, которые могли бы повлиять на вывод об их сходстве.

Суд первой инстанции признал несостоятельным довод предприятия (как отражающий сугубо субъективное суждение заявителя, а не мнение потребителей соответствующих услуг) о том, что заявленное на регистрацию обозначение ассоциируется с пантерой, а противопоставленный знак обслуживания - с патентованием.

По результатам сопоставительного анализа спорного обозначения и противопоставленного знака обслуживания суд первой инстанции пришел к выводу о высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации.

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы, направленные на опровержение указанных выводов суда, основаны исключительно на противопоставлении субъективного мнения предприятия заключению суда о высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации. По мнению предприятия, выводы суда о фонетическом и графическом сходстве сравниваемых обозначений, как и итоговый вывод о высокой степени их сходства, являются "индивидуально-оценочными".

В отношении указанных доводов президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Требования к оценке арбитражным судом доказательств установлены статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений (часть 7 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает нарушение судом первой инстанции требований указанных норм процессуального права при определении сходства сравниваемых обозначений.

Обжалуемый судебный акт (с. 19-21) содержит обоснование оспариваемых предприятием выводов суда, мотивы, по которым суд первой инстанции отклонил соответствующие доводы и возражения предприятия.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает соблюдение судом первой инстанции методологии определения сходства сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного несогласие предприятия с мотивированными выводами суда не может служить основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

В отношении довода предприятия о необоснованности вывода суда первой инстанции об однородности услуги 42-го класса МКТУ "составление программ для компьютеров" спорного обозначения с услугами, для которых зарегистрирован противопоставленный знак обслуживания, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как установил суд первой инстанции, оценив скорректированный предприятием перечень услуг, Роспатент пришел к выводу об однородности услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2019726463, услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный знак обслуживания.

Суд первой инстанции дал оценку озвученному представителем предприятия в судебном заседании утверждению о неоднородности одной из широкого перечня услуг 42-го и 44-го классов МКТУ - услуги 42-го класса МКТУ "составление программ для компьютеров" спорного обозначения услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный знак обслуживания.

Суд первой инстанции установил низкую степень однородности сопоставляемых услуг, однако ввиду высокой степени сходства сравниваемых обозначений пришел к выводу о вероятности смешения в гражданском обороте названных средств индивидуализации.

Данный вывод соответствует содержащимся в пункте 162 Постановления N 10 разъяснениям, согласно которым смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Предприятие не приводит в кассационной жалобе доводы о несоответствии названного вывода суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также о нарушении судом методологии определения вероятности смешения обозначений, что не может свидетельствовать о неправомерности обжалуемого судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод кассационной жалобы об игнорировании судом первой инстанции фактов регистрации Роспатентом товарных знаков с корнем "PATENT-", поскольку он опровергается содержанием обжалуемого решения, в мотивировочной части которого приведена соответствующая оценка.

Суд первой инстанции не принял во внимание данные примеры для целей проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта, указав на непредставление предприятием доказательств, свидетельствующих о том, что при регистрации других товарных знаков имели место аналогичные фактические обстоятельства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с данным выводом суда первой инстанции, поскольку он должным образом мотивирован.

В указанной части доводы кассационной жалобы по существу направлены на иную оценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, которые получили надлежащую судебную оценку.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2021 по делу N СИП-868/2020 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного знака обслуживания вследствие его неиспользования в отношении услуг 42-го класса МКТУ "дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; исследование и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации по вопросам защиты окружающей среды; контроль качества; исследования в области бактериологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии".

Указанное обстоятельство по смыслу статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является вновь открывшимся.

Вместе с тем оно подлежит учету и при ординарном пересмотре судебных актов (по смыслу абзаца четвертого пункта 11 и пункта 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 N 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам", которые исходят из универсального правила о соотношении ординарного и неординарного пересмотра).

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 по делу N СИП-953/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2021 N 300-ЭС21-2562 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 162 Постановления N 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, установление неиспользования правообладателем противопоставленного товарного знака может являться основанием для вывода об отсутствии вероятности смешения заявленного на регистрацию обозначения и неиспользуемого противопоставленного товарного знака.

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости противопоставленного товарного знака.

Аналогичный правовой подход изложен в частности в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 09.07.2018 по делу N СИП-694/2016 и от 04.12.2020 по делу N СИП-953/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2021 N 300-ЭС21-2562 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Ввиду того что противопоставленный знак обслуживания не использовался его правообладателем в отношении услуг 42-го класса МКТУ "дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; исследование и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации по вопросам защиты окружающей среды; контроль качества; исследования в области бактериологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии", необходимо оценить, в отношении каких услуг сохраняется вероятность смешения спорного обозначения с противопоставленным средством индивидуализации.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции применительно к пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе проанализировать, для каких групп услуг спорного знака обслуживания невозможна вероятность смешения сравниваемых обозначений ввиду частичного досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака обслуживания, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Поскольку при подаче кассационной жалобы предприятие уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей подлежит возврату данному лицу из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2021 по делу N СИП-882/2020 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Югра-Биотехнологии" (в лице плательщика Ефанова Максима Викторовича) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по квитанции от 11.02.2021 (номер транзакции 10723481987) при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина