Как таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) защищает бренды от контрафакта

5 августа 2021
Как таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) защищает бренды от контрафакта
Автор Ирина Резникова

Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.

5 августа 2021

В 2020 году таможенная служба предотвратила ввоз в Россию 13 млн единиц контрафактных товаров. Ущерб, которого удалось избежать, оценили в 4,5 млрд рублей. Бороться с незаконными участниками внешнеэкономической деятельности помогает ТРОИС — таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Это информационная система ФТС. Правообладатели вносят в нее товарные знаки, после чего контрафакт и серый импорт гарантированно останавливают на таможне. Рассказываем, как ТРОИС защищает бизнес импортеров и производителей.

Что такое ТРОИС и ТРОИС ЕАЭС

Что такое ТРОИС. Это электронный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС. Он нужен, чтобы защитить правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания, иных объектов авторских прав от незаконного ввоза контрафакта и «серого импорта» на территорию России (ст. 334 закона № 289-ФЗ от 03.08.2018, далее — закон). Информацию в ТРОИС вносят по просьбе правообладателя товарного знака. Например, компании Адидас или Дисней. При попытке провезти товары, маркированные товарным знаком, компания получит сообщение и сможет своевременно пресечь попытку ввоза контрафакта.

Внесение товарных знаков в таможенный реестр — это превентивная мера, которая работает на предупреждение возможных нарушений. Бороться с подделками, которые уже вышли на рынок, сложнее, дольше и в несколько раз дороже.

На что реагирует ТРОИС. На контрафакт и «серый» импорт. Контрафакт — это товары, на упаковку которых незаконно нанесли оригинальный товарный знак или сходное до степени смешения обозначение (ст. 1515 ГК). Даже китайские «Abibas» или «Nlkе» Если товарный знак есть в ТРОИС, «пираты» не смогут ввезти в страну китайскую подделку.

«Серый» импорт — это оригинальная продукция. Ввозить и продавать ее на территории России могут лишь импортеры, заключившие договор с производителем или официальным дилером. Если внести товарный знак в ТРОИС, без разрешения дистрибьютора таможню не пройдет даже оригинальная продукция.

Как работает ТРОИС. Реестр применяется по всему периметру таможенной границы РФ. При любой попытке ее пересечения контрафактным товаром или партией «серого» импорта срабатывает автоматизированный защитный алгоритм, который помогает правообладателю пресечь незаконную деятельность конкурентов.

Пример:

Товарный знак «LENOR» внесен в ТРОИС под номером 00008/00001-008/ТЗ-130204. Если кто-то попытается ввезти в Россию партию средства для стирки белья, маркированного таким товарным знаком, ФТС проверит законность ввоза. Если обнаружат признаки правонарушения — на 10 дней заблокируют партию на таможне и сразу же сообщат представителю компании Проктер энд Гэмбл, это владелец товарного знака «LENOR» (п. 1 ст. 124 ТК ЕАЭС). Правообладатель быстро отреагирует и заявит о нарушении своих исключительных прав на объект интеллектуальной собственности. Контрафактные товары конфискуют, «серого» импортера привлекут к ответственности и оштрафуют. А еще через суд с него можно взыскать компенсацию до 5 млн рублей или в 2-кратном размере стоимости партии контрафакта (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК).

Что такое ТРОИС ЕАЭС. Это наднациональный реестр Евразийского экономического союза. Он построен по тому же принципу, что и национальные реестры. Разница лишь в том, что его действие распространяется на территорию государств-членов ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а за работу отвечает Евразийская экономическая комиссия (ст. 385 ТК ЕАЭС).

До 2018 года вместо него планировали запустить реестр интеллектуальной собственности Таможенного союза. Он так и не заработал. На момент подготовки материала ТРОИС ЕАЭС тоже не функционирует. Причина — отсутствие технической готовности Комиссии и государств-членов к взаимодействию, порядок которого установлен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 35 от 06.03.2018. О сроках запуска наднационального реестра не сообщается.

Зачем бизнесу защита интеллектуальной собственности таможенными органами

Для пресечения ввоза нелегальной продукции. ТРОИС — это инструмент честной конкуренции в области импорта. Таможенный реестр интеллектуальной собственности включает информацию про бренды и товары, в отношении которых есть риск нарушения исключительных прав на товарный знак. Если товарный знак внесен в ТРОИС, признаки таких нарушений могут быть выявлены в ходе таможенного оформления и таможенного контроля, в том числе при проверке финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.

При проверке таможенных деклараций сотрудники ФТС сопоставляют данные из них с информацией в ТРОИС. Если видят зарегистрированные товарные знаки — проверяют правомерность их использования (Методические рекомендации к Письму ГТК № 01-06/22096 от 29.05.2003). Если есть признаки контрафакта, ФТС приостанавливает выпуск товара за пределы таможни (ст. 327 закона). А затем сообщает правообладателю: он получит данные о нарушителе, характере нарушения, объеме ввозимой продукции и иных фактах, необходимых для защиты исключительного права.

Иногда ТРОИС помогает выявить контрафакт даже после прохождения товарами таможни. Например, кейс ООО «Автозапчасти». Компания не являлась импортером продукции, но все равно получила штраф.

Как компания получила штраф за покупку контрафакта

Московская областная таможня провела выездную таможенную проверку. На территории склада компании обнаружили товары иностранного производства — автозапчасти, маркированные товарным знаком NISSAN, который внесен в ТРОИС. Предполагая, что товары ввезены с сокрытием от таможенного декларирования, ФТС партию изъяла, провела экспертизу и обнаружила признаки контрафакта. Компания показала таможенникам договоры поставки, по которым приобрела товары у продавцов на территории РФ. Но из-за того, что продавцы отсутствовали по месту регистрации, выяснить происхождение товаров не удалось. АС г. Москвы пришел к выводу, что компания сама виновата: не проверила контрагентов и пренебрежительно отнеслась к своим публично-правовым обязанностям. Контрафактные товары конфисковали, компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей (решение АС. г. Москвы по делу № А40-194725/20-33-1401 от 28.10.2020).

Для получения дополнительного дохода. При внесении в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности правообладатель указывает перечень параметров, по которым таможенная служба сможет определить контрафакт (п. 80 Админрегламента, утв. Приказом ут. Приказом ФТС № 131 от 28.01.2019, далее — админрегламент). Если у ФТС возникают сомнения в легальности продукции, таможенная служба сообщает об этом правообладателю и блокирует пропуск товаров. Сам импортер получает контактные данные правообладателя. Он сможет договориться — заключить лицензионный договор, избежать конфискации продукции и назначения крупной компенсации. Роялти по лицензионному договору станет дополнительным источником дохода правообладателя.

Для увеличения доли легальных товаров на рынке. ТРОИС помогает импортерам бороться с контрафактом. После внесения в государственный реестр, объекты интеллектуальной собственности смогут использовать только авторизованные дилером импортеры. Доля контрафактной продукции на рынке уменьшиться — это укрепит имидж и позиции бренда на рынке.

Для экономии ресурсов. Бороться с контрафактом на стадии импорта выгоднее и проще. На внесение товарного знака в ТРОИС компании потребуется в среднем 4 месяца. Если товар поймают на таможне, его тут же заблокируют, а ФТС направит правообладателю все необходимые доказательства. Минимальный же судебный кейс обойдется в 250 тыс. рублей и займет 1–2 года. Плюс, сложности со сбором доказательной базы, оспариванием решения в высших судебных инстанциях и изъятием контрафактной продукции из оборота.

Юристы по защите интеллектуальных прав помогут пройти процедуру и защитить ваш бренд от подделок

Риски для бизнеса при отказе от регистрации в ТРОИС

Финансовые риски. Когда импортер ввозит маркированную продукцию в обход правообладателя, последний теряет деньги. Владелец исключительных прав на товарный знак несет убытки:

  • от недополучения лицензионных платежей;
  • от демпинга цен со стороны «серого» импортера.

В практике юристов «Гардиума» масса случаев, когда отказ от внесения объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр приводил к потере прибыли. Например, кейс с товарным знаком «BELIMO».

Как мы предотвратили неправомерный импорт

Фирма BELIMO Automation предоставила ООО «Сервоприводы Белимо Руссия» исключительное право на использование товарного знака. Позже правообладатель узнал, что ООО «О2 Системс» импортирует продукцию, маркированную товарным знаком «BELIMO». Из-за демпинга цен со стороны «серого» импортера правообладатель нес убытки. Юристы «Гардиума» обратились в суд, предотвратили неправомерный импорт и взыскали в пользу правообладателя компенсацию (Решение АС г. Москвы по делу № А40-251571/18-110-1981 от 26.07.2019). Если бы правообладатель своевременно включил информацию про товарный знак в ТРОИС, партию товаров завернули бы еще на таможне.

Репутационные риски. Наличие на рынке контрафактной продукции вредит деловой репутации бренда из-за низкого качества дешевых аналогов. Компании теряют клиентов и получают негативные отклики от конечных потребителей. Пользуясь чужой известностью, нарушители извлекают преимущества и наносят ущерб владельцу товарного знака. Они часто «разбавляют» партии оригинальной продукции подделками, а потом полностью переходят на продажу контрафакта, эксплуатируя репутацию правообладателя. ТРОИС помогает сильно снизить эти риски.

Подробнее о рисках в статье "Контрафакт в России и борьба с ним"

Зачем ТРОИС, если есть обязательная маркировка

Что такое «обязательная маркировка». С 2019 года в России работает национальная система цифровой маркировки и отслеживания товаров «Честный знак». Эта система обеспечивает законность оборота отдельных категорий товаров в рамках ЕАЭС (Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС от 02.02.2018). Ее задача — уменьшить количество производимого контрафакта и привлечь распространителей такой продукции к ответственности.

Наличие на товаре цифрового кода — гарантия подлинности и легальности продукции, продаваемой на рынке. Система маркировки действительно помогает бороться со ввозом контрафакта. Она открывает производителям доступ к данным о движении продукции на всех этапах логистической цепи, от завода производителя до точки продажи. Но это лишь частично решает проблему.

Почему система маркировки не заменит таможенный реестр товарных знаков. Есть две причины:

  1. Система маркировки не интегрирована с реестром товарных знаков Роспатента. О подписании соответствующего соглашения сообщалось, но нормативной базы пока нет.

    Производитель товаров из Китая с похожим на зарегистрированное обозначением, но не повторяющим его на 100%, вполне законно может поставить на него маркировку и беспрепятственно ввезти в Россию. Система «Честный знак» не заподозрит нарушения, а лишь поможет правообладателю отследить поставку в случае выявления нарушения. Правообладателю придется доказывать сходство проставленной до степени смешения в суде. На этот момент товар уже попадет на рынок.
  2. Маркировка распространяется лишь на отдельные категории товаров. В том числе одежда и обувь, лекарства, туалетная вода, отдельные категории легкой промышленности и т.д. Полный перечень определен Распоряжением Правительства № 792-р от 28.04.2018. Производители товаров, не определенных Правительством, использовать маркировку не обязаны.

Как внести товарный знак в таможенный реестр товарных знаков

Основания. Чтобы ФТС внесла объекты интеллектуальной собственности в таможенный реестр, правообладатель или его представитель подает заявление. Одного желания попасть в ТРОИС мало. Чтобы заявление одобрили, правообладателю нужны достаточные основания полагать, что через таможенную границу перемещается контрафактная продукция. Например, если он провел контрольную закупку и может показать образцы товаров, которые нарушают его исключительные права (п. 1 ст. 328 закона).

Перечень документов. Кроме заявления утвержденной формы, заявитель, в зависимости от ситуации, подает в ФТС (п. 21 Админрегламента):

  • доверенность — для представителя;
  • обязательство возместить ущерб, причиненный импортеру в связи с блокировкой товара на границе или страховой полис, подтверждающий страхование ответственности правообладателя на случай причинения импортеру ущерба в связи с блокировкой товаров на таможне со страховой суммой не менее 500 тыс. рублей (п. 13 ст. 328 закона);
  • устав компании-правообладателя;
  • выписка из торгового реестра страны происхождения, если правообладатель — иностранное юрлицо;
  • копия паспорта, если заявитель — физлицо;
  • свидетельство на товарный знак;
  • справка об ОИС на основании данных из реестра Роспатента;
  • договор об отчуждении товарного знака — если исключительные права были куплены;
  • лицензионный договор — если исключительные права были переданы правообладателем;
  • договор концессии при наличии;
  • образцы контрафактной продукции (по желанию);
  • другие документы в доказательство фактов, указанных в заявлении.

Документы предоставляются в виде оригиналов, удостоверенных заявителем или заверенных нотариусом копий. При подаче копий в ФТС попросят оригиналы — чтобы сверить подлинность сведений.

Куда обращаться. За ведение реестра и внесение в него информации отвечает управление ФТС, в полномочия которого входят вопросы защиты прав интеллектуальной собственности (п. 8 Админрегламента). Подать заявление и комплект документов можно лично, по почте или при наличии УКЭП в электронной форме — через портал Госуслуг.

Сколько стоит. За предоставление услуги ФТС не берет госпошлину. Необходимые расходы — только юридическое сопровождение.

Срок рассмотрения. Заявление о внесении товарного знака в ТРОИС рассматривается в течение 1 месяца (п. 58 Админрегламента). Если ФТС решит провести проверку указанных в заявлении сведений, срок рассмотрения могут приостановить еще на 2 месяца, а общий срок не должен превышать 3 месяцев (п.п. 16, 37 Админрегламента). Обычно в случае приостановки рассмотрения ФТС запрашивает у заявителя дополнительную информацию.

Могут ли отказать. Да. ФТС может отказать во включении в ТРОИС, если (п. 38 Админрегламента):

  • товарный знак не зарегистрирован или заявитель не доказал права на него;
  • заявитель неправильно заполнил заявление или внес в него неправдивую информацию;
  • заявитель не подал полный комплект документов;
  • заявитель не предоставил запрошенную ФТС дополнительную информацию.

Какой результат. Если заявка одобрена, ФТС выдает заявителю решение о принятии ФТС мер по приостановке выпуска товаров. Отрицательный результат — ФТС присылает отказ. О вынесенном решении заявителя уведомляют в 3-дневный срок с момента его принятия. При необходимости решение ФТС можно обжаловать в вышестоящий орган или суд в 3-месячный срок (Глава 51 закона).

Подробнее о процедуре включения в ТРОИС

Срок действия регистрации в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности ТРОИС

Заявитель самостоятельно определяет срок, на который товарный знак попадает в ТРОИС — его указывают в заявлении на регистрацию. При этом он не может быть дольше:

  • срока действия исключительного права заявителя (п. 5 ст. 329 закона). Например, если свидетельство на товарный знак истекает через 1 год, то, срок внесения в ТРОИС не может превышать 1 год;
  • 3 лет — в любом случае (п. 1 ст. 329 закона).

Можно ли продлить срок защиты. Да. Срок действия регистрации продлевается неограниченное количество раз. Но каждый раз — максимум на 3 года.

Как продлить. Правообладатель обращается в ФТС с заявление необходимой формы. Его подают не позже, чем за 2 месяца до окончания срока действия защиты.

«Подводные камни» регистрации в ТРОИС

Доказательства нарушений. Бывает, что ФТС приостанавливает рассмотрение заявки и запрашивает у заявителя дополнительную информацию. Обычно просят показать доказательства нарушений на товарный знак — без примеров угрожают отказом. Раньше это обязательным условием рассмотрения заявки. Но в текущей редакции закона предоставление контрафактных товаров и доказательств нарушений — право, а не обязанность заявителя (п. 9 ст. 328 закона). У ФТС нет полномочий, позволяющих их требовать (п. 35 Админрегламента). Иногда это не останавливает таможенников, и заявителям приходится идти в суд. Показательный кейс: дело ООО «Тривиум-XXI».

Верховный суд указал ФТС на противоречие в логике

Компания «Тривиум-XXI» обратилась в ФТС с заявлением о внесении в ТРОИС товарного знака. Ей отказали — сослались на отсутствие в заявлении сведений о контрафакте, ввезенном в РФ. Компания пошла в АС г. Москвы, а затем в 9-й арбитражный апелляционный суд, но судьи поддержали ФТС (решение № А40-241863/18-93-2702, постановление № 09АП-7042/2019). Иную позицию высказал Верховный суд. Он уточнил, что такие требования противоречат смыслу ТРОИС как инструменту пресечения будущих правонарушений, и признал решение ФТС незаконным (Определение ВС РФ № 305-ЭС19-17108 от 22.01.2020).

Отсутствие четкого перечня документов. Закон заставляет заявителя включить в комплект документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении (пп. 2 п. 6 ст. 328 закона). Отсутствие конкретики — повод для вольной трактовки со стороны ФТС. Иногда таможенная служба решает, что предъявленных сведений недостаточно для вынесения решения — отправляют запросы и просят добавить документов. Если не выполнить требование — в регистрации отказывают (п. 19 ст. 328 закона).

«Размытые» сроки. Общий срок рассмотрения заявки не должен превышать 1 месяца, а при запросе дополнительной информации — 3 месяцев (п.п. 10, 17 ст. 328 закона). Но на деле соблюдение этих сроков — большая редкость. В своей практике юристы «Гардиума» закладывают на регистрацию знака в ТРОИС от 4 месяцев и больше.

Чем полезно патентное бюро «Гардиум»

Какие бывают проблемы

Как мы их решаем

Нет товарного знака

Регистрируем товарные знаки по обычной или ускоренной процедуре — за 2 месяца

Сложности со сбором документов

Знаем наизусть Админрегламент. Готовим документы в том виде, в каком их принимает таможня

Дополнительные запросы от ФТС

Оперативно отвечаем на запросы, чтобы как можно быстрее завершить регистрацию

Запросы о выявленных нарушениях исключительных прав

Стараемся обращаться в ФТС только с доказательствами ввоза контрафакта. Если прецедентов нет, а таможня отказывает, идем в суд и добиваемся регистрации

Пропуск срока продления регистрации

Напоминаем о необходимости продления регистрации в личном кабинете. Самостоятельно подаем заявление о продлении для клиентов

Поиск контрафактной продукции на рынке, фактов незаконного использования товарных знаков

Самостоятельно мониторим нарушения прав на зарегистрированный с нами товарный знак для всех клиентов. Сообщаем о рисках в личном кабинете

Оставьте заявку с описанием проблемы, эксперт перезвонит вам и расскажет об особенностях процедуры по телефону.

Чек-лист: как защитить бренд от контрафакта с помощью ТРОИС

  1. Зарегистрировать товарный знак в Роспатенте или получить исключительное право на его использование у правообладателя — заключить лицензионный договор.
  2. Подготовить комплект документов и заявление. По возможности зафиксировать факты ввоза контрафакта или «серого» импорта — получить накладные, счета-фактуры, провести контрольную закупку на территории РФ.
  3. Обратиться в ФТС. Подать документы лично, по почте, через Госуслуги или юристов «Гардиума». Дождаться решения.
  4. Получить сообщение о приостановлении ввоза контрафакта от ФТС. Подтвердить нелегальное происхождение товара. Проконтролировать возбуждение административного производства и конфискацию партии, получить вводные для обращения в суд.
  5. Подготовить и подать иск в арбитражный суд. Получить компенсацию до 5 млн рублей или в размере 2-кратной стоимости партии контрафакта.

Подробнее о процедуре внесения в ТРОИС и стоимости услуг

Ирина Резникова

Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947.
В практике более 20 лет.

Задать вопрос эксперту
MDN
17 лет на рынке

Мнение редакции

ТРОИС — это инструмент честной конкуренции в области импорта. Внесение товарных знаков в таможенный реестр — это превентивная мера, которая работает на предупреждение возможных нарушений. При попытке провезти товары, маркированные внесенным с Реестр товарным знаком, правообладатель получит сообщение и сможет своевременно пресечь попытку ввоза таких товаров. У процедуры внесения товарного знака в ТРОИС есть свои «подводные камни», которые могут быть известны только квалифицированному патентному поверенному.

Проверка товарного знака на уникальность

Как узнать зарегистрирует ли Роспатент наш бренд?

1 июня 2021

Домен как товарный знак

Инструкция по переоформлению красивого домена владельцу одноименного товарного знака

5 июня 2021

Как запатентовать название и логотип

Можно ли защитить название бизнеса, не имея юрлица.

2 июня 2021

Защита ПО и БД в Роспатенте

Алгоритм регистрации авторских прав и освобождения от НДС IT-бизнеса

4 июня 2021

Регистрация бренда

Чем бренд отличается от товарного знака и кому пригодится бессрочный///

3 июня 2021

Регистрация товарного знака

Главное преимущество регистрации товарного знака – гарантия безопасности бренда.

6 июня 2021

Защита товарного знака

Грамотная стратегия защиты товарного знака от незаконного использования конкурентами.

2 августа 2021

Патент на изобретение

Патентование – защита разработки от конкурентов.

10 августа 2021

Международная регистрация товарного знака

Защита бренда за границей - варианты и нюансы регистрации

3 августа 2021

Заказ звонка

Кликая на кнопку, вы соглашаетесь на
обработку персональных данных