Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Лапшиной И.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Сапранова Владимира Владимировича (Москва) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по делу N А40-247918/2019

по исковому заявлению иностранного лица Mitel Networks Corporation (350 Legget Drive, Ottawa, Ontario, Canada K2K2W7) к Сапранову Владимиру Владимировичу о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (ул. Хорошевская 3-я, д. 2, стр. 1, этаж 4, пом. 1, ком. 40, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Mitel Networks Corporation - Титов И.Е. и Жителев Д.А. (по доверенности от 30.07.2019);

от Сапранова Владимира Владимировича - Берлин Е.М. (по доверенности от 20.11.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Mitel Networks Corporation (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сапранову Владимиру Владимировичу (далее - ответчик) о защите исключительного права на товарный знак "MITEL" по свидетельству Российской Федерации N 329025 в виде запрета использования указанного товарного знака в доменном имени mitel.ru, администратором которого является ответчик.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2019 исковые требования удовлетворены.

С учетом отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих об извещении ответчика о времени и месте рассмотрения дела, суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам суда первой инстанции, о чем вынесено определение от 11.03.2019.

Апелляционный суд принял уточнение требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым истец просил пресечь нарушения прав истца на указанный товарный знак путем запрета ответчику использовать этот товарный знак в доменном имени mitel.ru и на расположенном на нем сайте в сети "Интернет" www.mitel.ru.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2019 отменено, ответчику запрещено использовать товарный знак "MITEL" по свидетельству Российской Федерации N 329025 в доменном имени mitel.ru и на расположенном на нем сайте в сети "Интернет" www.mitel.ru.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление, в иске отказать.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что является единственным участником и единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью "Майтэл Нэтворкс", которому принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 760360, зарегистрированный с приоритетом от 12.07.2019 в отношении услуг 35-го класса МКТУ. С учетом этого ответчик считает, что действует в качестве администратора доменного имени mitel.ru от имени и в интересах этого общества, которым используется данный домен. Заявитель жалобы полагает, что у него как генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Майтэл Нэтворкс" имеется право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 760360 на своем интернет-сайте в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Ответчик указывает, что истец не конкретизировал свое требование, а именно - каким образом он требует запретить использование доменного имени, с учетом наличия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 760360.

Ответчик обращает внимание на то, что на его сайте отсутствуют функции заказа каких-либо товаров, в деле отсутствуют доказательства предложения к продаже товаров.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения оспариваемый судебный акт, сославшись на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемый судебный акт.

Представители истца в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр", извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, изучив материалы дела, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого постановления, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как установлено судом апелляционной инстанции и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 329025 с приоритетом от 07.10.2005, зарегистрированного в отношении товаров 09-го класса МКТУ "аппаратное обеспечение, программы компьютерные; аппаратура телекоммуникационная; приборы для передачи и переадресовки информации, приборы для передачи и переадресовки информации и звука, вспомогательные пульты, мультиплексоры, демультиплексеры, телефоны; связные контроллеры, контролирующие устройства для обеспечения безопасности телефонных линий, преобразователи для таксофонов, драйверы линии для телефонов, цепь автоматического запуска для телефонов; устройство для контроля оплаты телефонной связи; устройства обеспечивающие безопасность доступа к телефонным линиям, контролирующие устройства для концентрации сигнала при выходе абонентов в сеть автоматической телефонной связи, модемы, преобразователи для тонового и импульсного режима, устройства для обеспечения полного отчета по осуществленным телефонным вызовам; устройства обеспечивающие доступ к альтернативному оператору; части для указанных выше товаров" и услуг 42-го класса МКТУ "исследования и разработки; разработки индивидуальных проектов в области телекоммуникации, коммутации и компьютерного обеспечения; услуги по установке и техническому обслуживанию телекоммуникационной аппаратуры, коммутаторов аппаратного и программного обеспечения компьютеров; разработка и усовершенствование программного обеспечения; услуги по обеспечению подключения производственных и жилых помещений к телекоммуникационным системам; лизинг телекоммуникационного оборудования, коммутаторов, аппаратного и программного обеспечения компьютеров; лицензирование аппаратного и программного обеспечения и соответствующих технологий".

В конце 2018 года истец обнаружил в сети "Интернет" администрируемый ответчиком сайт http://mitel.ru, на котором предлагается к продаже оборудование марки MITEL. При этом истец не давал ответчику разрешения использовать данный товарный знак.

Ссылаясь на неправомерное использование ответчиком товарного знака, истец обратился в суд с указанными исковыми требованиями (с учетом уточнений в суде апелляционной инстанции).

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, исковые требования удовлетворил, запретив ответчику использовать товарный знак "MITEL" по свидетельству Российской Федерации N 329025 в доменном имени mitel.ru и на расположенном на нем сайте в сети "Интернет" www.mitel.ru.

Как указал апелляционный суд, факт нарушения прав истца на спорный товарный знак путем администрирования ответчиком домена mitel.ru истцом документально подтвержден. В домене используется обозначение mitel, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, администратором домена является ответчик, а само обозначение mitel, сходное до степени смещения с товарным знаком истца, используется в домене для товаров, производимых истцом и в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что использование ответчиком на сайте словесного обозначения "MITEL" в отношении товаров, однородных товарам, для которых охраняется товарный знак истца, является нарушением исключительного права истца с учетом положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Отклоняя ссылки ответчика на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 760360, апелляционный суд указал на то, что данный товарный знак зарегистрирован для услуг 35-го класса МКТУ, в то время как на спорном домене предлагаются к продаже товары истца.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы суда апелляционной инстанции нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права и не соответствуют правовым позициям высшей судебной инстанции.

Как разъяснено в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Таким образом, само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

В рассматриваемом случае защищаемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 329025 не является общеизвестным.

В то же время обстоятельства, связанные с возможностью признания действий ответчика по приобретению права на доменное имя актом недобросовестной конкуренции, судом не устанавливались.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о нарушении исключительного права на товарный знак путем использования в доменном имени является преждевременным, сделанным при неполном исследовании обстоятельств дела, подлежащих установлению в данном случае.

Кроме того, как указано выше, в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ запрещено использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права.

Между тем суд апелляционной инстанции запретил ответчику использовать товарный знак в целом на сайте www.mitel.ru, безотносительно к конкретным товарам (услугам).

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права, в связи с чем данный судебный акт не может быть признан законным и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, при новом рассмотрении дела необходимо дать оценку имеющейся в материалах дела распечатке с сайта ответчика, в которой указан раздел 7 "Услуги", а также установить, подтверждается ли этой распечаткой предложение ответчиком на указанном сайте соответствующих услуг, исследовать, охватываются ли эти услуги товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 760360.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по делу N А40-247918/2019 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.