Резолютивная часть постановления объявлена 3 августа 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 августа 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Соколова Дмитрия Владимировича (Москва, ОГРНИП 315774600321387) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2019 по делу N СИП-564/2019

по заявлению иностранного лица LEGO JURIS A/S (DK-7190, Billund, Denmark) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 06.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629462.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Владимирович (Москва, ОГРНИП 315774600321387).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица LEGO JURIS A/S - Пилюгина В.С. (по доверенности от 30.05.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-277/41);

от индивидуального предпринимателя Соколова Дмитрия Владимировича - Обида С.Д., Сидорова Е.Н. (по доверенности от 02.10.2019 N 77 АГ 1707842).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо LEGO JURIS A/S (далее - компания, LEGO JURIS A/S) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.04.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 06.12.2018 и об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 629462.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Владимирович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2019 требования LEGO JURIS A/S удовлетворены, решение Роспатента от 16.04.2019 признано недействительным как не соответствующее требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение LEGO JURIS A/S от 06.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629462.

Не согласившись с принятым судебным актом, Соколов Д.В. обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение суда первой инстанции, дело направить на новое рассмотрение.

По мнению заявителя кассационной жалобы, при рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции в нарушение норм процессуального права вышел за пределы требований, разрешил спор по основаниям, не заявленным истцом. Ссылаясь на положения статей 13, 1248, 1500 ГК РФ, статей 197, 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Соколов Д.В. указал, что суд первой инстанции при отсутствии соответствующего ходатайства со стороны истца об изменении исковых требований, признав недействительным решение административного органа, необоснованно принял решение об обязании Роспатента повторно рассмотреть возражение компании.

В кассационной жалобе Соколов Д.В. указал на нарушение судом первой инстанции норм материального права, поскольку в данном случае требования заявителя сводились к отмене решения Роспатента и к прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 629462, а следовательно, применению подлежали положения статьи 1514 ГК РФ, между тем суд первой инстанции, не применив названную норму, сделал необоснованный вывод о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным.

В качестве основания для отмены обжалуемого решения от 10.12.2019 Соколов Д.В. также отметил, что суд первой инстанции неправомерно принял и оценил результаты Социологического опроса потребителей, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 2018 г. (далее - отчет ВЦИОМ), поскольку данное доказательство является недопустимым. Так, заявитель этой кассационной жалобы отметил, что при представлении данных социологических исследований к ним не были приложены копии опросных листов с ответами респондентов, отсутствуют материалы и документы, на основании которых подготовлен отчет. Более того, Соколов Д.В. указал, что выводы, содержащиеся в представленном исследовании, являются субъективным мнением лица, не участвующего в деле, проверить его достоверность не представляется возможным.

Выражая несогласие с принятым судом отчетом ВЦИОМ, Соколов Д.В. также обратил внимание на отсутствие в результатах этого исследования выводов о том, что использование правообладателем спорного товарного знака в отношении товаров 16-го класса и услуг 35-го и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), неоднородных товарам 28-го класса МКТУ, будет ассоциироваться у потребителей с LEGO JURIS A/S. При этом компания не представила надлежащие доказательства, подтверждающие указанный вывод.

Заявитель кассационной жалобы не согласился с выводом суда первой инстанции о применении положения пункта 3 статьи 1508 ГК РФ, поскольку сравнение перечней товаров 16-го класса и услуг 35-го, 41-го классов МКТУ спорного знака и товаров 28-го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары неоднородны, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю. Соколов Д.В. полагает, что в такой ситуации применение указанной нормы к исследуемым правоотношениям является неверным.

Кроме того, Соколов Д.В. полагает, что судом неверно применено положение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не учтено отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о возникновении угрозы смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судом норм материального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение суда первой инстанции, дело направить на новое рассмотрение.

Изложенные в кассационной жалобе Роспатента доводы сводятся к несогласию с выводом суда первой инстанции о сходстве спорного и противопоставленного товарных знаков, сделанным при неправильном толковании пунктов 41, 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Роспатент также указал, что вывод суда о несоответствии регистрации спорного товарного знака нормам подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ сделан без учета отсутствия сходства между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 629462 и общеизвестным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 129, а также по свидетельствам Российской Федерации N 280003, N 474693, N 869258, N 747727, N 161589, N 180989, N 42932. Таким образом, по мнению Роспатента, данные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, в связи с чем отсутствует угроза смешения в гражданском обороте товаров 16-го класса МКТУ и услуг 35-го, 41-го классов МКТУ, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, а именно на отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками, Роспатент не согласился с выводом суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого решения административного органа положениям пункта 3 статьи 1508 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, сделанным при неполном исследовании обстоятельств дела.

В кассационной жалобе Роспатент также указал, что суд первой инстанции не дал надлежащую правовую оценку доказательствам, представленным заявителем в подтверждение способности спорного товарного знака ввести потребителей в заблуждение в отношении LEGO JURIS A/S. Вместе с тем, как полагает Роспатент, такие документы не подтверждают наличие у потребителей устойчивой ассоциативной связи между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 629462 и компанией, в связи с чем не могут свидетельствовать о несоответствии предоставления правовой охраны спорному товарному знаку требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Соколов Д.В. представил отзыв на кассационную жалобу Роспатента, в котором согласился с изложенными в ней доводами, считает ее обоснованной, просит ее удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Компания также представила отзывы на кассационные жалобы Соколова Д.В. и Роспатента, в которых не согласилась с изложенными в них доводами, считает их направленными на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, полагает, что не имеется оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены судебного акта.

Судебное разбирательство по рассмотрению кассационных жалоб откладывалось по ходатайству компании и Соколова Д.В. в целях мирного урегулирования спора.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители LEGO JURIS A/S., Роспатента и Соколова Д.В.

Представители Соколова Д.В. заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства по рассмотрению кассационных жалоб в целях урегулирования спора во внесудебном порядке.

Рассмотрев заявленное ходатайство с учетом мнения представителя LEGO JURIS A/S., указавшего на отсутствие возможности достижения соглашения на этом этапе рассмотрения дела и на затягивание Соколовым Д.В. срока рассмотрения кассационных жалоб, президиум Суда по интеллектуальным правам не нашел оснований для отложения судебного разбирательства.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители Роспатента и Соколова Д.В. поддержали свои кассационные жалобы, просили их удовлетворить.

Представитель компании возражал против удовлетворения кассационных жалоб по основаниям, изложенным в отзывах, приобщенных к материалам дела, считал, что оснований для отмены судебного акта не имеется.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 629462 зарегистрирован на имя Соколова Д.В. по заявке N 2016747872 (дата приоритета - 16.12.2016) в отношении товаров 16-го класса и услуг 35-го, 41-го классов МКТУ.

В Роспатент 06.12.2019 поступило возражение LEGO JURIS A/S. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629462 в связи с его несоответствием требованиям пункта 3, подпунктов 2 и 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также пункта 3 статьи 1508 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 6294602 является сходным с товарными знаками компании, обладающими более ранним приоритетом, зарегистрированными для однородных товаров и услуг, а также с общеизвестным товарным знаком, способен ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя (исполнителя) товаров (услуг), для которых спорный знак зарегистрирован.

Компания указывала на наличие у нее исключительного права на общеизвестный в Российской Федерации товарный знак N 129 " " (далее - общеизвестный товарный знак), а также на обладающие более ранними датами приоритета и зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг товарные знаки:

1) " " по свидетельству N 280003 в отношении товаров 16-го класса МКТУ;

2) " " по свидетельству N 474693 в отношении товаров и услуг 9, 21, 25, 35, 41-го классов МКТУ, указанных в регистрации знака;

3) " " по международной регистрации N 869258 в отношении товаров и услуг 9, 16, 25, 28, 41-го классов МКТУ, указанных в регистрации знака;

4) " " по свидетельству N 74727 в отношении товаров 28-го класса МКТУ, указанных в регистрации знака;

5) " " по свидетельству N 161589 в отношении товаров 28-го класса МКТУ, указанных в регистрации знака;

6) " " по свидетельству N 180989 в отношении товаров 14, 18, 24, 25-го классов МКТУ, указанных в регистрации знака;

7) " " по свидетельству N 42932 в отношении товаров 28-го класса МКТУ, указанных в регистрации знака.

В обоснование своих доводов компания с возражением представила многочисленные материалы, приведенные в оспариваемом решении, в том числе отчет ВЦИОМ, которым, по мнению компании, подтверждается вывод об известности товарного знака "LEGO" и о наличии ассоциативной связи спорного товарного знака "ЛЕГОРОД" с лицом, подавшим возражение. При этом компания также отметила, что не ограничивается производством игр и игрушек, а под обозначением "LEGO" и с ее согласия производится большое количество иных товаров (компьютерные игры, анимационные фильмы, образовательные программы и т.п.).

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатент принял решение от 16.04.2019, которым отказал в удовлетворении возражения, правовую охрану спорного товарного знака оставил в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, на основании проведенного сравнительного анализа спорного и противопоставленных товарных знаков административный орган установил отсутствие между ними сходства за счет отличий по фонетическому и графическому признакам, ввиду разной визуальной длины словесных элементов, использования букв разного шрифта, цвета и алфавита.

Роспатент также отметил, что, в отличие от словесных элементов "LEGO/ЛЕГО", вызывающих в сознании потребителей ассоциации с конструктором "LEGO/ЛЕГО", словесный элемент "ЛЕГОРОД" вызывает ассоциации именно со словом "город", что дополнительно усиливается наличием изобразительного элемента в виде ряда стилизованных домов как части городской застройки.

В отношении однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, Роспатент указал, что противопоставленные товарные знаки " " по свидетельству N 74727, " " по свидетельству N 161589, " " по свидетельству N 180989, " " по свидетельству N 42932 и общеизвестный товарный знак охраняются в отношении товаров 28, 14, 18, 24, 25-го классов МКТУ, которые не являются однородными товарам 16-го класса и услугам 35-го, 41-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку они различаются по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Товары 16-го класса и услуги 35-го, 41-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и охраняются противопоставленные товарные знаки " " по свидетельству N 280003, " " по свидетельству N 474693 и " " по международной регистрации N 869258 содержат однородные товары, относящиеся к одним родовым и видовым группам товаров 16-го класса МКТУ: канцелярские и писчебумажные товары, печатная и полиграфическая продукция, упаковочные материалы и изделия, и однородные услуги, относящиеся к одним родовым группам услуг 35-го класса МКТУ: услуги в области рекламы, продвижения товаров и в сфере бизнеса, и родовым группам услуг 41-го класса МКТУ: услуги в области воспитания и образования, организации культурно-развлекательных мероприятий.

Вместе с тем, по мнению Роспатента, поскольку спорный товарный знак не вызывает сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, он не может вызвать смешение в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг.

По результатам анализа представленных документов Роспатент пришел к выводу о соответствии спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1508 ГК РФ ввиду отсутствия сходства между спорным и общеизвестным товарными знаками. Более того, как указал Роспатент, данный вывод не опровергается результатами исследования, согласно которым 21% респондентов полагает, что владелец обозначения "ЛЕГОРОД" не связан с компанией, 30% респондентов - что владелец обозначения "ЛЕГОРОД" не связан с компанией, но ведет свою деятельность под контролем последней, а 29% опрошенных не смогли определиться с ответом.

В оспариваемом решении Роспатент также не согласился с доводом заявителя возражения о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами и услугами, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и LEGO JURIS A/S.

Несогласие компании с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1483,1508 ГК РФ, Правилами N 482, с учетом постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), проанализировав представленные в материалы дела доказательства, признал неправомерным вывод Роспатента об отсутствии сходства спорного и противопоставленных товарных знаков.

При этом суд отметил, что не может быть установлено полное отсутствие сходства обозначений при наличии совпадающих элементов.

В части выводов Роспатента об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции указал, что при рассмотрении возражения административный орган не исследовал и не оценил такие существенные обстоятельства дела, как степень однородности товаров и услуг и ее влияние на опасность смешения в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установления иных факторов не требуется только при полном отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков, между тем данный вывод был признан судом преждевременным, поскольку Роспатентом не было учтено совпадение отдельных элементов противопоставленных товарных знаков ("LEGO/ЛЕГО"), что влияет на степень сходства и вероятность смешения обозначений.

Суд первой инстанции также отметил, что при принятии оспариваемого решения административный орган не принял во внимание сведения о наличии у компании исключительного права на серию товарных знаков, объединенных общим словесным элементом "LEGO" ("ЛЕГО"), что также влияет на вероятность смешения.

В отношении вывода о соответствии спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1508 ГК РФ, суд первой инстанции не согласился со сделанным с учетом результатов исследования ВЦИОМ выводом Роспатента о низкой степени известности потребителю спорного товарного знака в отношении каких-либо услуг. Суд первой инстанции указал, что особенность применения положений статьи 1508 ГК РФ заключается в данном случае в том, что широкая известность потребителю товарного знака "LEGO" подтверждена признанием его в установленном законом порядке общеизвестным, о чем выдано свидетельство Российской Федерации N 129, поэтому у потребителей любые товары и услуги, маркированные данным обозначением, могут ассоциироваться с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, в связи с чем ссылка административного органа на результаты исследования не может быть положена в основу вывода о соответствии спорного товарного знака нормам пункта 3 статьи 1508 ГК РФ.

Более того, суд учел, что компания является правообладателем серии "старших" товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 280003, N 474693, по международной регистрации N 869258 с использованием словесного элемента общеизвестного товарного знака в отношении идентичных и однородных товаров 16-го класса и услуг 35-го, 41-го классов МКТУ спорного товарного знака, что может усиливать возникновение у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Что касается вывода Роспатента о соответствии регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции отметил, что данный вывод сделан административным органом при неполном исследовании доводов подателя возражения, а также отчета ВЦИОМ на предмет наличия у потребителей ассоциаций между спорным обозначением и компанией как производителем товаров и исполнителем услуг, перечисленных в регистрации спорного знака. Суд указал, что Роспатент не дал оценку представленным заявителем сведениям об известности противопоставленных товарных знаков, в том числе об общеизвестном в Российской Федерации товарном знаке "LEGO".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражений и принятию решений по результатам такого рассмотрения, а также о применимом законодательстве.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзывах на них, заслушав мнения лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

Довод Соколова Д.В. о выходе суда за пределы заявленных требований подлежит отклонению как необоснованный.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Возложение судом первой инстанции на Роспатент обязанности повторно рассмотреть возражение компании против предоставления правовой охраны товарному знаку вместо прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 629462, что испрашивалось компанией, не является разрешением спора по "основаниям, не заявленным истцом", а представляет собой избранный судом способ устранения допущенного нарушения прав и законных интересов заявителя, что соответствует нормам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отношении несогласия заявителей кассационной жалобы с выводом суда о сходстве спорного и противопоставленных товарных знаков президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном названным Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

На основании пункта 3 статьи 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Согласно пункту 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Суд первой инстанции верно установил, что в композицию спорного товарного знака входит словесный элемент, который согласно пункту 42 Правил N 482 подлежит сравнению со словесными элементами противопоставленных знаков компании.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в качестве суда кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153 по делу N А60-44547/2015).

Устанавливая несоответствие закону принятого административным органом ненормативного правового акта, суд первой инстанции указал на отсутствие в оспариваемом решении Роспатента оценки однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, тем товарам и услугам, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки заявителя.

Суд первой инстанции признал ошибочность вывода Роспатента об отсутствии сходства между спорным товарным знаком и противопоставленными средствами индивидуализации компании.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при принятии решения суд первой инстанции нарушил методологический подход к определению вероятности смешения.

Согласно правовой позиции, отраженной в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Таким образом, для целей определения возможности смешения товарных знаков первоначально следует установить наличие между ними сходства.

Как следует из текста судебного акта, "между словесными элементами противопоставленных обозначений "LEGO" и "ЛЕГОРОД" имеется явное фонетическое сходство ввиду полного вхождения единственного словесного элемента противопоставленных обозначений в спорный товарный знак. Указанное обстоятельство не учтено Роспатентом как при формировании выводов о сходстве семантических признаков, так и при решении вопроса о степени сходства обозначений в целом, что не соответствует требованиям пунктов 41 и 42 Правил N 482".

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Так, пунктом 42 Правил N 482 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В обжалуемом решении сходство обозначений определено судом исключительно исходя из полного вхождения словесного элемента "LEGO" в словесный элемент "ЛЕГОРОД". Иные признаки сходства судом первой инстанции не оценивались.

Вместе с тем в рассматриваемом случае один факт вхождения отдельных букв в противопоставленное обозначение не является достаточным для признания наличия сходства между товарными знаками.

В оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент приводил следующие доводы об отсутствии сходства между словесными элементами сравниваемых обозначений:

несмотря на то, что два первых слога в словесном элементе "ЛЕГОРОД" фонетически сходны со словесными элементами "LEGO/ЛЕГО", в целом сопоставляемые словесные элементы обладают звуковыми отличиями, за счет присутствия в них разного количества букв, звуков и слогов, благодаря чему фонетическая длина словесного элемента "ЛЕГОРОД" увеличена на три звука, образующих третий слог, что формирует разное звуковое восприятие сравниваемых слов при их произношении;

несмотря на фантазийный характер словесных элементов "LEGO/ЛЕГО", они имеют устойчивое ударение на первый слог "LE-/ЛЕ", в то время как в фантазийном слове "ЛЕГОРОД" ударение может падать на второй слог, вызывая ассоциации со словом "ГОРОД".

Роспатент не согласился с мнением подателя возражения о семантическом сходстве словесных элементов "ЛЕГОРОД" и "LEGO/ЛЕГО", а также о доминировании в слове "ЛЕГОРОД" двух первых слогов, поскольку указанные слова являются фантазийными, т.е. не имеют смыслового значения, и поэтому не могут восприниматься как слова, в которые заложены какие-либо понятия и идеи.

Роспатент также указал, что если словесные элементы "LEGO/ЛЕГО" могут вызывать в сознании потребителя ассоциации с конструктором "LEGO/ЛЕГО", то словесный элемент "ЛЕГОРОД" вызывает ассоциации со словом "ГОРОД", что дополнительно усиливается изобразительным элементом в виде ряда стилизованных домов как части городской застройки.

Вместе с тем правовую оценку данным выводам Роспатента суд первой инстанции не дал.

Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание на то, что в случае, если словесные элементы спорного товарного знака выполнены без выделения слогов, то их оценка производится без разделения на составные части.

В таких случаях сравнение спорных и противопоставленных средств индивидуализации производится по всем признакам, перечисленным в пунктах 41, 42 Правил N 482, так, как это произведено Роспатентом в оспоренном ненормативном правовом акте, и так, как следовало его произвести суду при проверке законности решения административного органа.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 N СИП-700/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2018 N 300-КГ18-3150 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства) в отношении сходства знаков обслуживания "АФИ" и "АФИМОЛЛ/AFIMALL" отмечено, что "сравниваемые знаки содержат в своем составе различное количество слогов, букв и звуков. Словесные элементы оспариваемого знака обслуживания содержат семь букв и шесть звуков, что позволяет отнести их к длинным словам. Словесный элемент противопоставленного знака обслуживания состоит из трех букв и является коротким словом.

Различная долгота звучания словесных элементов сравниваемых знаков существенно влияет на их восприятие потребителями по-разному, в связи с чем является верным вывод о том, что словесные элементы сравниваемых знаков отличны по фонетическому звучанию".

В указанном постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам обращено внимание на то, что словесные элементы спорного знака обслуживания выполнены без выделения слогов, как следствие, правомерно оценены Роспатентом и судом в целом без разделения на составные части.

Таким образом, при проверке сходства словесных элементов средств индивидуализации в настоящем деле суд первой инстанции не вправе был ограничиваться только выводом о вхождении одного словесного элемента в другой.

Суду первой инстанции, помимо фонетических признаков, следовало дать оценку сходства товарных знаков по графическому и семантическому признакам, оценив выводы Роспатента о визуальном различии сравниваемых товарных знаков и об отсутствии смыслового сходства между сравниваемыми средствами индивидуализации в связи с фантазийностью их словесных элементов.

Фактически в тексте решения суда первой инстанции не содержится оценка сходства товарных знаков.

Соответственно, дальнейший анализ сравниваемых обозначений осуществлен судом первой инстанции с нарушением методологических подходов, обусловленным неправильным определением сходства обозначений исходя из достаточности вхождения одного словесного элемента в другой.

Только после установления наличия сходства, исходя из вышеуказанных обстоятельств, суду первой инстанции следовало переходить к проверке выводов Роспатента в отношении однородности товаров (работ, услуг), для индивидуализации которых зарегистрированы спорный товарный знак и противопоставленные средства индивидуализации.

При таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента являются преждевременными.

С учетом того, что остальные выводы суда первой инстанции о вероятности смешения товарных знаков, а также о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя следуют из вывода суда о сходстве товарных знаков, сделанного с нарушением методологии установления сходства, иные доводы кассационных жалоб президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяются и подлежат оценке судом первой инстанции при повторном рассмотрении дела.

Согласно части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзывах на них, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу, что обжалуемый судебный акт нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем он подлежит отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуются исследование и оценка доказательств и доводов сторон, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2019 по делу N СИП-564/2019 отменить.

Дело N СИП-564/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина