Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 марта 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Лапшиной И.В. Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Полимер" (Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, 5, 144002, ОГРН 1025007116045) на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019 по делу N А40-318676/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019 по тому же делу по иску закрытого акционерного общества "Полимер" к обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" (ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, эт. 3, пом. 15, ком. 17/4А, Москва, 107140, ОГРН 1067746353730) о запрете использовать полезную модель без разрешения истца.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "ТРИЭС" (ул. Текучева, д. 162, оф. 1А, г. Ростов-на-Дону, 344011, ОГРН 1107746572372), Акимов В.П. (г. Электросталь, Московская область).

В судебное заседание явились представители:

от закрытого акционерного общества "Полимер" - Ломский С.М. (по доверенности от 26.09.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" - Гринкевич А.П., Кривошеев А.Ф. (по доверенности от 20.03.2019), Кудаков А.Д. (по доверенности от 28.05.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "ТРИЭС" - Хубларян М.Т. (по доверенности от 06.05.2019), Кривошеев А.Ф. (по доверенности от 06.05.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Полимер" (далее - общество "Полимер") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" (далее - общество "Перспектива") с требованиями:

- признать полезную модель "Упругая нашпальная прокладка (варианты)" по патенту Российской Федерации N 150662, зависимой от полезной модели "Упругая нашпальная прокладка" по патенту Российской Федерации N 104560;

- запретить использовать полезную модель "Упругая нашпальная прокладка (варианты)" по патенту Российской Федерации N 150662, являющуюся зависимой от полезной модели "Упругая нашпальная прокладка" по патенту Российской Федерации N 104560 без разрешения истца.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ТРИЭС" и Акимов В.П.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019, в удовлетворении исковых требований отказано.

Общество "Полимер", не согласившись с вынесенными по делу судебными актами, ссылаясь на несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых решении и постановлении, установленным ими фактическим обстоятельствам дела, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального права и норм процессуального права, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В своей кассационной жалобе общество "Общество" считает, что судами нижестоящих инстанций не применены положения пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и положения статьи 1358.1 ГК РФ.

Как полагает общество "Полимер", нарушение судами нижестоящих инстанций норм процессуального права состоит в неправомерном отклонении ходатайства истца о проведении экспертизы с целью установления обстоятельств наличия у патента Российской Федерации N 150662 зависимых признаков патента Российской Федерации N 104560.

Общество "Полимер" указывает на нарушение судами нижестоящих инстанций норм материального права, так как требования истца рассмотрены по существу не были, вывод суда о ненадлежащем способе защиты основан на неверном толковании судами положений статьи 1358.1 ГК РФ.

Общество "Перспектива" и общество "ТРИЭС" представили письменные отзывы на кассационную жалобу, в которой указали на несостоятельность доводов истца как заявленных без учета компетенции суда кассационной инстанции и направленных на переоценку доказательств.

В судебном заседании представитель истца поддержал изложенные в его кассационной жалобе доводы.

Представители ответчика и общества "ТРИЭС" просили отказать в удовлетворении кассационной жалобы истца.

Представителем общества "ТРИЭС" заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела копии аудиозаписи судебного заседания от 12.02.2020.

По смыслу статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе принимать и оценивать новые доказательства, которые не были представлены в материалы дела при его рассмотрении в судах первой либо апелляционной инстанций.

На основании изложенного судебная коллегия отказала обществу "ТРИЭС" в удовлетворении ходатайства о приобщении диска с записью.

Акимов В.П., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и отзывах и возражениях на нее.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на полезную модель "Упругая нашпальная прокладка" по патенту Российской Федерации N 104560 (дата приоритета 26.08.2010).

Общество "Полимер" является обладателем исключительного права на полезную модель "Упругая нашпальная прокладка (варианты)" по патенту Российской Федерации N 150662 (дата приоритета 23.07.2014).

На основании данного патента ответчик производит и реализует на территории Российской Федерации изделия "Прокладка упругая", "Прокладка упругая ЖБР", которые впоследствии, в том числе, направляет "Горновскому заводу спецжелезобетона" для использования (применения) при производстве и ремонте железнодорожных путей, что подтверждается: ответом на запрос о предоставлении документации; транспортной накладной от 16.04.2018; паспортом качества N 053 от 09.04.2018 для прокладки упругой II ТС-002; паспортом качества N 053 от 09.04.2018 для прокладки упругой II ТС-003.

Истец указывает, что согласно экспертному заключению от 28.01.2017, составленному Моховым Евгением Валерьевичем, в полезной модели "Упругая нашпальная прокладка (варианты) по патенту Российской Федерации N 150662 использована полезная модель "Упругая нашпальная прокладка" по патенту Российской Федерации N 104560. Полезная модель "Упругая нашпальная прокладка (варианты)" по патенту Российской Федерации N 150662 является зависимой от полезной модели истца.

Поскольку разрешений и документов для использования патента Российской Федерации N 104560 на полезную модель обществу "Перспектива" не выдавались, истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями о признании полезной модели "Упругая нашпальная прокладка (варианты)" по патенту Российской Федерации N 150662 зависимой от полезной модели "Упругая нашпальная прокладка" по патенту Российской Федерации N 104560 и запрете использовать полезную модель "Упругая нашпальная прокладка (варианты)" по патенту Российской Федерации N 150662 без разрешения правообладателя патента на полезную модель Российской Федерации N 104560.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1226, 1229, 1351, 1358, 1358.1 ГК РФ, обстоятельствами, установленными в рамках рассмотрения дела судами общей юрисдикции N 2-2353/2016, и пришел к выводу, что ответчиком не осуществлялся выпуск изделий с использованием патента Российской Федерации N 104560.

При этом суд первой инстанции указал, что требование признать полезную модель "Упругая нашпальная прокладка (варианты)", охраняемую патентом Российской Федерации N 150662 зависимой от полезной модели "Упругая нашпальная прокладка", защищенной патентом Российской Федерации N 104560 в соответствии со статьей 1358.1 ГК РФ подлежит отклонению в силу того, что избранный истцом способ защиты права не предусмотрен законодательством, так как положения статьи 1358.1 ГК РФ применяются только в отношении изобретений, а не полезных моделей, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ (в новой редакции) использование полезной модели устанавливается только в отношении признаков, указанных в независимом пункте формулы полезной модели без возможности применения доктрины эквивалентов.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

В абзаце третьем пункта 1 статьи 1229 ГК РФ установлено, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

Из толкования данной нормы права следует, что лицу, обратившемуся в суд с требованием о признании права на тот или иной объект интеллектуальной деятельности, надлежит доказать наличие у него исключительного права на спорный объект и факт отрицания (оспаривания) данного права другим лицом, способного повлечь (влекущего) в последующем нарушение этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 1 статьи 1358.1 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

По правилу пункта 2 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

При этом положения статьи 1358.1 ГК РФ подлежат применению в настоящем деле.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

В силу пункта 2 статьи 4 ГК РФ по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Норма статьи 1358.1 ГК РФ направлена на правовое регулирование вопросов использования объектов патентных прав и не содержит положений, касающихся предоставления правовой охраны таким объектам.

Согласно разъяснениям, данным в абзаце втором пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 35-ФЗ) в часть четвертую ГК РФ внесены изменения. При этом в силу статьи 4 ГК РФ и части 7 статьи 7 Федерального закона N 35-ФЗ положения части четвертой ГК РФ (в редакции Федерального закона N 35-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу данного федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу Федерального закона N 35-ФЗ, положения части четвертой ГК РФ (в редакции этого федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после дня вступления в силу данного федерального закона.

Таким образом, несмотря на то, что полезные модели как истца так и ответчика имеет приоритет позже даты Федерального закона N 35-ФЗ, положения статьи 1358.1 ГК РФ подлежат применению в настоящем деле, поскольку предметом спора является не оспаривание предоставления правовой охраны полезной модели (когда применяется законодательство, действующее на дату подачи заявки), а законность/незаконность использования полезной модели ответчиком, имевшего место, в том числе после введения указанной нормы в действие.

Выводы судов первой и апелляционной инстанции о ненадлежащем способе защиты истцом своих прав противоречит положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ и пункта 2 статьи 1358.1 ГК РФ.

В абзаце втором пункта 125 постановления Пленума N 10 разъяснено, что если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

Исходя из изложенного в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении ответчиком исключительного права на полезную модель с использованием зависимой полезной модели (статьи 1358.1 ГК РФ) входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных) иных признаков, указанных в пункте 1 названной статьи и наличие разрешения истца на использование его полезной модели.

Установление указанных обстоятельств имеет существенное значение, от них зависит правильное рассмотрение дела. Однако суды ошибочно подсчитали, что заявленные истцом требования являются ненадлежащим способом защиты, который не предусмотрен законом.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что при изложенных обстоятельствах суды нижестоящих инстанций в нарушение положений подпункта 1 пункта 1 статьи 1252, статьи 1358.1 ГК РФ и статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по существу не рассмотрели заявленные требования истца и не оценили достаточность и взаимную связь представленных в материалах дела доказательств в их совокупности.

Таким образом, суд кассационной инстанции полагает, что фактическое нерассмотрение заявленных истцом требований и неустановление судом первой инстанции обстоятельств, составляющих предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на полезную модель, нарушение и неправильное применение норм процессуального права об оценке доказательств являются существенными нарушениями норм материального и процессуального права, поскольку они привели к принятию судом первой инстанции незаконного и необоснованного решения, а фактически к тому, что заявленные истцом требования не были рассмотрены в том виде, как они сформулированы в просительной части иска.

Изложенное позволяет суду кассационной инстанции сделать вывод о том, что суды нижестоящих инстанций необоснованно уклонились от разрешения по существу вышеуказанных исковых требований.

С учетом изложенного обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются незаконными, подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как не соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам в связи с нарушением и неправильным применением судами нижестоящих инстанций норм материального и процессуального права.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется установление фактических обстоятельств дела, исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, предусмотренных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе правильно и на основании надлежащей оценки имеющихся в материалах дела доказательств установить обстоятельства дела, имеющие существенное значение для его правильного рассмотрения, с учетом верного распределения между истцом и ответчиком бремени доказывания.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019 по делу N А40-318676/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019 по тому же делу отменить. Направить дело N А40-318676/2018 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.