Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Моторкиной К.С.

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) (судья - Евсеева Е.А.; секретарь судебного заседания - Львова Г.Г.) заявление индивидуального предпринимателя Удашовой Галины Николаевны (г. Пермь, Пермский край, ОГРНИП 304590803400066) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1023201286635) от 20.06.2019 о признании предоставления правовой охраны знаку обслуживания "АВТО-ЯПОНЕЦ" по свидетельству Российской Федерации N 545714 недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Алексеев Афанасий Павлович (г. Якутск, Республика Саха, ОГРНИП 3041435338000016).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Удашовой Г.Н. - Бобров А.В. (по доверенности от 01.01.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от индивидуального предпринимателя Алексеева А.П. - Мазур Т.В. (по доверенности от 26.11.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Удашова Галина Николаевна (далее - предприниматель Удашова Г.Н., заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.06.2019 о признании предоставления правовой охраны знаку обслуживания "АВТО-ЯПОНЕЦ" по свидетельству Российской Федерации N 545714 недействительным полностью.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Алексеев Афанасий Павлович (далее - индивидуальный предприниматель Алексеев А.П., третье лицо).

В обоснование поданного заявления индивидуальный предприниматель Удашова Г.Н. указывает, что входит в группу компаний "АВТОМОЁ", осуществляющую свою деятельность в сфере оптовой и розничной продажи запасных частей и материалов для автомобилей импортного и российского производства, а также сервисного обслуживания и ремонта автомобилей.

В группу компаний "АВТОМОЁ" входят сети специализированных магазинов: "АВТО-ЯПОНЕЦ", "АВТО-КОРЕЕЦ", "АВТО-ЕВРОПЕЕЦ", "АВТО-КИТАЕЦ", "АВТО-РОССИЯНИН".

Как отмечает заявитель знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 (дата приоритета 24.08.2012) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 11.06.2015 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), при этом первый магазин с обозначением "АВТО-ЯПОНЕЦ" был открыт на территории г. Пермь в 2009 году.

Предприниматель Удашова Г.Н. отмечает, что с 2009 года по настоящее время заявителем открыто 10 гипермаркетов автозапчастей, в которых представлены специализированные магазины, в том числе с использованием обозначения "АВТО-ЯПОНЕЦ", сеть магазинов стабильно растет приобретая широкую известность среди потребителей.

В своем заявлении предпринимателем Удашовой Г.Н. также указано, что по мере развития группы компаний "АВТОМОЁ" производилась регистрация товарных знаков, представляющих собой коммерческие обозначения магазинов, входящих в компанию, а именно товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 450278, N 518253, N 531042, N 547085, N 580314, N 586554, N 612112, N 635001, правообладателем которых является Удашова Г.Н., представляющая магазинам право использования в предпринимательской деятельности указанных товарных знаков по договору коммерческой концессии.

Таким образом, по мнению предпринимателя Удашова Г.Н., спорный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 является широко узнаваемым брендом.

Предприниматель Удашова Г.Н. отметила, что знак обслуживания "АВТО-ЯПОНЕЦ" использовался заявителем до подачи индивидуальным предпринимателем Алексеевым А.П. заявления о предоставлении правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 477890 "ЯПОНЕЦ".

Более того, знак обслуживания третьего лица используется им только на территории города Якутска, что препятствует возможности смешения деятельности заявителя и третьего лица в глазах потребителей.

При таких обстоятельствах заявитель полагает, что решение Роспатента об удовлетворении возражения третьего лица нарушает права предпринимателя Удашовой Г.Н., в том числе на осуществление предпринимательской деятельности, в связи с чем просит признать его недействительным.

В дополнение к своей правовой позиции предпринимателем Удашовой Г.Н. обращено внимание на начало фактического использования ей спорного знака обслуживания в предпринимательской деятельности, а именно, до даты приоритета товарного знака третьего лица, что подтверждено разрешениями органов местного самоуправления на осуществление торговли. Кроме того, заявитель ссылается на высокую различительную способность знаков обслуживания истца и третьего лица в результате широкого и длительного их использования на территории Российской Федерации.

Индивидуальным предпринимателем Алексеевым А.П. представлен отзыв на исковое заявление, в котором он не согласился с изложенными в заявлении доводами, считает их несостоятельными, в связи с чем просит отказать в его удовлетворении.

В своем отзыве третье лицо не соглашается с доводами заявителя о высокой различительной способности сравниваемых знаков обслуживания.

Индивидуальный предприниматель Алексеев А.П. отмечает, что сравниваемые знаки обслуживания заявителя и третьего лица сходны по причине смыслового совпадения заложенных в них идей, а также наличия фонетического сходства.

Более того, правообладатели используют знаки обслуживания при осуществлении деятельности на одном товарном рынке, сопоставляемые услуги, для которых зарегистрированы знаки обслуживания имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

При таких обстоятельствах третье лицо полагает, что оспариваемое решение Роспатента является правомерным и не подлежит признанию его недействительным.

В соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом также представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором считает доводы заявителя необоснованными и не соответствующими нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

В отзыве на исковое заявление Роспатентом указано на правомерный выводы административного органа, изложенный в оспариваемом решении о наличии сходства между знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 545714 и N 477890 по звуковому и смысловому признакам, а также об однородности услуг 35-го класса МКТУ, для которых названные знаки обслуживания зарегистрированы.

При таких обстоятельствах, административный орган считает, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация оспариваемого знака обслуживания противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представитель индивидуального предпринимателя Удашовой Г.Н. заявленные требования поддержал в полном объеме, настаивал на признании недействительным оспариваемого решения Роспатента.

Представитель Роспатента и индивидуального предпринимателя Алексеева А.П. против заявленных требований возражали, считали, что оснований для их удовлетворения не имеется.

До начала судебного заседания представителем предпринимателя Удашовой Г.Н. заявлено ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы на предмет установления сходства до степени смешения знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 545714 и N 477890, правообладателями которых является заявитель и третье лицо соответственно.

В отношении заявленного ходатайства Роспатентом, в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представлены письменные пояснения, в которых он указал на отсутствие оснований для экспертного исследования, поскольку вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Удовлетворение такого ходатайства является правом, а не обязанностью суда.

Более того, как следует из разъяснений, изложенных в абзаце седьмом пункта 75, абзаце шестом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Принимая во внимание указанные разъяснения высшей судебной инстанции, а также с учетом положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в удовлетворении данного ходатайства судом отказано ввиду отсутствия оснований для проведения экспертизы на предмет установления сходства сравниваемых обозначений.

Как следует из материалов дела и установлено судом, знак обслуживания "АВТО-ЯПОНЕЦ" по заявке N 2012730961 (дата приоритета 24.08.2012) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.06.2015 за N 545714 на имя индивидуального предпринимателя Удашовой Г.Н. в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная".

В Роспатент 15.01.2019 поступило возражение индивидуального предпринимателя Алексеева А.П. против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 в связи с его несоответствием подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, мотивированное тем, что оспариваемый знак обслуживания сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ с товарным знаком "ЯПОНЕЦ" по свидетельству Российской Федерации N 477890, правообладателем которого является податель возражения.

Решением Роспатента от 20.06.2019 предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 признано недействительным полностью.

Оспариваемое решение Роспатента мотивировано тем, что сравниваемые знаки обслуживания являются сходными до степени смешения ввиду фонетического и семантического сходства словесных элементов, занимающих доминирующее положение, а услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки обслуживания, являются однородными.

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация спорного товарного знака не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, что послужило основанием для удовлетворения возражения и признания предоставления правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 20.06.2019, предприниматель Удашова Г.Н. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании указанного решения недействительным.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, пояснениях, дополнениях и отзывах на него, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления предпринимателя Удашовой Г.Н. в силу следующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок предпринимателем Удашовой Г.Н. соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых, рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что не оспаривается заявителем.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10, основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (24.08.2012) правовой базой для оценки охраноспособности заявленного обозначения является ГК РФ в соответствующей редакции и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Пунктом 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В силу подпункта "а" названного пункта звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт "б").

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в").

Признаки, перечисленные в подпунктах "а" - "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Из материалов дела следует, что оспариваемый знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 представляет собой словесное обозначение "АВТО-ЯПОНЕЦ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буква русского алфавита.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 477890 представляет собой словесное обозначение "ЯПОНЕЦ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатент, проведя анализ оспариваемого знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 и противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 477890, руководствуясь действующим законодательством, а также разъяснениями, изложенными в Правилах N 32, установил наличие между ними сходства, несмотря на их отдельные незначительные отличия.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с данным выводом Роспатента, считает верным проведенный сравнительный анализ сравниваемых обозначений.

В отношении довода заявителя, выражающего несогласие с выводами Роспатента о наличии сходства сравниваемых знаков обслуживания, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В оспариваемом знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 словесный элемент "АВТО-ЯПОНЕЦ" является единственным элементом данного знака обслуживания.

В противопоставленном знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 477890 словесное обозначение "ЯПОНЕЦ" также является единственным элементом данного знака обслуживания.

Таким образом, как верно указал Роспатент, именно словесный элемент "ЯПОНЕЦ" выполняет в сравниваемых знаках обслуживания основную индивидуализирующую функцию.

В отношении фонетического признака сходства сравниваемых знаков обслуживания судебная коллегия отмечает следующее.

Судебная коллегия учитывает, что фонетическое сходство сравниваемых знаков обслуживания обусловлено полным вхождением элемента "ЯПОНЕЦ" оспариваемого знака обслуживания в состав противопоставленного знака обслуживания "ЯПОНЕЦ".

В словесных элементах "АВТО-ЯПОНЕЦ" - "ЯПОНЕЦ" сравниваемых обозначений совпадает звучание частей "ЯПОНЕЦ" - "ЯПОНЕЦ" ввиду тождества всех гласных и согласных звуков указанных словесных элементов.

Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что они выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита, а вышеуказанные совпадающие словесные элементы имеют тождественный (идентичный) состав букв.

При этом судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента о том, что словесный элемент "АВТО" в оспариваемом товарном знаке никак не изменяет смыслового значения слова "ЯПОНЕЦ" и является, собственно, "слабым" элементом, указывающим на область деятельности правообладателя по продаже запчастей и материалов для автомобилей и сервисному обслуживанию автомобилей.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (разное количество слогов, звуков и букв, наличие в оспариваемом товарном знаке еще и иного словесного элемента "АВТО" и дефиса) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. В сравниваемых обозначениях "ЯПОНЕЦ" является сильным элементом, который акцентирует на себя внимание потребителя.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2 Правил N 32, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Довод заявителя о том, что в деле N А58-13737/2018 суд первой и апелляционной инстанций установили "факт отсутствия введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов при использовании товарного знака "АВТО-ЯПОНЕЦ", что имеет преюдициальное значение в настоящем деле", отклоняется судебной коллегией в силу следующего.

Исходя из абзацев четвертого и пятого пункта 3.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 N 30-П действующие во всех видах судопроизводства общие правила распределения бремени доказывания предусматривают освобождение от доказывания входящих в предмет доказывания обстоятельств, к числу которых процессуальное законодательство относит обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным решением по ранее рассмотренному делу (статья 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статья 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В данном основании для освобождения от доказывания проявляется преюдициальность как свойство законной силы судебных решений, общеобязательность и исполнимость которых в качестве актов судебной власти обусловлены ее прерогативами. Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По смыслу приведенной процессуальной нормы преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового содержания, но не те факты, установление которых имеет процессуальное значение. При этом преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Среди этих фактов могут быть те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, обладают преюдициальностью. Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах. Преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами, а не обстоятельство, которое должно быть установлено. При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, хотя и отраженные в судебном акте, могут не иметь преюдициального значения, если они не исследовались, не оценивались, не входили в предмет доказывания.

В рассматриваемом случае судебная коллегия обращает внимание на различие в субъектном составе лиц, участвующих в настоящем деле и в деле N А58-13737/2018, поскольку Роспатент не принимал участие при рассмотрении дела N А58-13737/2018.

Кроме того, как следует из сведений, опубликованных на сайте "Картотека арбитражных дел", в деле N А58-13737/2018 рассматривалось заявление индивидуального предпринимателя Алексеева А.П. о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) от 06.12.2018, в соответствии с которым прекращено производство по жалобе индивидуального предпринимателя Алексеева А.П. о признании недобросовестной конкуренцией действий индивидуального предпринимателя Сидорова М.Д.

Как усматривается из судебных актов по делу N А58-13737/2018, суды при сравнении обозначений "ЯПОНЕЦ" и "АВТО ЯПОНЕЦ" пришли к выводу о том, что "основную индивидуализирующую нагрузку в обозначении, в том числе комбинированном, несет слово "ЯПОНЕЦ", которое занимают центральное место в обозначении, и с учетом использования Алексеевым А.П. и Сидоровым М.А. данных товарных знаков на фасадах торговых точек по реализации автозапчастей, данные обстоятельства свидетельствуют об общности идеи, заложенной в сравниваемые товарные знаки, которая заключается в указании на страну происхождения автозапчастей, реализация которых осуществляется в магазинах. Исходя из изложенного, сравниваемое обозначение, используемое Сидоровым М.А., можно признать тождественным по семантическому критерию сходства как товарному знаку N 545714, так и N 477890".

В отношении сходства обозначения "АВТО ЯПОНЕЦ" и "ЯПОНЕЦ" по фонетическому признаку суды по делу N А58-13737/2018 также пришли к выводу о том, что "слово "ЯПОНЕЦ" содержится в обоих товарных знаках (N 545714 и N 477890), следовательно, сравниваемый словесный элемент является фонетически тождественным двум товарным знакам".

Что касается выводов судов по делу N А58-13737/2018 относительно графических различий сравниваемых обозначений, то судебная коллегия отмечает, что судами в указанном деле проводился анализ представленных в материалы дела, в том числе фотографий фасада магазина, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дежнева, д. 20, фотографий фасада магазина "ЯПОНЕЦ".

Между тем в настоящем деле подлежат сравнению именно словесные элементы сравниваемых знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 545714 и N 477890.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что Роспатент пришел к правомерному выводу том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, обладают крайне высокой степенью сходства.

Сравнив перечень услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки обслуживания, Роспатент пришел к выводу о том, что они являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, а также имеют одинаковую область применения (продвижение товаров).

Из материалов дела следует, что правовая охрана знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная".

Противопоставленному знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 477890 предоставлена правовая охрана отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров".

Из анализа вышеуказанного перечня товаров усматривается полное совпадение услуги "продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров".

Анализ однородности сравниваемых товарных знаков показал, что услуги 35-го класса МКТУ, приведенные в перечнях указанных знаков обслуживания, являются однородными, поскольку относятся к услугам, связанным с продвижением товаров как комплексом мер, предпринимаемых производителями, продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара.

Принимая во внимание, что сравниваемые услуги объединены родовым понятием "продвижение товаров для третьих лиц", Роспатент пришел к верному выводу об их однородности, поскольку они имеют одно назначение, оказываются одними и теми же лицами, соотносятся друг с другом как род-вид.

С учетом изложенного судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что в результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и противопоставленной регистраций знаков обслуживания, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки обслуживания, одному производителю.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом судебная коллегия принимает во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, с учетом которого при наличии однородности спорных услуг имеется реальная угроза смешения противопоставленных знаков обслуживания.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков обслуживания, в связи с чем считает обоснованным вывод Роспатента о несоответствии регистрации знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Довод предпринимателя об интенсивном использовании им обозначения "АВТО-ЯПОНЕЦ" до даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 477890, в связи с чем отсутствует угроза смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, отклоняется судебной коллегией по следующим основаниям.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в предмет доказывания по настоящей категории дел не входит установление наличия различительной способности у противопоставленного знака обслуживания, в связи с чем вопрос использования сравниваемых обозначений на потребительском рынке не входит в предмет доказывания по настоящему делу.

Более того обстоятельства, связанные с использованием заявителем знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 545714 не опровергают выводы Роспатента о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения.

Что касается доводов заявителя о том, что им реально используется спорный знак обслуживания, который входит в группу товарных знаков, объединенных общим словесным элементом "АВТО", то данное обстоятельство не имеет правового значения в рамках рассмотрения настоящего дела, поскольку как разъяснено в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. Между тем словесный элемент "АВТО", который является общим для товарных знаков правообладателя, не является спорным.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента о том, что в рамках настоящего дела вопрос о наличии или отсутствии у оспариваемого знака обслуживания способности ввести в заблуждение потребителя не рассматривается, поскольку в возражении отсутствовало какое-либо упоминание такого правового основания для признания предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживанию недействительным.

Таким образом, обстоятельство интенсивного использования предпринимателем Удашовой Г.Н. товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 545714 не может свидетельствовать об отсутствии угрозы смешения сравниваемых обозначений. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

На основании вышеизложенного коллегия судей пришла к выводу о соответствии оспариваемого решения Роспатента подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и, как следствие, об отсутствии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Удашовой Галины Николаевны оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин