Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2018 г. по делу N СИП-88/2018 Суд удовлетворил требование о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку Роспатентом не дана оценка всем доказательствам и сведениям, представленным в материалах возражения, а также не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрения возражения общества на предмет соответствия патента на изобретение

Обзор документа

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2018 г. по делу N СИП-88/2018 Суд удовлетворил требование о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку Роспатентом не дана оценка всем доказательствам и сведениям, представленным в материалах возражения, а также не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрения возражения общества на предмет соответствия патента на изобретение

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 6 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" (ул. Заводская, д. 1, пгт. Редкино, Конаковский р-н, Тверская обл., 171261, ОГРН 1046908000908) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.11.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 12.05.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2195446 на изобретение,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, SHIRE-NPC Pharmaceuticals, Inc. (300 Shire Way, Lexington, Massachusetts 02421, USA).

При участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" - Михайлова А.В. (по доверенности от 18.06.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/42-404/41);

от SHIRE-NPC Pharmaceuticals, Inc. - Колесниковой М.В., Мельникова А.В. (по доверенности от 02.03.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" (далее - общество, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.11.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 12.05.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2195446 на изобретение.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена SHIRE-NPC Pharmaceuticals, Inc. (далее - компания, патентообладатель).

В обоснование своих доводов общество указывает, что оно обладает лицензией от 27.12.2016 N 00138-ЛС (П11) на осуществление фармацевтической деятельности, и согласно регистрационному удостоверению от 06.06.2016 N ЛП-003662 (НЮ), является упаковщиком лекарственного средства, активным действующим ингредиентом которого является цинакальцет, который также охраняется и патентом Российской Федерации N 2195446 на изобретение.

В свою очередь общество считает, что Роспатент, принимая решение о продлении срока действия в отношении пунктов формулы изобретения N 1, 3-6, 11, 15, 16, 26-28, 30, 34, 39-45 патента Российской Федерации N 2147574 и в отношении пунктов формулы изобретения N 1, 5, 23 патента Российской Федерации N 2195446, на основе одного и того же официального документа ЛСР-001784/08 (разрешения на применение лекарственных средств, содержащих цинакальцет), тем самым установил факт тождества соединений по этим пунктам формулы, что свидетельствует о том, что соединение 22J по оспариваемому патенту идентично одному из индивидуальных соединений из группы химических соединений, охарактеризованных посредством общей структурной формулы в противопоставленном патенте.

Помимо этого, заявитель обращает внимание суда на то обстоятельство, что в претензии, направленной компанией в адрес общества патентообладатель утверждает, что активное действующее вещество Ротокальцета (цинакальцет) тождественно как соединению по патенту Российской Федерации N 2195446, так и соединению по патенту Российской Федерации N 2147574, тем самым указывает на то, что соединения по обоим патентам также тождественны друг другу.

Заявитель считает, что при рассмотрении вопроса о новизне Роспатент ошибочно применил норму права, относящуюся к проверке изобретательского уровня, и не применил норму права, относящуюся к проверке новизны. Не соответствует Патентному закону Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Закон) указание Роспатента на отсутствие слова "цинакальцет" в противопоставленном документе, поскольку согласно возражению данное слово используется лишь в качестве краткого обозначения соединения 22J и установление факта наличия или отсутствия данного слова в источниках не имеет правового значения, поскольку для установления факта раскрытия какого-либо соединения в описании заявки на изобретения (и по аналогии - в противопоставленном источнике) вовсе не требуется, чтобы соединение было описано путем приведения наименования или структуры индивидуального химического соединения в соответствии с номенклатурой ИЮПАК или его международного непатентованного наименования, учитывая что законодательство допускает раскрытие химического соединения путем приведения наименования индивидуального химического соединения или в виде общей структурной формулы группы индивидуальных химических соединений без специального выделения каких-либо отдельных индивидуальных соединений, подпадающих под общую структуру (такой способ описания группы химических соединений известен в области патентоведения, как "формула Маркуша", и применяется на протяжении всего XX века, вплоть до настоящего времени), а следовательно, по мнению общества, соответствие изобретения условию патентоспособности "новизна" Роспатент обосновал не его соответствием условиям закона, а иным обстоятельствам. Тем самым, по мнению заявителя, данное обстоятельство не имеет правового значения, ведь отсутствие специального описания получения соединения 22J или отсутствие описание его исследования, согласно закону вовсе не означает отсутствие раскрытия данного соединения в какой-либо иной форме. Ссылка же Роспатента на специально полученные и исследованные соединения, к которой прибегает Роспатент, ошибочно взята им из неприменимого к вопросу о новизне положения нормативно-правового акта, который регламентирует проверку соответствия изобретения другому условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Общество также полагает, что обстоятельства, указанные в возражении, и отраженные в оспариваемом решении, а также признанные самим патентообладателем в его ответе от 12.10.2017, являются необходимым и достаточным условием для вывода об отсутствии новизны заявленного изобретения в соответствии с применимым законодательством, поскольку в источниках [1] и [3] соединение 22J раскрыто посредством структурной формулы в качестве одного из индивидуальных химических соединений из большой группы индивидуальных химических соединений.

Помимо этого, общество считает, что оспариваемое решение не соответствует закону в связи с тем, что Роспатент применил норму последнего абзаца подпункта 4 пункта 19.5.3 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 20.09.1993 (далее - Правила) без связи с подлежащими применению нормами подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил, тем самым не дал правовой оценки доводам возражения о несоответствии оспариваемого патента пунктов 1, 5 и 23 формулы изобретения требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил, так как Роспатентом не были выявлены признаки соединения 22J, общие с соединениями из противопоставленных документов, а также не указано, в чем состоят отличия соединения 22J от соединений из противопоставленных документов. Тогда как, по мнению заявителя, соединение 22J подпадает под структурные формулы из противопоставленных источников, а следовательно, в них не имеется отличий.

Заявитель обращает внимание суда на то, что методика проверки изобретательского уровня подразумевает, что объектом анализа при определении изобретательского уровня является изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, а не все материалы заявки в целом, включая сведения из описания, описание же привлекается лишь для толкования признаков формулы изобретения, имеющихся в формуле изобретения, и для выяснения технического результата, обеспечиваемого изобретением, и не в качестве донора отсутствующих признаков изобретения. В этой связи, по утверждению общества, признаки, характеризующие новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении, подлежат анализу на предмет соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" только в том случае, если они включены непосредственно в независимый пункт 1 формулы изобретения, если при этом признаки являются отличительными от прототипа и не установлена их известность и/или их влияние на технический результат, то делается вывод о наличии изобретательского уровня. Тогда как независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента не содержит ни характеристики назначения соединения 22J, ни характеристики его активности.

Общество также считает, что Роспатент неправильно применил норму законодательства, которая подразумевает сравнение заявленного соединения не с одним конкретным известным соединением, а сравнение активности заявленного соединения с активностью известной группы соединений в целом, так как полностью проигнорировал тот факт, что в отношении всей группы соединений, к которой относится как соединение 22J, так и соединения R-568 в противопоставленном документе указан диапазон активности, который превосходит таковую у соединения 22J. В свою очередь, арифметический расчет показывает, что соединение 22J не проявляет никаких неожиданных для специалиста свойств по отношению к свойствам известной группы соединений в плане активности, а вывод Роспатента об обратном, является ошибочным.

Кроме этого, заявитель считает ошибочным вывод Роспатента о том, что спорное изобретение не противоречит общественным интересам, так как полагает, что указанное утверждение Роспатента об идентичности не подтверждается какими-либо доказательствами, а также противоречит фактам, поскольку надлежащим доказательством отсутствия идентичности могли быть только признаки, которыми заявленное изобретение отличается от противопоставленного решения, выделение которых прямо предусмотрено методикой. Тогда как в оспариваемом решении таких отличий не выявлено. В свою очередь, существование нескольких исключительных прав на один и тот же объект (наличие двух патентов, охраняющих один и тот же объект) невозможно, так как это противоречит самой природе исключительного права и общественным интересам.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении и письменных пояснениях, просил заявленные требования удовлетворить, а оспариваемое решение признать недействительным.

Представители Роспатента и компании выступили по доводам, изложенным в отзывах и письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении заявленных требований, оставив оспариваемое решение в силе.

Помимо этого, в судебном заседании представитель общества поддержал доводы, ранее изложенные им в ходатайстве от 18.11.2018, в котором он просил Суд по интеллектуальным правам обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке на соответствие абзацев второго и пятого пункта 1 статьи 4 Закона, пункта 7 статьи 19 Закона, абзаца четвертого пункта 3 статьи 4 Закона, пункта 1 статьи 1229 ГК РФ и статьи 1364 ГК РФ в той их части, в которой они не содержат указание на противоречие общественным интересам признания нескольких исключительных прав на одно и то же изобретение, гарантиям конституционных прав и свобод, закрепленным в статьях 17 (часть 1) и 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации, в том числе равенство всех перед законом и судом, и провозглашенному в Конвенции о защите прав человека и основных свобод принципу правовой определенности, поскольку лишает заявителя возможности в разумных пределах предвидеть негативные последствия своего поведения, наступающие при подаче возражения против выдачи патента, основанного на несоответствии заявленного изобретения требованиям абзаца четвертого пункта 3 статьи 4 Закона и негативные последствия использования изобретения, перешедшего в общественное достояние.

Рассмотрев указанное ходатайство, Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Согласно части 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона.

В соответствии со статьей 101 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации закона, примененного или подлежащего применению в указанном деле, обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности данного закона.

В силу приведенных норм обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона является правом арбитражного суда в случае, когда спорная норма подлежит применению в рассматриваемом деле и суд приходит к выводу о несоответствии примененного или подлежащего применению закона Конституции Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, изложенные в ходатайстве общества, не находит, что подлежащие применению в настоящем деле нормы Закона и ГК РФ не соответствуют Конституции Российской Федерации. При этом суд кассационной инстанции исходит из того, что доводы общества в большей степени сводятся к изложению его субъективного толкования вышеназванных норм, нежели к обоснованию несоответствия указанных норм права нормам Конституции Российской Федерации, а неопределенность в толковании норм может быть устранена путем осуществления судом такого толкования.

Таким образом, необходимость для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующим запросом отсутствует, в связи с чем ходатайство общества удовлетворению не подлежит, тогда как общество вправе самостоятельно обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующей жалобой.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2195446 на изобретение "Соединения, обладающие активностью в отношении рецептора кальция (варианты), фармацевтическая композиция и способы лечения (варианты)", с установленным конвенционным приоритетом от 08.12.1994 US 08/353,784 (согласно опубликованным сведениям), был выдан по заявке N 97108069/04. Патентообладателем данного патента является компания. Согласно опубликованному 20.03.2009 извещению (БИ: 08/2009) срок действия оспариваемого патента продлен до 24.10.2020 в отношении пунктов 1, 5, 23 формулы. Совокупность признаков группы изобретений, которой предоставлена правовая охрана, изложена в следующей редакции:

"1. Соединение, выбранное из группы, включающей:

20Y (N-(2-хлорфенил)пропил)-1-(3-(2,2,2-трифторэтокси)фенил)этиламин);

21М ((R)-N-(3-(3-трифторметокси)пропил)-1-(3-метоксифенил)этиламин);

21S ((R)-N-(3-(2-хлорфенил)пропил)-1-(3-пропоксифенил)этиламин);

21Т ((R)-N-(3-(2-хлорфенил)пропил)-1-(3-изопропокси-фенил)этиламин;

21U ((R)-N-(3-(2-хлорфенил)пропил)-1-(3-изобутокси-фенил)этиламин);

21Y ((R, R)-N-(4-(3-(трифторметил)фенил)-2-бутил)-1-(3-метоксифенил)этиламин);

22J ((R)-N-(3-(3-трифторметил)фенил)пропил)-1-(1-нафтил)этиламин;

23А ((R)-N-(4-(3-(трифторметокси)фенил)-2-бутил)-1-(3-метоксифенил)этиламин);

23Е ((R)-N-((3-(трифторметокси)фенил)метил)-1-(1-нафтил)этиламин);

24В (N-((3-метил-4-метоксифенил)метил)-1-(2-трифторметил)фенил)этиламин;

24J ((R)-N-(3-(3-трифторметокси)фенил)пропил)-1-(1-нафтил)этиламин);

24М ((R)-N-(3-(3,5-дифторфенил)пропил)-1-(3-метоксифенил)этиламин);

24V (N-((3-метил-4-метоксифенил)метил)-1-(3-(этилацетокси)фенил)этиламин);

24Х ((R)-N-((3-бром-4-метоксифенил)метил)-1-(1-нафтил)этиламин);

24Y ((R)-N-((3-хлор-4-этоксифенил)метил)-1-(1-нафтил)этиламин);

25С ((S, R)-N-(4-(3-трифторметил)фенил)-2-бутил)-1-(1-нафтил)этиламин);

25D ((R, R)-N-(4-((3-трифторметил)фенил)-2-бутил)-1-(1-нафтил)этиламин и 25Е ((R)-N-(3-фенилпроп-2-ен-1-ил)-1-(3-метоксифенил)этиламин), или их фармацевтически приемлемая соль.

5. Соединение по п. 1, которое представляет собой 22J ((R)-N-(3-(3-трифторметил)фенил)пропил)-1-(1-нафтил)этиламин) или его фармацевтически приемлемую соль.

23. Фармацевтическая композиция, модулирующая активность рецептора кальция, отличающаяся тем, что содержит терапевтически эффективное количество соединения по любому из пп. 1-22 и фармацевтически приемлемый носитель".

На изобретения, охарактеризованные в упомянутых пунктах 1 и 23 формулы по оспариваемому патенту, установлен приоритет от 23.10.1995.

Против выдачи данного патента (в объеме действующей формулы), в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обществом 12.05.2017 в Роспатент было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 23, условиям патентоспособности "новизна", "изобретательский уровень", а также тем, что данная группа изобретений "противоречит общественным интересам".

Для подтверждения доводов, указанных в возражении, обществом были представлены следующие источники информации: международная публикация W0 94/18959, опубликованная 01.09.1994 - [1]; патентный документ Российской Федерации N 2146132, дата приоритета от 23.02.1993 - [2]; международная публикация WO 93/04373, опубликованная 04.03.1993 - [3]; патентный документ Российской Федерации N 2147574, дата приоритета от 23.08.1991- [4]; судебные акты по делам N СИП-658/2016, СИП-711/2016, СИП-711/2016, СИП-464/2016 - [5], [6], [7], [8] соответственно; Павловский А.Н. (ред.), коллектив авторов ООО "Городисский и партнеры". Патентное право в России. Сборник.//Арбат-Информ. Москва. 2002 г. с. 1-3, 152-153. - [9]; Bengt Domeij. Pharmaceutical Patents in Europe.//Martinus Nijhoff Publishers, 15Mar 2000. CC.1-3, 111-126. - [10]; Распечатка из Государственного Реестра Лекарственных Средств //http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=ad5e3743-fb60-4394-a85b-8147efd8dcc5&t - [11].

В качестве перевода на русский язык международных публикаций [1] и [3], общество просило рассматривать патентные документы [2] и [4].

Общество указывало, что оспариваемый патент оспаривается им только в той части альтернатив, которые характеризуют соединение с международным непатентованным наименованием цинакальцет, имеющее соответствующую химическую структуру и название ((R)-N-(3-(3-трифторметил)фенил)пропил)-1-(1-нафтил)этиламин), которое соответствует структурной формуле 22J на фиг. 1 в оспариваемом патенте. При этом, именно выдача регистрационного удостоверения от 17.03.2008 N ЛСР-001784/08 [11] на лекарственный препарат, содержащий цинакальцет, послужила основанием для продления срока действия оспариваемого патента, равно как и патента Российской Федерации N 2147574.

В возражении было отмечено, что все без исключения признаки изобретений по пунктам 1, 5, 23 формулы по оспариваемому патенту" известны из источников информации [1]-[4], в связи с чем, данная группа изобретений (независимые пункты 1, 23 формулы по оспариваемому патенту) не соответствуют условию патентоспособности "новизна".

В отношении несоответствия группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 23 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень", в возражении общество указывало, что соединения по пунктам 1, 23 полностью подпадают под общие структурные формулы, известные из противопоставленных источников информации [1] - [4], то есть не имеют отличительных признаков, а также что соединения по пунктам 1, 23 не обладают какими-либо неожиданными свойствами в качественном или в количественном выражении по сравнению с соединениями известными из названных источников информации.

Также общество полагало, что изобретения по пунктам 1, 5 и 23 формулы по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, поскольку предоставление правовой охраны цинакальцету одновременно по оспариваемому патенту и по младшим патентам Российской Федерации N 2146132 и N 2147574 противоречит сущности исключительного права.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 27.11.2017 было принято оспариваемое решение, которым отказано в удовлетворении возражения от 12.05.2017, тем самым патент Российской Федерации N 2195446 был оставлен в силе.

Полагая, что решение Роспатента от 27.11.2017 не соответствует закону, нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в связи с чем затрагивает права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

В пункте 2.3 постановления 5/29 разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки 97108069/04 - 23.10.1995, по которой был выдан патент Российской Федерации N 2195446 в объеме совокупности признаков группы изобретений, которой предоставлена правовая охрана в отношении пунктов 1, 5, 23 указанной выше формулы, правовая база для оценки его патентоспособности в качестве изобретения включает в себя Закон, а также Правила.

Роспатент при принятии оспариваемого решения исходил из того, что патент Российской Федерации N 2195446 оспаривается обществом только в той части независимых пунктов 1, 23 формулы, которая раскрывает одно индивидуальное химическое соединение 22J, имеющее международное непатентованное наименование (МНН) "цинакальцет" и название согласно химической номенклатуре ИЮПАК N-[(1R)-1-(1-нафтил)этил]-3-[3-(трифторметил)фенил]пропан-1-амин, однако указал, что зависимый пункт 5 формулы по оспариваемому патенту также относится к этому же соединению.

Проведя анализ довод возражения, касающихся оценки соответствия упомянутой группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", Роспатент пришел к выводу, что в возражении общества не содержится доводов, позволяющих признать группу изобретений по независимым пунктам 1, 23 формулы по оспариваемому патенту, в части соединения 22J, не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

В частности, Роспатент установил, что ни в оспариваемом патенте, ни в описаниях, ни в формулах изобретений по патентным документам [1]-[4] не содержится термина "цинакальцет", поскольку для упомянутых в них индивидуальных химических соединений указаны либо их химические наименования в соответствии с принятой номенклатурой, либо общая структурная формула и определение радикалов.

Роспатент установил, что в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту предложены 18 индивидуальных соединений с установленной структурой, включая N-[(1R)-1-(1-нафтил)этил]-3-[3-(трифторметил)фенил]пропан-1-амин (соединение 22J) (МНН цинакальцет).

В свою очередь, как определил Роспатент, ни одно из 18 предложенных в оспариваемом патенте соединений, в том числе соединение 22J, не упоминается в противопоставленных источниках информации [1] и [3], так как в них либо раскрыты индивидуальные химические соединения с установленной структурой, либо охарактеризованы группы индивидуальных химических соединений с установленной структурой, которые описываются общей структурной формулой, однако, ни одно из раскрытых в них специально полученных и охарактеризованных соединений не имеет структуру соединения 22J (МНН цинакальцет).

При этом Роспатент отметил, что соединение 22J по оспариваемому патенту подпадает под общие структурные формулы из патентных документов [1] и [3], однако посчитал, что оно не описано как специально полученное и/или исследованное в отношении структуры, свойств или назначения соединения.

На основании чего Роспатент пришел к выводу, что из названных противопоставленных источников информации не известно соединение 22J, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, поскольку оно не раскрыто в этих документах как специально полученное и/или исследованное.

Проведя анализ патентов Российской Федерации N 2146132 и N 2147574 Роспатент определил, что соединение 22J (цинакальцет) также не упоминается в тексте формул указанных патентных документов [2] и [4], поскольку в них либо раскрыты индивидуальные химические соединения с установленной структурой, либо охарактеризованы группы индивидуальных химических соединений с установленной структурой, которые описываются общей структурной формулой, в то время как указанное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту соединение 22J исследовано, однако не раскрыто в упомянутых патентных документах как полученное и исследованное.

Проведя анализ довод возражения общества, касающихся оценки соответствия упомянутой группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень", Роспатент пришел к выводу о том, что в возражении общества не содержится доводов, позволяющих признать группу изобретений по независимым пунктам 1, 23 формулы по оспариваемому патенту не соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Роспатент установил, что патенты Российской Федерации N 2146132 и N 2147574 опубликованы 10.03.2000 и 20.04.2000 соответственно, то есть, после даты приоритета изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 23 формулы по оспариваемому патенту - 23.10.1995, на основании чего пришел к выводу о том, что упомянутые источники информации [2] и [4] не могут быть включены в уровень техники при оценке изобретательского уровня изобретения по оспариваемому патенту.

Также проведя сравнительный анализ данных, представленных в описании к оспариваемому патенту в отношении соединения 22J (цинакальцет) и данных, имеющихся в противопоставленных источниках информации [1] и [3], Роспатент установил, что охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту соединение 22J (цинакальцет) обладает модулирующей активностью в отношении рецептора кальция, в частности, является кальцимиметиком, однако отметил, что в описании к оспариваемому патенту приведен пример 5 (стр. 23 описания), который иллюстрирует способность различных соединений модулировать активность кальциевого рецептора путем измерения увеличения [Са2+] i в клетках, результаты экспериментов которых представлены в таблицах 1.а; l.b.l; l.b.2; l. с и 2.

Так, в частности, Роспатент определил, что в таблице 1.а показана степень действия (% активности) исследуемых соединений, в том числе и соединения 22J (цинакальцета), при различных концентрациях (3300 нг/мл, 330 нг/мл, 33 нг/мл и 3,3 нг/мл) на активность рецептора кальция.

При этом, Роспатент отметил, что в качестве одного из соединений для сравнения в описании к оспариваемому патенту представлено соединение R-568, которое является известным агонистом кальциевого рецептора R-568 ((R)-N-[3-(2-хлорфенил)-пропил]-1-(3-метоксифенил) этиламин, (структурная формула на Фиг. 1 а), которое раскрыто и в противопоставленных источниках информации [1] и [3].

Роспатент установил, что представленные в таблице к оспариваемому патенту данные (табл. 1 а, стр. 53, 55) указывают на то, что соединение 22J (цинакальцет) при концентрациях 330 нг/мл, 33 нг/мл и 3,3 нг/мл более активно, чем R-568. Причем при самой низкой концентрации 3,3 нг/мл активность 22J почти в 2 раза превышает активность соединения сравнения R-568.

Тогда как в противопоставленных источниках информации [1] и [3] соединение R-568 является одним из самых активных соединений из группы арилалкиламиновых кальцимиметиков, а его R-изомер более мощным энантиомером-кальцимиметиком (см. пример 21, стр. 161-163, фиг. 36, табл. 6, стр. 145 - [1]; табл. 3, стр. 81, фиг. 36 - [3]).

Таким образом, Роспатент установил, что соединение 22J (цинакальцет) по оспариваемому патенту является более мощным кальцимиметиком не только в отношении R-568, но и по сравнению с другими известными соединениями, раскрытыми в противопоставленных источниках информации [1] и [3], которые в свою очередь, не содержат сведений о том, что замена метоксифенильной группы на нафтильную группу, так же как и замена атома хлора на трифторметил в качестве заместителя в фенильном кольце в структуре NPS-568, может привести к росту кальцимиметической активности, а также что сравнительные данные, свидетельствуют о том, что соединение 22J имеет лучшую эффективность действия, чем известное из названных источников информации соединение R-568.

На основании чего пришел к выводу о том, что для специалиста, ознакомившегося с публикациями [1] и [3], повышенная кальцимиметическая активность соединения 22J (цинакальцет) по оспариваемому патенту, является неожиданным свойством этого соединения, что в свою очередь, позволяет квалифицировать изобретение по оспариваемому патенту (в части соединения 22J) как селективное и соответствующее условию патентоспособности "изобретательской уровень".

В отношении формулы, охарактеризованной в независимом пункте 23 по оспариваемому патенту, Роспатент определил, что в нем охарактеризована фармацевтическая композиция, модулирующая активность рецептора кальция, которая содержит терапевтически эффективное количество соединения 22J по пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, однако отметил, что хотя соединение 22J по пункту 1 формулы по оспариваемому патенту подпадает под общую структурную формулу известных из публикаций [1] и [3] соединений, в свою очередь, в данных публикациях оно не описано как специально полученное и исследованное.

При этом уточнил, что у соединения 22J, проявляются новые неизвестные свойства в качественном или количественном отношении. На основании чего пришел к выводу, что оспариваемое соединение является селективным изобретением.

Проведя анализ довод возражения, касающихся оценки соответствия упомянутой группы изобретений по оспариваемому патенту по пунктам 1 и 23 формулы по оспариваемому патенту (соединения 22J) в части противоречия их общественным интересам, и соединений, раскрытых в патентах Российской Федерации N 2146132 и N 2147574 Роспатент посчитал, что они не являются идентичными, на основании чего пришел к выводу, что в возражении не представлено обоснований, позволяющих отнести соединение 22J (охарактеризованное в независимых пунктах 1, 23 и зависимом пункте 5 формулы по оспариваемому патенту) к решениям, противоречащим общественным интересам.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам усматривает правовые основания для удовлетворения заявления по следующим основаниям.

Как следует из пункта 1 статьи 4 Закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Не признаются патентоспособными изобретениями, решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 3 статьи 4 Закона).

Согласно пункту 7 статьи 19 Закона РФ в случае, если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения и такие заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В случае, если такие заявки поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем.

Пунктом 19.5.2 Правил установлено, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются также заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации);

- заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

- заявка не отозвана (действие международной заявки в Российской Федерации не прекращено).

Заявка включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи (для заявок на изобретение - только в случае, если в описании имеются ссылки на них). Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к этой заявке).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Как указывалось ранее, вывод о том, что для специалиста, ознакомившегося с публикациями [1] и [3], повышенная кальцимиметическая активность соединения 22J (цинакальцет) по оспариваемому патенту, является неожиданным свойством этого соединения, так как в нем проявляются новые неизвестные свойства в качественном или количественном отношении, что позволяет квалифицировать изобретение по оспариваемому патенту (в части соединения 22J) как селективное и соответствующее условию патентоспособности "изобретательской уровень" Роспатент обосновал тем, что в описании к оспариваемому патенту приведен пример 5 (стр. 23 описания), который иллюстрирует способность различных соединений модулировать активность кальциевого рецептора путем измерения увеличения [Са2+] i в клетках (результаты экспериментов представлены в таблицах 1.а; l.b.l; l.b.2; l.c и 2), а в частности, в таблице 1.а показана степень действия (% активности) исследуемых соединений, в том числе и соединения 22J (или цинакальцета), при различных концентрациях (3300 нг/мл, 330 нг/мл, 33 нг/мл и 3,3 нг/мл) на активность рецептора кальция, и приведенные в ней данные указывают на то, что соединение 22J (цинакальцет) при концентрациях 330 нг/мл, 33 нг/мл и 3,3 нг/мл более активно, чем R-568. Причем при самой низкой концентрации 3,3 нг/мл активность 22J почти в 2 раза превышает активность соединения сравнения R-568.

В свою очередь, Суд по интеллектуальным правам не может признать данный вывод Роспатента обоснованными, поскольку считает, что он не соответствует пункту 1 статьи 4 Закона.

В абзаце третьем данной нормы указано, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Как следует из пункта 19.5.3 Правил, проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает: определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил; выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Условию изобретательского уровня соответствуют индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждение известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен заявителем.

В порядке, предусмотренном статьей 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей вызывала в судебное заседание советника Суда по интеллектуальным правам - Яковлева Руслана Юрьевича.

В судебном заседании, состоявшемся 22.08.2018 советник Суда по интеллектуальным правам - Яковлев Руслан Юрьевич, ответил на вопросы, поставленные перед ним судом, а также лицами, участвующими в деле, что было отражено в протоколе судебного заседания.

Отвечая на вопрос суда: Входит ли вещество цинакальцет, обозначенное как соединение 22J в общую формулу противопоставленного патента (патента Российской Федерации N 2147574)? - советник ответил, что в оспариваемом патенте вещество прописано в конкретной формуле, а в противопоставленном патенте, оно входит в так называемую "формулу Маркуша", где можно подобрать такие заместители, что оно будет повторять тоже самое вещество.

Отвечая на вопрос суда: Идентично ли данное соединение, с соединением в противопоставленном патенте? - советник ответил, что есть группы веществ, их сотни, которые объединяются общей формулой представленной в противопоставленном патенте. Есть конкретное вещество, из-за которого ведется спор - 22J, оно входит в эту формулу, но сказать идентично оно или нет, совершенно нельзя, так как есть ряд веществ, которые были получены в противопоставленном патенте, похожие на это вещество, они были описаны, но там были другие заместители и, так как конкретное вещество, в противопоставленном патенте получено не было, нельзя сказать что они идентичны.

Отвечая на вопрос суда: В тексте заявления подданного в суд приведена таблица N 1 (том 1, л.д. 5-7) сравнений изобретений, где указаны сами соединения и их формулы, исходя из этого, можно ли сказать, что есть еще варианты соединения заместителя, когда R3, указанный в патенте Российской Федерации N 2147574 будет фенилом? - советник ответил, что есть еще варианты, и они все прописаны в пунктах формулы изобретения, и таких вариаций много (сотни), и чтобы подтвердить то, что конкретное вещество было получено, надо проводить эксперименты.

Отвечая на вопрос Роспатента о биологической активности соединения, которое имеет международное патентованное наименование - советник ответил, что Роспатент в оспариваемом решении привел неправильный расчет, так как из таблицы оспариваемого патента 1а следует, что у соединения 22J описаны три активности (99, 71, 45) при трех концентрациях (330, 33, 3.3) соответственно (нг/мл), тогда как Роспатент взял цифру "45" при 3.3 нг/мл, и просто ее сравнил с веществом R-568 из оспариваемого патента, и ее значение в таблице 1b1 оспариваемого патента -24, однако это неправильно, потому что цифры, которые относятся к активности находятся в таблице 2, в которой, в свою очередь, нет вещества 22J, а есть вещество NPS R-568 при при концентрации 0,6 мкМ. Таким образом, говорить о том, что вещество действует в два раза лучше, сравнивая одну точку соединения концентраций и активности - нельзя, а следовательно, соединение 22J не обладает какими-то вдруг обнаруженными свойствами в сравнении с R-568, так как исходя из имеющихся данных этого не видно, ввиду того, что цифра полуконцентрации не приводится, поэтому я бы сказал, что оно одно из ряда вариантов.

Отвечая на вопрос Роспатента: Можем ли мы говорить о сравниваемой активности?, и суда: Можно ли говорить о большей активности соединения? - советник ответил, что они сравнимы, если бы они привели цифру, можно было сказать, что оно ну как то отличается, однако такой цифры нет, поэтому я бы сказал, что они сравнимы в диапазоне менее 5 мкМ.

Отвечая на вопрос компании: Можно ли сказать, что цинакальцет находится на уровне самого активного соединения известного из R-568, и сравнимы ли они по активности? - советник ответил, что значения веществ близки, а следовательно, могут быть сравнимы.

Отвечая на вопрос компании: Может ли специалист, исходя из сведений противопоставленного источника информации (патента Российской Федерации N 2147574) предсказать, что цинакальцет, который не был получен, как мы это уже установили, что у цинакальцета будет такая же высокая активность, как у соединения R-568, и есть ли там что то такое, что уже заранее побудило бы специалиста синтезировать именно цинакальцет, чтобы получить соединение с такой высокой активностью как R-568, или все таки это такой неожиданный результат? - советник ответил, что синтезировать, конкретное соединение исходя из такой общей формулы, я бы сомневался, потому что это перебор многих числительных значений, что будет конкретно лучше или так же сравнимо, сказать невозможно.

На вопрос общества: Можно ли сказать что биологическая активность вещества противопоставленного патента сопоставима, соизмерима с биологической активностью веществ по оспариваемому патенту, что конкретно вещество цинакальцет показало совершенно неожиданное увеличение биологической активности, которая неожиданным образом превзошло биологическую активность всей группы веществ известных по противопоставленному патенту? - советник ответил, что этого сказать однозначно нельзя.

При названных обстоятельствах, проанализировав материалы дела и сопоставив их с ответами советника суд приходит к выводу о том, что для специалиста не следует явным образом из уровня техники оспариваемого изобретения по патенту Российской Федерации N 2195446, что представленные в таблице к оспариваемому патенту данные указывают на то, что соединение 22J (цинакальцет) при концентрациях 330 нг/мл, 33 нг/мл и 3,3 нг/мл более активно, чем R-568, и, что при самой низкой концентрации 3,3 нг/мл активность 22J почти в 2 раза превышает активность соединения сравнения R-568, поскольку из таблицы оспариваемого патента 1а (том 1, л.д. 122) следует, что у соединения 22J описаны три активности (99, 71, 45) при трех концентрациях (330, 33, 3.3) соответственно (нг/мл), тогда как цифры, которые относятся к активности находятся в таблице 2 (том 1, л.д. 129-130), в которой, в свою очередь, нет вещества 22J, а есть вещество NPS R-568 при (данная величина указывает на дозу, при которой мы получаем половину эффекта активности соединения).

Суд с учетом ответа советника обращает внимание на то, что значения активности соединения в оспариваемом патенте обозначается значением , приведены в таблице 2, которые показаны при максимальной активной концентрации вещества, а не в таблице 1а как указывает Роспатент в своем решении.

Советник Суда по интеллектуальным правам в ходе его опроса в судебном заседании также сказал, что из таблицы оспариваемого патента 1а у соединения 22J можно построить кривую, и найти значение , но только путем сравнения трех активностей (99, 71, 45) и трех концентраций (330, 33, 3.3) соединения.

Тогда как выявить активность соединения 22J при самой низкой концентрации 3,3 нг/мл, не представляется возможным, поскольку не получится выявить средневзвешенное значение ЕС50, так как активность должна проявляться на всех диапазонах концентрации.

Таким образом, говорить о том, что вещество действует в два раза лучше, сравнивая одну точку соединения концентраций и активности - нельзя.

Также из пояснений советника следует, что активность вещества 22J (цинакальцет) обладает сравнимой активностью с веществом R-568 из противопоставленного патента Российской Федерации N 2147574, и действует в диапазоне концентраций менее 5 мкМ, а следовательно, нельзя говорить о том, что активность 22J выше, чем у других веществ, входящих в формулу Маркуша противопоставленного патента, поскольку можно лишь сказать, что она сравнима с другими веществами, которые ее проявляют.

С учетом вышеизложенного, суд полагает необоснованным вывод Роспатента о том, что вещество цинакальцет имеет высокую активность (сравнимую с лучшим по активности соединением R-568), что является новым и неочевидным для этой группы свойством, так как можно утверждать лишь то, что активность цинакальцета сравнима с активностью других веществ из формулы Маркуша противопоставленного патента, но не лучше, и не хуже их значений.

Таким образом, нельзя согласиться с Роспатентом и в том, что соединение цинакальцет не обладает какими-то неожиданными свойствами по сравнению с соединением R-568, так как оно имеет активность сравнимую с активностью с другими соединениями из этого же ряда. Высокая активность у 22J - это ожидаемый результат, поскольку неожиданным результатом обладало бы вещество если бы оно проявляло другую активность в количественном отношении по сравнению в другими веществами из этой группы - намного сильнее по активности, или наоборот намного слабее по активности, а так как соединение 22J проявляет схожую активность, то это ожидаемый результат.

На основании чего, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом не дана оценка всем доказательствам и сведениям, представленным в материалы возражения, не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрении возражения общества на предмет соответствия патента Российской Федерации N 2195446 на изобретение статье 4 Закона.

Следовательно, в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

Поскольку указанные обществом в возражении от 12.05.2017 обстоятельства носят существенный характер, Роспатент не правильно произвел расчеты, что не позволило ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, данное обстоятельство, по мнению суда первой инстанции, является самостоятельным основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным.

Пунктом 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, а оспариваемое решение признано судом несоответствующим действующему законодательству, а именно пункту 1 статьи 4 Закона, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пункта 6 постановления N 5/29, решение Роспатента от 27.11.2017 признается недействительным, и нарушающим права и охраняемые законом интересы общества при осуществлении им своей хозяйственной деятельности.

На основании чего Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества, поступившее 12.05.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2195446 на изобретение.

Такой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пунктах 52 и 53 постановления N 5/29.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 12.05.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2195446 на изобретение, как несоответствующее пункту 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм", поступившее 12.05.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2195446 на изобретение.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" (ОГРН 1046908000908) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлине.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий
судья
Н.Н. Погадаев
Судья Т.В. Васильева
Судья С.П. Рогожин

Обзор документа


Роспатент рассмотрел возражение против выдачи патента на химическое соединение и оставил его в силе. Суд по интеллектуальным правам с этим решением не согласился.

Вывод ведомства о том, что изобретение по патенту является селективным и поэтому соответствует условию патентоспособности "изобретательской уровень", необоснован.

Селективным изобретением считается индивидуальное соединение, которое подпадает под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описано как специально полученное и исследованное, и при этом проявляет новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении.

Расчет показал, что спорное соединение не проявляет никаких неожиданных для специалиста свойств по отношению к свойствам известной группы соединений. Его активность сравнима с активностью других веществ из формулы противопоставленного патента. Она не лучше и не хуже их значений. Вывод Роспатента об обратном ошибочен.