Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 11 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лавровой Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Сахаутдинова Раиса Маратовича (г. Уфа, ОГРНИП 307027324100034)

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.01.2018 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 456000.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо BELLGATE CONSTRUCTIONS LIMITED (5th floor, Flat/office 505, 3035, Limassol, Cyprus).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гибер В.И. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-409/41);

от иностранного лица BELLGATE CONSTRUCTIONS LIMITED - Фотяхетдинова М.Б. (по доверенности от 27.07.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Сахаутдинов Раис Маратович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.01.2018 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 456000.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо BELLGATE CONSTRUCTIONS LIMITED (далее - компания).

В судебное заседание явились представители Роспатента и компании.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем опубликования информации на официальном сайте суда http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя заявителя в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления предпринимателя по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Представитель компании также возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в представленном отзыве.

В ходе рассмотрения спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, на имя компании в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) 12.03.2012 зарегистрирован комбинированный товарный знак по заявке N 2010739770 с приоритетом от 09.12.2010 за N 456000 в отношении услуг "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи; сбор и группирование (для третьих лиц) вышеперечисленных товаров, за исключением их транспортировки, для удобства их изучения и приобретения потребителями (услуги магазинов)" 35-го класса и услуг "управление недвижимостью; сдача в аренду нежилых помещений, в том числе торговых и офисных помещений" 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 11.04.2017 поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 456000, мотивированное несоответствием его регистрации подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в связи со сходством этого знака до степени смешения с товарным знаком " " по свидетельству Российской Федерации N 550090, зарегистрированным на имя предпринимателя, в том числе для услуг 35-го класса МКТУ: "организация выставок для коммерческих целей; демонстрация товаров; сбыт товара через посредников" и услуг 36-го класса МКТУ: "операции с недвижимостью" и имеющим более ранний приоритет.

В ходе рассмотрения возражения по заявлению компании в Государственный реестр 25.12.2017 внесена запись об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. После внесения изменений изображение товарного знака выглядит следующим образом: .

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 29.01.2018 об отказе в удовлетворении возражения предпринимателя, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку было оставлено в силе.

Роспатент в указанном решении пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для однородных услуг.

Вместе с тем Роспатент признал, что противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

В силу изложенного Роспатент установил соответствие регистрации оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 29.01.2018 нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Предприниматель сообщил, что он является правообладателем товарного знака (по свидетельству Российской Федерации N 550090) со словесным элементом "АФИ", в то время как компания является правообладателем товарного знака (по свидетельству Российской Федерации N 456000), включающего словесный элемент "АФИМОЛЛ".

Заявитель указал на то, что Роспатент в своем решении верно признал однородность услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, однако ошибочно счел сравниваемые обозначения не сходными до степени смешения.

Так, предприниматель, ссылаясь на положения статей 1483, 1506, 1512, 1513 ГК РФ, просил принять во внимание, что Роспатентом при рассмотрении возражения неправомерно было проведено сравнение противопоставленного товарного знака с оспариваемым товарным знаком с учетом внесенных изменений.

По мнению предпринимателя, действующим правовым регулированием не предусмотрено право правообладателя на внесение изменений в зарегистрированный товарный знак на этапе рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны такому знаку.

Кроме того, ссылаясь на положения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197) и судебную практику Суда по интеллектуальным правам, заявитель отметил, что Роспатентом неверно оценены словесные элементы, входящие в спорные товарные знаки.

При таких обстоятельствах заявитель считает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент в отзыве на заявление, ссылаясь на положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), поддержал доводы, изложенные в оспариваемом решении, о том, что противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

Также Роспатент, ссылаясь на Методические рекомендации N 197, поддержал довод об однородности услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки предпринимателя и компании.

Кроме того, Роспатент, ссылаясь на положения Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), указал на то, что вопреки доводу заявителя, Роспатент правомерно оценил оспариваемый знак с учетом изменений.

С учетом названных обстоятельств Роспатент полагает, что выводы, изложенные в оспариваемом решении, о соответствии регистрации товарного знака компании положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ являются обоснованными.

Компания в своем отзыве по существу поддержала позицию Роспатента, указала на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей Роспатента и компании, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления предпринимателя.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента предпринимателем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения предпринимателя против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2010739770 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (09.12.2010), правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака), Правила N 32. Также могут быть использованы позиции, изложенные в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, и в Методических рекомендациях N 197 (действовавших на дату приоритета оспариваемого товарного знака).

К порядку рассмотрения возражения подлежат применению ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения) и Правила N 56.

В соответствии со статьями 1512 и 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как усматривается из заявления, поданного в суд, доводы предпринимателя фактически сводятся к несогласию с выводами Роспатента, изложенными в обжалуемом ненормативном правовом акте, относительно отсутствия сходства противопоставленного и оспариваемого товарных знаков, а также касаются правомерности внесения изменений в оспариваемый товарный знак на стадии рассмотрения возражения и осуществления Роспатентом процедуры сравнения противопоставляемых товарных знаков с учетом изменений, внесенных в оспариваемый товарный знак.

При этом выводы Роспатента об однородности услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, предпринимателем не оспариваются. Равным образом названные выводы Роспатента не оспариваются компанией.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента об однородности услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, судом не проверяется.

Выводы Роспатента, которые подлежат проверке в настоящем судебном процессе, касаются правомерности внесения изменений в оспариваемый товарный знак, проведения Роспатентом сравнительного анализа в отношении измененного (а не исходного) оспариваемого товарного знака, а также об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков.

Доводы предпринимателя о том, что Роспатентом неверно проведено сравнение противопоставленного товарного знака с оспариваемым товарным знаком с учетом изменений, а также о правомерности внесения изменений в действующий товарный знак на стадии рассмотрения возражения против предоставления ему правовой охраны, отклоняются судебной коллегией по следующим основаниям

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Таким образом, на законодательном уровне предусмотрено право правообладателя на внесение изменений в действующий товарный знак в любой момент времени. Каких-либо исключений по периоду, в том числе периоду рассмотрения возражения, действующее законодательство не содержит. При этом правообладателем должно соблюдаться условие о том, что вносимые изменения не могут быть существенными, влияющими на существо товарного знака.

Согласно пункту 4.10 Правил N 56 при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 1.8 (против предоставления правовой охраны товарному знаку) этих Правил, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на регистрацию товарного знака, внести в материалы заявки уточнения, если без внесения указанных уточнений предоставление правовой охраны товарному знаку должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - может быть признано недействительным частично.

Указанные уточнения должны соответствовать изменениям, которые допускаются в процессе рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака.

Названное правовое регулирование, отраженное в указанных Правилах, конкретизирует положение ГК РФ и свидетельствует о возможности внесения изменений в действующий товарный знак на стадии рассмотрения возражения против предоставления ему правовой охраны.

Судебная коллегия признает, что внесенные компанией изменения в принадлежащий ей товарный знак состоят лишь в изменении толщины шрифта, не влияют на восприятие товарного знака потребителями и различительную способность товарного знака и не меняют его существа.

Соответственно, внесение таких изменений на стадии рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку не противоречит законодательству и не препятствуют рассмотрению Роспатентом такого возражения.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что Роспатентом правомерно было проведено сравнение товарных знаков с учетом изменений ввиду того, что после внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарный знак охраняется с учетом указанных изменений.

Таким образом, доводы, связанные с внесением изменений в товарный знак и с рассмотрением Роспатентом измененного обозначения, подлежат отклонению как не основанные на нормах действующего законодательства.

Иные доводы заявителя сводятся к оспариванию решения Роспатента в части выводов относительно сходства противопоставляемых знаков и различительной способности знака с более ранним приоритетом.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Однородность услуг, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Таким образом, вопрос о наличии или отсутствии угрозы смешения товарных знаков подлежит разрешению в случае установления высокой степени различительной способности знака с более ранним приоритетом и сходства противопоставленных товарных знаков.

Как усматривается из материалов административного дела, заявитель возражения не ссылался и Роспатент не установил высокий уровень различительной способности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550090; в материалы судебного дела соответствующие доказательства также не представлены.

Кроме того, судебная коллегия соглашается с изложенным в отзыве доводом компании о том, что в материалах административного и настоящего дела отсутствуют сведения об использовании предпринимателем либо под его контролем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550090 на момент обращения предпринимателя в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, а равно на момент обращения в Суд по интеллектуальным правам и на момент судебного разбирательства.

Отсутствие доказательств осуществления заявителем предпринимательской деятельности в сфере услуг 35, 36-го классов МКТУ, указанных в регистрации противопоставленного товарного знака, в том числе с использованием противопоставленного товарного знака, обуславливают вывод об отсутствии приобретенной различительной способности у противопоставленного товарного знака и об отсутствии опасности смешения сопоставляемых товарных знаков заявителя и третьего лица в восприятии потребителей соответствующих услуг.

Отсутствие таких доказательств также подтверждает позицию третьего лица о том, что оспариваемое решение не нарушает прав и законных интересов предпринимателя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Как следствие, оспаривание решения Роспатента в рамках настоящего дела не может иметь своей целью реальное восстановление прав или законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности и может свидетельствовать о недобросовестности действий заявителя, направленных на аннулирование объекта интеллектуальной собственности иного лица в отсутствие законного интереса к тому.

Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований заявителя, поскольку, как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Относительно известности спорного товарного знака судебная коллегия отмечает, что компания является обладателем исключительных прав на товарные знаки со словесным обозначением "АФИМОЛЛ", а именно: по свидетельствам Российской Федерации N 449662 (дата приоритета - 12.11.2010, дата регистрации - 21.12.2011), N 490896 (дата приоритета - 22.06.2012, дата регистрации - 01.07.2013), N 571491 (дата приоритета - 02.06.2014, дата регистрации - 15.04.2016) и N 565443 (дата приоритета - 05.06.2014, дата регистрации - 24.02.2016), правовая охрана которым предоставлена, в том числе в отношении ряда услуг 35-го и 36-го класса МКТУ.

Совместно с отзывом на возражение компанией в Роспатент были представлены достаточные доказательства известности оспариваемого товарного знака, обусловленной его активным использованием для индивидуализации расположенного в г. Москве торгово-развлекательного центра (далее - ТРЦ), а именно: распечатка с сайта в сети Интернет www.nic.ru; информация с сайта в сети Интернет www.afimall.ru; справка от 28.09.2017 о посещаемости ТРЦ "АФИМОЛЛ Сити"; сведения о награждении ТРЦ "АФИМОЛЛ Сити"; справка от 28.09.2017 о рекламных расходах на ТРЦ "АФИМОЛЛ Сити"; справка о посещаемости сайта www.afimall.ru; сведения о мобильном приложении "АФИМОЛЛ Сити"; договоры, акты оказанных услуг, платежные поручения, счета-фактуры, связанные с рекламой и деятельностью ТРЦ "АФИМОЛЛ Сити".

Относительно сходства противопоставленных товарных знаков судебная коллегия отмечает следующее.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 тех же Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в указанном пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки).

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций N 197 при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В силу пункта 6.3.3 Методических рекомендаций N 197 изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Таким образом, из приведенных положений безусловно не следует, что внимание потребителя в комбинированном обозначении всегда акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент не во всех случаях может быть признан доминирующим в комбинированном обозначении. Значимость изобразительного и словесного элемента в комбинированном обозначении определяется исходя из конкретных фактических обстоятельств.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу N СИП-28/2017.

При оценке сходства обозначений большую роль играет формирование общего зрительного впечатления о таком сходстве. При этом значение отдельных элементов товарного знака определяется судом в каждом конкретном случае на основании собственной оценки сравниваемых обозначений и установлении возможности их ассоциирования друг с другом применительно к подпункту 14.4.2 Правил N 32.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В результате сопоставления сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию коллегия судей пришла к выводу о том, что они, вопреки мнению предпринимателя об обратном, не являются сходными до степени смешения ввиду следующего.

Сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе различное количество слогов, букв и звуков. Словесные элементы оспариваемого товарного знака содержат семь букв и шесть звуков, что позволяет отнести их к длинным словам. Словесный элемент противопоставленного товарного знака состоит из трех букв и является коротким словом.

Различная долгота звучания словесных элементов сравниваемых товарных знаков существенно влияет на их восприятие потребителями.

Кроме того, не совпадающих букв в словесных элементах сравниваемых товарных знаков больше, чем одинаковых.

Вышеуказанное значительно отражается на фонетике словесных элементов сравниваемых товарных знаков и свидетельствует об их звуковом различии.

Визуальное различие сравниваемых товарных знаков обусловлено существенно различной длиной словесных элементов, а также наличием в спорном товарном знаке изобразительного элемента. Судебная коллегия отмечает, что изобразительный элемент, присутствующий в спорном товарном знаке, выполнен ярким цветом, в крупном размере, имеет оригинальное исполнение (графический элемент в середине рамки в форме круга, выполненной в виде орнамента), расположен левее словесного элемента, что обуславливает обращение на него внимания потребителя (как правило, обозначения прочитываются слева направо) и свидетельствует о его запоминаемости.

Указанные обстоятельства позволяют судебной коллегии сделать вывод об отсутствии визуального сходства товарных знаков до степени смешения.

По семантическому признаку противопоставляемые товарные знаки не являются сравнимыми в связи с тем, что они не имеют смысловых значений в общедоступных словарных источниках информации, то есть являются фантазийными.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что, вопреки мнению предпринимателя, Роспатентом обоснованно отклонен довод заявителя о том, что элементы "АФИ" и "АФИ" являются сильными элементами, а элемент "МОЛЛ" - слабым, поскольку первые не являются лексическими единицами, не являются смыслообразующими, определяющими подобие заложенных понятий и идей; составная часть "МОЛЛ" словесного элемента оспариваемого товарного знака лексической единицей русского языка также не является (в словарях русского языка отсутствует); часть словесного элемента "МОЛЛ" является полисемантичной, то есть, согласно открытым общедоступным словарным источникам информации, размещенным в телекоммуникационной сети Интернет, имеет несколько значений, в том числе: аллея, эспланада, место для гуляния, дорога, пассаж, торговая галерея, игра в шары, дорожка в парке для игры в пэл-мэл, тяжелая деревянная киянка и др.

Мнение предпринимателя о том, что указанное слово (часть словесного обозначения) отождествляется российскими потребителями исключительно или преимущественно с торговым центром, носит субъективный характер и не нашло объективного подтверждения в материалах дела. Коллегия судей соглашается с выводом уполномоченного органа о том, что английское слово "mall" не настолько известно и применяемо в лексике российского потребителя, чтобы восприятие фантазийного словесного элемента "АФИМОЛЛ" производилось посредством выделения из него части "МОЛЛ", соотнесения ее с английским словом "mall", выбором варианта перевода и семантики английского слова "mall" в русском языке.

Кроме того, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента, согласно которому нельзя утверждать, что даже англоязычные потребители будут воспринимать элемент "МОЛЛ" именно в значении "торговый центр", за исключением случаев, когда такое восприятие обусловлено семантикой иных словесных элементов (их составных частей) товарного знака. Применительно к оспариваемому товарному знаку соответствующая семантика части "АФИ" словесного элемента "АФИМОЛЛ" отсутствует.

Приведенные предпринимателем примеры зарегистрированных Роспатентом товарных знаков со словесным элементами "молл" / "mall" не опровергают соответствующих выводов уполномоченного органа, поскольку указанные заявителем регистрации не сравнимы со спорным товарным знаком по фонетическому, визуальному и семантическому критерию и, более того, это не свидетельствует об однозначности восприятия потребителями указанного словесного элемента.

Кроме того, в материалах дела не усматривается доказательств того, что словесный элемент "МОЛЛ" вошел в определенном значении в словари, в бытовую и публичную речь, в широкий обиход в Российской Федерации по состоянию на дату приоритета спорного товарного знака.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словесных элементах усиливает значение фонетического и визуального критериев.

Таким образом, вышеуказанные фонетические и визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками, а также различное общее зрительное впечатление, которое формируется у потребителя при их восприятии, свидетельствует об отсутствии между ними сходных ассоциаций, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Указанный вывод подтверждается также имеющимся в материалах административного дела заключением федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской Академии Наук" от 26.09.2017 N 280-2017, подготовленным по результатам социологического исследования, проведенного 20-26.09.2017.

Согласно результатам опроса подавляющее большинство респондентов считают, что сравниваемые обозначения различаются. В частности, 94% опрошенных потребителей считают, что обозначения различаются фонетически, 96% - семантически и 96% графически; у 71% опрошенных они вызывают разные ассоциации, указанная часть респондентов считает, что услуги, предоставляемые под сравниваемыми товарными знаками, оказываются различными хозяйствующими субъектами, при этом только 3% полагают, что услуги, предоставляемые под сравниваемыми товарными знаками, оказываются одним и тем же хозяйствующим субъектом.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебная коллегия также учитывает, что аналогичная правовая позиция изложена в судебных актах по делам N СИП-700/2016 (определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2018 N 300-КГ18-3150), N СИП-266/2018 (решение Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018).

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на предпринимателя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Сахаутдинова Раиса Маратовича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев