Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П., судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Забузовой А.Э., с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Краснодарского края,

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы закрытого акционерного общества "Аэроплан" (ул. Марксистская, д. 20, стр. 5, Москва, 109147, ОГРН 1057746600559) и индивидуального предпринимателя Бондаренко Михаила Петровича (г. Кропоткин, Краснодарский край, ОГРНИП 307231312300012) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2018 (судья Шепель А.А.) постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2018 (судьи Ванин В.В., Маштакова Е.А., Чотчаев Б.Т.) по делу N А32-31843/2017

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Аэроплан" к индивидуальному предпринимателю Бондаренко Михаилу Петровичу о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от закрытого акционерного общества "Аэроплан" - представитель Тадевосян Л.А., по доверенности от 10.12.2017 до перерыва, после перерыва - представитель Мишанский А.В., по доверенности от 10.12.2017;

от индивидуального предпринимателя Бондаренко Михаила Петровича - Бондаренко М.П., лично, установил:

закрытое акционерное общество "Аэроплан" (далее - общество "Аэроплан") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к индивидуальному предпринимателю Бондаренко Михаилу Петровичу (далее предприниматель) о взыскании компенсации о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 50 000 руб., судебных издержек в размере 571 руб. 50 коп., судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2018 требования заявителя удовлетворены частично, с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсация в размере 30 000 рублей, судебные расходы в размере 571 рубль 50 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2018 решение суда привой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Аэроплан" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит их отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном размере.

В обоснование своей кассационной жалобы общество "Аэроплан" указывает на то, что судами необоснованно и немотивированно снижен размер компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "Аэроплан" отмечает, что уменьшение размера компенсации на основании данной нормы возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами. Между тем, ответчиком в суд не были представлены доказательства в обоснование довода о необходимости снижения размера компенсации ниже минимального размера, установленного законом, и при отсутствии установленных судами критериев для снижения размера компенсации, определенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П от 13.12.2016).

Не согласившись с решением и постановлением судов, вынесенными по делу, предприниматель также обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт об отказе в части взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение и назначить соразмерную компенсацию за нарушение прав на товарные знаки.

Нарушение судами своих прав предприниматель мотивирует тем, что судами не был установлен факт принадлежности обществу "Аэроплан" исключительных прав на персонажи мультсериала "Фиксики".

Кроме того, предприниматель, полагая взысканный с него размер компенсации незаконным, указывает на то, что судом не обоснован размер подлежащей взысканию компенсации, не оценен характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, размер вероятных убытков правообладателя.

В обоснование указанного довода предприниматель ссылается на то, что, определяя размер компенсации, суды не учитывали правовую позицию, изложенную в Постановлении N 28-П от 13.12.2016, тогда как в отзыве на исковое заявление, объяснениях и апелляционной жалобе предприниматель приводил контррасчет размера компенсации (10 000 рублей за все нарушения). Также предприниматель в судебном заседании озвучил довод о непропорциональном распределении судебных расходов по делу, так как исковые требования были удовлетворены частично.

Рассмотрев кассационные жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как установлено судами, общество "Аэроплан" является обладателем исключительных авторских прав на анимационный сериал под названием "Фиксики" и его персонажей на основании договора на создание аудиовизуального произведения N М-02 от 17.12.2009 с приложением N 1 к данному договору и акта N 1 сдачи-приемки рабочих материалов по договору N М-02 с приложением.

Также общество "Аэроплан" является правообладателем товарных знаков "Мася" по свидетельству Российской Федерации N 489244; "Папус" по свидетельству Российской Федерации N 489246; "Нолик" по свидетельству Российской Федерации N 502205; "Симка" по свидетельству Российской Федерации N 502206 в отношении товаров 16 и 28-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

На торговой точке, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, 226В, магазин "Фестиваль", в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик, 23.05.2017 был приобретен набор игрушек "Фиксики", на упаковке которого присутствуют изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 489246, 489244, 502205, 502206.

Покупка указанного товара подтверждается товарным чеком и DVD-диском с видеозаписью реализации указанного товара.

Поскольку общество "Аэроплан", разрешения на использование, принадлежащих ему товарных знаков и персонаж мультсериала "Фиксики" предпринимателю не давало, а предприниматель нарушил его исключительные права на вышеназванные объекты, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что истцом был доказан факт нарушения предпринимателем его исключительных прав на товарные знаки и персонажи при продаже товара. Уменьшая размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки до 5 000 рублей за каждый, руководствовался положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции, указанные выводы поддержал, оставив решение в силе.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Доводы кассационной жалобы общества "Аэроплан" и предпринимателя сводятся к оспариванию размера компенсации, определенного судом первой инстанции, а также к оспариванию принадлежности обществу "Аэроплан" права на иск в защиту нарушенных исключительных прав на персонажи "Фиксики".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

В пункте 29 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Таким образом, при соблюдении установленных законом условий персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичное по сути правило закреплено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ применительно к защите нарушенного исключительного права на товарный знак.

В пункте 43.2 постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления N 5/29).

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу о доказанности факта продажи товара, содержащего изображение персонажей мультсериала "Фиксики" и нарушении исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 489244, 489246, 502205, 502206.

Довод предпринимателя о том, что судами не было установлено право истца на предъявление соответствующего иска в отношении авторских прав на персонажи, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и с исчерпывающим основанием отклонен.

В то же время вопросы о наличии у лица исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств, что также следует из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Суды первой и апелляционной инстанций правомерно учли, что товарные знаки принадлежат одному правообладателю, были нанесены на один товар, реализованный ответчиком, в связи с чем, правильно применив норму, изложенную в абзаце третьем пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, снизили размер компенсации до 20 000 руб. (50% изначально заявленной суммы компенсации, определенной из расчета по 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков).

Вопреки доводу общества "Аэроплан" об обратном, суды применили снижение размера компенсации в соответствии с заявлением ответчика, изложенным в отзыве, и приложенным к нему доказательствам. При этом размер компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонажи аудиовизуального произведения в соответствии со статьей 1301 ГК РФ определен судом в размере 10 000 рублей и не был снижен судами.

Довод предпринимателя о том, что судами необоснованно был установлен размер взыскиваемой с него компенсации, также не может быть принят в качестве основания для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку при определении размера подлежащей взысканию компенсации суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили как из доказанности факта нарушения предпринимателем исключительных прав, а также из отсутствия оснований для снижения размера подлежащей взысканию компенсации ниже низшего предела, указанного в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ, установленного судами с учетом характера нарушения, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателя, а также требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, судами, в том числе, устанавливалась возможность снижения компенсации на основании Постановления N 28-П от 13.12.2016, однако при отсутствии надлежащих доказательств наличия условий для снижения размера компенсации, предоставление которых являлось обязанностью предпринимателя, суды пришли к верному выводу об отсутствии правовых оснований для снижения размера компенсации, заявленного обществом "Аэроплан".

Судом по интеллектуальным правам принимается во внимание, что из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12).

В то же время довод предпринимателя о непропорциональном распределении судебных расходов по делу заслуживает внимание суда кассационной инстанции.

Суд первой инстанции взыскал с ответчика судебные расходы, понесенные истцом, состоящие из судебных издержек в размере 571 руб. 50 коп. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей. При этом суд исходил из того, что исковые требования удовлетворены частично, но учитывая разъяснения, изложенные в абзаце 4 пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление от 21.01.2016 N 1) и то, что размер компенсации был уменьшен судом на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, судебные расходы были взысканы с предпринимателя в полном объеме.

Суд кассационной инстанции не соглашается с данным выводом суда первой инстанции в указанной части, считает его не соответствующим нормам процессуального права в силу следующего.

В пункте 1 постановления от 21.01.2016 N 1 отмечено, что судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением дела, представляют собой денежные затраты (потери), распределяемые в порядке, предусмотренном главой 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, главой 10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, главой 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающая, помимо прочего, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (абзац второй).

Заявляемые истцом требования являются имущественными, определенными в твердой денежной сумме (о взыскании компенсации).

Удовлетворение требования истца о взыскании компенсации в меньшем размере, чем была им изначально заявлена, является частичным удовлетворением иска по смыслу абзаца второго части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Аналогичный правовой подход изложен, в том числе высшей судебной инстанцией в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016 N 301-ЭС16-18098.

Ссылка суда на разъяснения, изложенные в абзаце 4 пункта 21 постановления от 21.01.2016 N 1, в соответствии с которыми положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) не подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ), основана на неверном толковании норм права, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав по выплате компенсации неустойкой не является.

При таких обстоятельствах, вывод суда первой инстанции о полном отнесении судебных расходов по делу на ответчика, является неправомерным, противоречит приведенным нормам действующего законодательства, правоприменительной практике, в том числе о пропорциональном распределении судебных расходов при частичном удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции данное нарушение не устранил.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

На основании изложенного суд кассационной инстанции считает, что решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2018 по делу N А32-50843/2017 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2018 по тому же делу следует отменить в части распределения судебных расходов, поскольку обжалуемые судебные акты в указанной части приняты с нарушением норм процессуального права, что привело к принятию неправильных решения и постановления в части взыскания судебных расходов, в связи с чем их нельзя признать законными и обоснованными в соответствующий части.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в указанной подлежит направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства, после чего принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов при подаче кассационной жалобы предпринимателя разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2018 по делу N А32-50843/2017 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2018 по тому же делу отменить в части распределения судебных расходов. Дело N А32-50843/2017 в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

В остальной части решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2018 по делу N А32-50843/2017 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2018 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.