Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2018 г. по делу N СИП-113/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану спорных товарных знаков, поскольку ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и не доказаны факты их использования

Обзор документа

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2018 г. по делу N СИП-113/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану спорных товарных знаков, поскольку ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и не доказаны факты их использования

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление HOUSE OF PRINCE A/S (Vester Farimagsgade 19, DK 1606 Copenhagen V, Denmark, N 13801134) к INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. (Devonshire house, 60 Goswell road, London, GB, N 5094118) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) и общество с ограниченной ответственностью "НТ" (ул. 1-я Луговая, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344002, ОГРН 1156196031914).

В судебном заседании приняли участие представители:

от HOUSE OF PRINCE A/S - Довгалюк А.И. (по доверенности от 14.12.2017);

от INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD - Плахотный Д.С. (по доверенности от 04.05.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

HOUSE OF PRINCE A/S (истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. (ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и общество с ограниченной ответственностью "НТ" (далее - общество "НТ").

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299 в отношении товаров 34-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, поскольку занимается коммерческой деятельностью, связанной с производством табачной продукции на своей фабрике в Дании, сбытом которой занимается по всему миру, имеет серию товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров на территории Евросоюза, и сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Также истец указывает, что может производить табачную продукцию через аффилированное с ним лицо - акционерное общество "Бритиш Американ Тобакко-Спб" (далее - общество "Бритиш Американ Тобакко-Спб"), которое занимается производством табачной продукции на территории Российской Федерации с 1995 года, и фабрики которой расположены в Санкт-Петербурге и городе Саратов.

Кроме этого, истец указывает, что для индивидуализации своей деятельности, 02.08.2016 в Роспатент им была направлена заявка N 2016728109 на регистрацию комбинированного обозначения " " в качестве товарного знака в отношении товаров 34-го класса МКТУ, которые являются однородными товарам оспариваемых регистраций.

Однако Роспатент отказал HOUSE OF PRINCE A/S в регистрации заявки N 2016728109 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34-го класса МКТУ по причине его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 494299.

Вместе с тем, истец считает, что и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598 также препятствуют регистрации его обозначения в качестве товарного знака.

Истец отмечает, что он заинтересован в регистрации заявленного обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, поскольку намерен использовать его в целях индивидуализации собственных товаров, а поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299, по мнению истца, в отношении товаров 34-го класса МКТУ, ответчиком не используются, истец просит досрочно прекратить их правовую охрану.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика выступил по доводам, изложенным в отзыве, просил отказать в удовлетворении исковых требований.

В отзыве на исковое заявление ответчик указывает, что спорные товарные знаки в установленном законом порядке используются как им самим, так и лицензиатами, с согласия и под контролем правообладателя, которые осуществляют производство и поставку табачной продукции, в том числе на территорию Российской Федерации, и считает, что представленные им в материалы дела документы в их совокупности и взаимосвязи, подтверждают факт использования спорных товарных знаков в отношении товаров 34-го класса МКТУ, а также свидетельствуют о значительном объеме производства продукции в длительный период. Также ответчик полагает, что истец не доказал надлежащим образом факт своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарных знаков, принадлежащих ответчику, и считает, что имеющимися в материалах дела доказательствами, не доказана аффилированность истца с обществом "Бритиш Американ Тобакко-Спб". Помимо этого, ответчик полагает, что действия истца, выразившиеся в подаче искового заявления, являются актом недобросовестной конкуренции с целью извлечения необоснованных преимуществ, поскольку с учетом высокой степени сходства обозначений, используемых истцом и ответчиком, потребители будут вводиться в заблуждение.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. является правообладателем словесного товарного знака "PRINCE LANCELOT" по свидетельству Российской Федерации N 436822, зарегистрированного в отношении товаров 34-го класса МКТУ "баллончики газовые для зажигалок, бумага абсорбирующая для курительных трубок, бумага сигаретная, папиросная, зажигалки, кисеты для табака, книжечки курительной бумаги, коробки с увлажнителем для сигар, коробки спичечные, кремни, машинки для обрезки сигар, мундштуки для сигар, мундштуки для сигарет, наконечники мундштуков для сигарет, наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар, пепельницы, плевательницы для табака, подставки для курительных трубок, приспособления для чистки курительных трубок, сигареты, папиросы, сигареты, содержащие заменители табака, сигариллы, сигары, сосуды для табака, спичечницы, спички, табак, табак жевательный, табак нюхательный, табакерки, травы курительные, трубки курительные, устройства карманные для скручивания сигарет, папирос, фильтры для сигарет, части без табака папиросной гильзы, ящики для сигар, ящики для сигарет, папирос", с датой приоритета от 30.12.2009, и комбинированных товарных знаков: " " по свидетельству Российской Федерации N 489598, зарегистрированного в отношении товаров 34-го класса МКТУ "табак; курительные принадлежности; спички; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос", с датой приоритета от 02.03.2012, и " " по свидетельству Российской Федерации N 494299, зарегистрированного в отношении товаров 34-го класса МКТУ "табак; курительные принадлежности; спички; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части без табака папиросной гильзы; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос 489598", с датой приоритета от 06.10.2011.

HOUSE OF PRINCE A/S, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, и полагая, что товарные знаки правообладателем которых является INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD, не используются ответчиком на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении их правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что HOUSE OF PRINCE A/S предлагало INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорные товарные знаки, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки в отношении всех товаров 34-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, для чего ответчику 22.11.2017 было направлено предложение, как по адресу правообладателя, так и по адресу для переписки, указанных в свидетельствах на оспариваемые товарные знаки (том 1, л.д. 114-123).

На указанное предложение ответчиком 19.12.2017 истцу был дан ответ о том, что спорные товарные знаки используются INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. в отношении товаров, для которых они зарегистрированы (том 1, л.д. 124-127).

В связи с чем HOUSE OF PRINCE A/S 20.02.2018 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность HOUSE OF PRINCE A/S в удовлетворении исковых требований, истцом были представлены копии: документа, подтверждающего юридический статус HOUSE OF PRINCE A/S и её право на осуществление предпринимательской деятельности; перевода официальных публикаций сведений о товарных знаках Евросоюза N 012891115, 009189531 и 016628992, содержащихся на официальном сайте службы Евросоюза по интеллектуальной собственности (http://euipo.europa.eu); справки, подтверждающей количество сигарет, произведённых обществом "Бритиш Американ Тобакко-Спб" в 2012 - 2017 годах; раздела годового отчёта группы компаний "BRITISH AMERICAN TOBACCO" о компаниях, входящих в группу; общедоступная справочная информация о деятельности группы компаний "BRITISH AMERICAN TOBACCO" с Интернет-сайта http://www.batrussia.ru (том 1).

Из указанных выше доказательств усматривается, что аффилированным с HOUSE OF PRINCE A/S лицом - обществом "Бритиш Американ Тобакко-Спб", в значительном объеме под контролем BRITISH AMERICAN TOBACCO выпускается на территории Российской Федерации табачная продукция, начиная с 2012 года.

Также истцом в материалы дела представлена пачка сигарет, выпущенная HOUSE OF PRINCE A/S в Дании, которая маркирована обозначением, испрашиваемом для регистрации на территории Российской Федерации по заявке N 2016728109.

Следовательно, для ввода указанных сигарет в оборот на территории Российской Федерации HOUSE OF PRINCE A/S достаточно направлять часть уже производимых им сигарет на российский рынок, не прилагая усилий для создания нового дизайна продукции.

Тогда как, компанией о фальсификации представленных HOUSE OF PRINCE A/S доказательств, в установленном законом порядке суду не заявлено.

В подтверждение своей заинтересованности обществом была представлена заявка от 02.08.2016 N 2016728109 о государственной регистрации комбинированного обозначения " ".

Правовая охрана названной заявкой испрашивается для товаров 34-го класса МКТУ "сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки; спички; курительные принадлежности".

Судом установлено, что вопрос о сходстве до степени смешения комбинированного обозначения и комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 494299, а также однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, и товаров, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается (том 1, л.д. 110-113), поскольку Роспатентом было отказано HOUSE OF PRINCE A/S в регистрации заявки N 2016728109 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34-го класса МКТУ со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, противопоставляемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 494299 препятствует регистрации заявленному истцом обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных им в заявке товаров 34-го класса МКТУ.

Поскольку Роспатент установил, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 494299 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с обозначением по заявке N 2016728109, коллегия судей соглашается с доводом истца о том, что словесный и комбинированный товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 436822 и 489598, также препятствуют регистрации заявленного HOUSE OF PRINCE A/S комбинированного обозначения в качестве товарного знака.

Сравнив словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 436822, комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 489598 с комбинированным обозначением по заявке N 2016728109, суд, пришел к выводу о том, что сравниваемые спорные товарные знаки и обозначение, предъявленное истцом для регистрации в качестве собственного товарного знака, являются сходными до степени смешения по фонетическим, графическим и семантическим признакам, поскольку сравниваемое комбинированное обозначение и указанные товарные знаки включают в свой состав тождественный словесный элемент "PRINCE".

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации)).

Сравнение перечней товаров 34-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, и товаров 34-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана истцом по заявке N 2016728109, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги аналогичны либо однородны, имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Относительно довода INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. о том, что истцом не доказана его аффилированность с обществом "Бритиш Американ Тобакко-Спб", Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что из имеющегося в материалах дела годового отчёта группы компаний "BRITISH AMERICAN TOBACCO" и сведений с Интернет-сайта http://www.batrussia.ru (том 1, л.д. 85, 89, 95, 101, 107-109) усматривается, что как общество, так и HOUSE OF PRINCE A/S входят в группу компаний BRITISH AMERICAN TOBACCO, о чем ими были представлены соответствующие сведения.

Соответственно продукция, маркированная обозначением по заявке N 2016728109, может выпускаться HOUSE OF PRINCE A/S и на территории Российской Федерации на заводе общества "Бритиш Американ Тобакко-Спб".

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что согласно пункту 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 настоящей части признаку, признается группой лиц.

Таким образом, учитывая наличие имеющихся в материалах дела доказательств, и принимая во внимание положения вышеназванной нормы права, довод INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. о том, что HOUSE OF PRINCE A/S в материалы дела не представлены доказательства его аффилированности с обществом "Бритиш Американ Тобакко-Спб", признается несостоятельным.

Таким образом, оценив представленные HOUSE OF PRINCE A/S в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299 в отношении товаров 34-го класса МКТУ, однородных товарам, для которых оспариваемые товарные знаки зарегистрированы, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении их правовой охраны.

В связи с чем, довод INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. о том, что истец не доказал факт своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарных знаков, не может быть признан обоснованным, поскольку он противоречит фактическим обстоятельствам дела и представленным в их подтверждение доказательствам.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи искового заявления HOUSE OF PRINCE A/S о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (20.02.2018) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 20.02.2015 по 19.02.2018 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против исковых требований, INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. в отзыве ссылается на надлежащее использование оспариваемых товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299, поскольку в установленном законом порядке они используются как им самим, так и лицензиатами, в том числе общество "НТ", то есть с согласия и под контролем правообладателя, которые осуществляют производство и поставку табачной продукции, в том числе на территорию Российской Федерации.

В подтверждение указанного обстоятельства INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. в материалы дела были представлены следующие доказательства (тома 2 и 3): лицензионный договор от 13.02.2015, заключенный с обществом "НТ" на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299; копия документа, подтверждающего юридический статус и устав INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD; сведения об обществе "НТ"; контракты за 2015 год, заключенные обществом "НТ" на поставку товара на территорию Украины и соответствующие сопроводительные к этим контрактам документы, подтверждающие факт поставки (Частному предприятию "ПРИМА", обществам с ограниченной ответственностью "ТАБАЛ", "ОПТ-ТОРГ", "ЛУЧ", "Аврора") сигарет, маркированных обозначением "PRINCE Rich Taste" и "PRINCE Full Taste"; справку об объемах производства табачной продукции за 2013 - 2017 годы, маркированной обозначением "PRINCE Rich Taste" и "PRINCE Full Taste".

Помимо этого, от общества "НТ" в суд поступили товарные и товарно-транспортные накладные за 2016 - 2018 годы, свидетельствующие о том, что продукция, маркированная обозначением "PRINCE Rich Taste" и "PRINCE Full Taste", поставлялась указанным лицом и на территорию Российской Федерации.

Оценив представленные обществом "НТ" и INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. в материалы дела доказательства в их совокупности на основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о недоказанности ответчиком надлежащего использования принадлежащих ему товарных знаков в отношении товаров 34-го класса МКТУ.

Доказательства, представленные ответчиком, и их взаимная связь друг с другом не подтверждают факт производства товаров ответчиком или с его согласия с использованием оспариваемых товарных знаков в отношении товаров 34-го класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

Представленные обществом "НТ" и INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. в материалы дела доказательства свидетельствует о том, что лицензиат INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. либо вывозило табачную продукцию, маркированную обозначением "PRINCE Rich Taste" и "PRINCE Full Taste" на территорию Украины, либо вводило в гражданский оборот на территории Российской Федерации табачную продукцию, маркированную обозначением "PRINCE Rich Taste" и "PRINCE Full Taste".

Представленные документы не подтверждают факт ввода в гражданский оборот табачной продукции с использованием словесного товарного знака по свидетельству N 436822 и комбинированных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 489598 и 494299, поскольку использование словесных обозначений "PRINCE Rich Taste" и "PRINCE Full Taste" нельзя признать использованием товарных знаков с изменением их отдельных элементов, не меняющим существа товарных знаков (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ), поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299 и словесные обозначения "PRINCE Rich Taste" и "PRINCE Full Taste" существенно отличаются друг от друга, так как оспариваемые товарные знаки содержат в своем составе, помимо словесного элемента "PRINCE", словесный элемент "LANCELOT", тогда как представленные от ответчика в материалы дела документы, показывают, что обществом "НТ" используются не товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299 в том виде как они зарегистрированы, а иные обозначения.

Судом установлено, что слово "PRINCE", в переводе с английского, означает - князь, принц, государь, царевич, правитель, при этом, обозначение "LANCELOT" не имеет каких-либо значений на иностранных языках, а описывается в легендах о короле Артуре и основанных на них рыцарских романах как знаменитейший из рыцарей Круглого стола.

Тогда как обозначения "Rich Taste" и "Full Taste", в переводе с английского, означают - "яркий насыщенный вкус" (Яндекс: Словари).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 по делу N СИП-225/2013, от 02.02.2015 по делу N СИП-539/2014, от 23.04.2015 по делу N СИП-804/2014, от 21.10.2015 по делу N СИП-883/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-380/2015, от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015 и от 30.09.2016 по делу N СИП-714/2015.

Тогда как использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, - даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является, вопреки доводам ответчика, использованием конкретного товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих использование INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. оспариваемых товарных знаков в том виде как они зарегистрированы или с изменениями их отдельных элементов, не меняющими существа товарных знаков в отношении товаров 34-го класса МКТУ, ответчиком суду не представлено.

Таким образом, поскольку из содержания представленных ответчиком доказательств не усматривается, что им или с его согласия осуществляется введение в гражданский оборот товаров 34-го класса МКТУ с использованием оспариваемых товарных знаков в том виде как они зарегистрированы, либо с изменениями их отдельных элементов, не меняющими существа товарных знаков, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ответчиком не доказано осуществление деятельности по производству товаров 34-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и не доказан факт их использования в отношении товаров 34-го класса МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. не подтверждено фактическое использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299 в том виде как они зарегистрированы в отношении товаров 34-го класса МКТУ, в то время как HOUSE OF PRINCE A/S подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны в отношении всех товаров 34-го класса МКТУ, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Относительно довода INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. о том, что действия истца, выразившиеся в подаче искового заявления, являются актом недобросовестной конкуренции с целью извлечения необоснованных преимуществ, поскольку она зарегистрировала товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 635691, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что согласно пункту 1 статьи 1495 ГК РФ, приоритет товарного знака может быть установлен по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на товарный знак подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с указанной даты.

Истцом в Роспатент была подана заявка N 2016728109 от 02.08.2016 с конвенционным приоритетом от 05.02.2016 (http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet).

Следовательно, с учетом того, что истцом в материалы дела не представлено доказательств об использовании им принадлежащих ему товарных знаков том виде как они зарегистрированы или с изменениями их отдельных элементов, не меняющими существа товарных знаков в отношении товаров 34-го класса МКТУ (том 3, л.д. 60), тогда как истцом в материалы дела уже представлена продукция, на которой используется заявленное им на регистрацию обозначение, учитывая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 635691 имеет приоритет от 19.05.2016, а тождественный обозначению по заявке N 2016728109 с конвенционным приоритетом от 05.02.2016 товарный знак Евросоюза N 009189531 имеет дату приоритета от 21.06.2010 (том 1, л.д. 56-82), принимая во внимание, что под этим обозначением истцом уже выпускается продукция на территории Дании, Суд по интеллектуальным правам считает, что действия истца, связанные с подачей заявки от 02.08.2016 N 2016728109 на регистрацию товарного знака, не могут расцениваться как недобросовестная конкуренция, поскольку такое обозначение уже использовалось истцом ранее для выпуска соответствующей его регистрации продукции, в связи с чем, судебная коллегия признает указанный довод ответчика необоснованным.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования HOUSE OF PRINCE A/S удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436822, 489598, 494299 полностью.

Взыскать с INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. (Devonshire house, 60 Goswell road, London, GB, N 5094118) в пользу HOUSE OF PRINCE A/S (Vester Farimagsgade 19, DK 1606 Copenhagen V, Denmark, N 13801134) 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья Н.Н. Погадаев
Судья Т.В. Васильева
Судья Н.А. Кручинина

Обзор документа


Ответчик по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования (правообладатель) должен доказать его использование.

Суд по интеллектуальным правам напомнил, что учитывается использование товарного знака только в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, не меняющими его существа. Т. е. когда потребители продолжают считать обозначение тем же товарным знаком.

Использование иных обозначений, даже если они сходны с товарным знаком до степени смешения, не принимается во внимание при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: