Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 января 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Тарасова Н.Н., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании Carte Blanche Greetings Limited (Unit 3, Chichester Business Park, Tangmere, West Sussex PO20 2F, UK) на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2017 по делу N А40-11228/2017 (судья Давледьянова (Агафонова) Е.Ю.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 по тому же делу (судьи Пирожков Д.В., Трубицын А.И., Головкина О.Г.)

по иску компании Carte Blanche Greetings Limited к индивидуальному предпринимателю Мироедовой Татьяне Андреевне (Москва, ОГРНИП 312774632500396) о защите исключительных прав на произведение (персонаж).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Carte Blanche Greetings Limited - Лукьянов Р.Л. (по доверенности от 07.04.2016),

от предпринимателя Мироедовой Т.А. - Шмонин С.С. (по доверенности от 30.05.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Carte Blanche Greetings Limited (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя Мироедовой Татьяны Андреевны (далее - предприниматель) 500 000 руб. - по 250 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на изобразительный товарный знак по международной регистрации N 855249 и на персонаж литературного произведения "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" - медвежонка "Tatty Taddy".

В ходе производства по делу компания заявила отказ от требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и одновременно ходатайствовала об увеличении размера исковых требований в части компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж до 500 000 руб. (ходатайство от 13.09.2017).

Протокольным определением от 18.09.2017 изменение исковых требований было принято судом первой инстанции.

Определением от 18.09.2017 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании 18.09.2017) производство по делу в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак прекращено.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2017 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании 18.09.2017), оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017, в иске отказано.

Не согласившись с принятыми судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить, исковые требования удовлетворить, взыскав с ответчика 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж, 5 500 руб. возмещение расходов на составление нотариального протокола осмотра сайта и 13 000 руб. возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В обоснование кассационной жалобы компания ссылается на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение судами статей 1259, 1272 и 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и нарушение положений статей 9, 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, компания, выражая несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанций, указывает на то обстоятельство, что ответчиком осуществлялась продажа через свой сайт http://mirmila.ru и магазины силиконовых форм для мыла и мыла ручной работы с использованием образа персонажа литературного произведения "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" медвежонка "Tatty Taddy". Факт распространения спорных товаров, с точки зрения истца, был подтвержден самим ответчиком в ходе рассмотрения дела в суде.

Кроме того, по мнению компании, факт реализации спорных товаров предпринимателем подтверждается представленными в материалы дела кассовыми чеками, видеозаписью процесса приобретения, нотариальным протоколом осмотра, которые, вопреки требованиям статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не были предметом исследования судов.

Компания также считает противоречивым вывод суда первой инстанции, поддержанный судом апелляционной инстанции и заключающийся в том, что при отсутствии разграничения на лицензионный и нелицензионный товар весь товар считается легальным и ввезенным в Российскую Федерацию по разрешению самого истца.

Компания также не согласна с выводом суда первой инстанции о применении к рассматриваемым правоотношениям принципа исчерпания права. Так, компания ссылается на отсутствие указания в обжалуемых судебных актах правовой нормы, положенной в основу вывода об отсутствии в действиях предпринимателя признаков правонарушения, а также на непредставление ответчиком доказательств введения товаров в гражданский оборот с согласия правообладателя.

Более того, в кассационной жалобе компания обращает внимание суда кассационной инстанции на наличие в материалах дела необходимого и достаточного обоснования размера компенсации, заявленной ко взысканию.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы кассационной жалобы, просил обжалуемые судебные акты отменить и, не направляя дело на новое рассмотрение, исковые требования удовлетворить.

Представитель в отзыве на кассационную жалобу и его представитель в ходе судебного заседания доводы кассационной жалобы оспорили; считают обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, просили оставить их без изменения, а кассационную жалобу компании - без удовлетворения.

Кроме того, представитель предпринимателя в судебном заседании суда кассационной инстанции возражал против допуска к участию в судебном заседании представителя истца, полагая, что представленная им доверенность от 07.04.2016 на представление интересов компании является недействительной ввиду отсутствия нотариально заверенного перевода указанного документа выполненного и подписанного иноязычным представителем на иностранном языке.

Оценив доводы представителя ответчика об отсутствии полномочий у представителя истца Лукьянов Р.Л., суд признал их необоснованными.

Так, статьей 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. В силу части 5 статьи 75 названного Кодекса к представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

В соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками. Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

Мнение представителя предпринимателя о том, что доверенность от 07.04.2016, выданная от имени компании ее директором Gerard (Жераром ) в Чичестере, Англии, не имеет надлежащего перевода на русский язык, опровергается материалами дела. Из текста данной доверенности следует, что она была составлена одновременно на двух языках (английском и русском). Обе части доверенности, выполненные как на английском, так и на русском языке, подписаны непосредственно лицом, выдавшим данную доверенность - Gerard (Жераром ).

Согласно статье 3 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в городе Гааге 05.10.1961, проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен, является единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати и штампа, которыми скреплен этот документ.

На представленной копии названной доверенности апостиль проставлен и надлежащим образом переведен на русский язык.

Аутентичность текста перевода на русском языке подтверждена переводчиком Серебренниковым Федором Олеговичем, подлинность подписи которого подтверждена нотариусом города Москвы Миллером Николаем Николаевичем.

Доказательств несоответствия данного перевода предпринимателем (его представителем) не представлено.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что оспоренная представителем ответчика доверенность представителя компании на представление ее интересов в Российской Федерации соответствует требованиям, предъявляемым частями 5 и 6 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и допустил вышепоименованного представителя заявителя кассационной жалобы к участию в судебном заседании.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является обладателем исключительных прав на персонаж "медвежонок Tatty Teddy" литературного иллюстрированного произведения "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю". В подтверждение данного обстоятельства в материалы дела компанией предоставлен трудовой договор от 27.11.2000, заключенный между автором иллюстраций Стивом Морт-Хиллом (Stive Mort-Hill) и компанией, а также апостилированный аффидевит Стива Морт-Хилла с нотариально заверенным переводом.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ему стало известно, что ответчик в течение длительного времени в своей коммерческой деятельности, осуществляемой через сеть принадлежащих предпринимателю магазинов и интернет-сайт http://mirmila.ru, использует без разрешения правообладателя изображение медвежонка Tatty Teddy, а именно: использует изображение указанного персонажа при производстве и реализации мыла, а также при предложении к продаже форм для изготовления такого мыла. В подтверждение этого компания представила кассовые чеки от 03.02.2016 и 21.04.2016; видеозапись покупки спорного товара - мыла туалетного в магазинах предпринимателя в Москве по адресам: ул. Введенского, 24 "Б" и ул. Миклухо-Маклая, д. 36А; фотографиями спорного товара; нотариальный протокол от 27.04.2016 осмотра сайта www.mirmila.ru.

Компания, полагая, что предприниматель нарушил исключительные права компании на указанный объект исключительного права (персонаж "медвежонок Tatty Teddy"), обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации на основании пункта 1 статьи 1301 ГК РФ.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, исходил из того, что истцом не доказан факт реализации ответчиком контрафактного товара. В частности, суд указал, что разграничение товаров на лицензионные и нелицензионные отсутствует, как следствие, весь товар является легальным, ввезенным по разрешению самого истца. Суд констатировал, что в данном случае действует принцип исчерпания права, поскольку продаваемые ответчиком товары введены в оборот с согласия правообладателя, следовательно, правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к указанным товарам.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив доводы апелляционной жалобы, указав, что они противоречат обстоятельствам дела, основаны на неправильном толковании норм материального права и не способны повлиять на вывод о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе литературные произведения, произведения живописи, графики и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 3 той же статьи, авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Пунктом 7 названной статьи предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 той же статьи.

Таким образом, при определенных установленных законом условиях персонаж произведения может быть признан объектом исключительных прав.

В пункте 29 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что поскольку согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Аналогичные разъяснения даны в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Судами в обжалуемых судебных актах не был сделан вывод о том, что, вопреки требованиям истца, персонаж "медвежонок Tatty Teddy" либо литературное иллюстрированное произведение "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" не являются объектами исключительных прав - объектом правовой охраны.

Равно, судебные акты не содержат выводов о недоказанности истцом фактов предложения к продаже и реализации ответчиком спорных товаров.

Из контекстного и системного анализа обжалуемых судебных актов следует, что отказ в иске мотивирован единственно недоказанностью истцом того, что спорные товары являются контрафактными. Так, судами со ссылкой на статью 1487 ГК РФ сделан вывод об исчерпании исключительного права компании на товарный знак, исключающем ее притязания к предпринимателю.

С учетом этого коллегия судей отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о противоречивости выводов судов о доказанности либо недоказанности факта предложения к продаже и реализации спорных товаров ответчиком, поскольку из обжалуемых судебных актов следует, что суды пришли к выводу о недоказанности реализации именно контрафактных товаров, а не реализации ответчиком товаров как таковых.

Вместе с тем, исходя из предмета и оснований исковых требований, и согласно приведенным выше правовым позициям высшей судебной инстанции подтверждение выполнения требований закона при использовании исключительных прав входит в бремя доказывания именно ответчика, а не истца.

Судами не учтено, что исходя из смысла статьи 1229 ГК РФ факт незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу объекта интеллектуальной собственности заключается в его использовании без согласия правообладателя и данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность товара. В силу изложенного именно ответчику по данной категории споров надлежит опровергать утверждение правообладателя о том, что принадлежащие ему результаты интеллектуальной деятельности размещены на товаре (воплощены в нем) без его согласия, поскольку на истца не может быть возложена обязанность по доказыванию отрицательных фактов.

Указав на непредставление истцом доказательств контрафактности вводимых ответчиком в гражданский оборот товаров, суды возложили на истца обязанность доказывать наличие вины в действиях ответчика, что также противоречит положениям статей 401 и 1250 ГК РФ.

Таким образом, коллегия судей соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что судами в нарушение статьи 9 и части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильно распределено бремя доказывания по данному делу.

Коллегия судей кассационной инстанции также соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о неправильном применении (неприменении) судами первой и апелляционной инстанций нормы статей 1259 и 1272 ГК РФ.

Так, с учетом отказа компании от исковых требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, подлежал рассмотрению спор о защите исключительных авторских прав на персонаж литературного произведения, который в соответствии с нормами статьи 1259 ГК РФ является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности. Вместе с тем судами при разрешении спора применена норма статьи 1487 ГК РФ об исчерпании исключительного права на товарный знак, не подлежавшая применению в данном деле.

В то же время коллегия судей считает необходимым обратить внимание судов на следующие обстоятельства.

Принцип исчерпания права, предусматривающий возможность участия в гражданском обороте именно экземпляра произведения, правомерно введенного в этот оборот, без дальнейшего согласия правообладателя, не наделяет участников гражданского оборота правом по своему усмотрению использовать сам результат интеллектуальной деятельности (а не его экземпляр на материальном носителе) без выплаты вознаграждения правообладателю (пункт 13 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Данный принцип, установленный в отношении объектов авторского права статьей 1272 ГК РФ, предусматривает возможность участия в гражданском обороте именно экземпляра произведения, правомерно введенного в этот оборот, без дальнейшего согласия правообладателя, не наделяя участников гражданского оборота правом по своему усмотрению использовать сам результат интеллектуальной деятельности (а не его экземпляр на материальном носителе) без выплаты вознаграждения правообладателю.

С учетом этого, вопреки выводам судов о том, что в отсутствие разграничения товаров на лицензионные и нелицензионные весь товар является легальным, ввезенным по разрешению самого правообладателя, ответчику, заявившему довод об исчерпании права, в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежит доказать легальное происхождения спорного товара, то есть его введение в гражданский оборот самим правообладателем либо с его разрешения (согласия).

Обжалуемые судебные акты, вопреки требованиям статей 71, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не содержат обоснования вывода судов об исчерпании права и ссылки на доказательства, на основании которых судами сделан такой вывод, а также вывод об иностранном происхождении спорных товаров, ввезенных в Российскую Федерацию, как указали суды первой и апелляционной инстанций, с разрешения правообладателя.

Напротив, из представленного в материалах дела фотоизображения этикетки спорного товара - "мыла ручной работы" (том 1, лист дела 25) следует, что его изготовителем является предприниматель-ответчик.

С учетом этого, коллегия судей соглашается и с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что вывод суда апелляционной инстанции, согласно которому предприниматель не осуществляет производство мыла, а лишь продает формы для его производства, представляется недостаточно обоснованным, поскольку противоречит представленным истцом в материалы дела доказательствам, а именно: фотографиям спорного товара и этикетки на его упаковке (том 2, листы дела 21-25), видеозаписи процесса покупки (том 1, листы дела 98, 99). Из протоколов судебных заседаний и обжалуемых судебных актов не усматривается, что указанные доказательства, в том числе видеозаписи были предметом исследования судов и были отвергнуты ими как неотносимые либо недопустимые (статьи 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Также коллегия судей обращает внимание на то обстоятельство, что согласно мотивировочной части обжалуемого постановления апелляционного суда (абзац второй страницы 4 постановления) судом было рассмотрено и отклонено требование истца о взыскании 250 000 руб. компенсации, в то время как с учетом частичного отказа компании от иска и увеличения размера исковых требований в оставшейся части, принятых судом первой инстанции протокольным определением от 18.09.2017, рассмотрению подлежали исковые требования в размере 500 000 руб.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о несоответствии выводов нижестоящих судов фактическим обстоятельствам дела, неправильном применении ими статей 1259, 1272 и 1487 ГК РФ и нарушении положений статей 9, 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Данные обстоятельства в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 и пунктами 1-3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены обжалуемых судебных актов и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Довод заявителя кассационной жалобы об обоснованности размера компенсации, заявленной к взысканию, не был предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций, поскольку суды пришли к выводу об отсутствии факта нарушения исключительного права истца. Как следствие, данный довод подлежит оценке судами при новом рассмотрении дела.

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные нарушения и по результатам всестороннего исследования обстоятельств дела на основании собранных по делу доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

По результатам нового рассмотрения дела суду также надлежит распределить судебные расходы по уплате государственной пошлины, в том числе за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб, поскольку в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2017 по делу N А40-11228/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.