Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 января 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Булгакова Д.А., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании АО Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Биг Кайзер Прецизионсверкцойге) (Швейцария, , Schweiz, Glattalstrasse 516 81536, , Schweiz) на решение  Арбитражного суда Калининградской области от 14.06.2017 (судья Лобанова Е.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2017 (судьи Загараева Л.П., Будылева М.В., Горбачева О.В.) по делу N А21-7531/2016 по иску компании Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Glattalstrasse 516 81536, , Schweiz) к обществу с ограниченной ответственностью "Джет Снаб" (Ленинградский просп., д. 30, г. Калининград, 236006, ОГРН 1123926011934) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой" (ОГРН 1037740000649) в лице филиала "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" (ул. Советская, д. 1, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681018)

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG - Докиневич К.О. (по доверенности от 01.08.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Джет Снаб" - Мутузко Д.А. (по доверенности от 12.01.2018), Хвостов О.А. (по доверенности от 12.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (далее - компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG) в лице представителя общества с ограниченной ответственностью "ХАЛТЕК-ДоАЛЛ" обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к обществу с ограниченной ответственностью "Джет Снаб" (далее - общество "Джет Снаб") о взыскании компенсации за незаконное использование международных товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" в размере 9 712 301 рублей 04 копейки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой" в лице филиала "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина".

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 14.06.2017, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2017, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение норм материального права, неполное исследование представленных доказательств, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, заявленные требования удовлетворить.

В поданной кассационной жалобе заявитель не соглашается с выводом судов о том, что действия ответчика по закупочной процедуре на право заключения договора по предмету закупки товаров BIG KAISER для нужд третьего лица, не являются нарушением исключительных прав истца, поскольку действие правовой защиты товарного знака "BIG KAISER" на территории Российской Федерации началось с 31.03.2016, т.е. после завершения открытого запроса предложений.

Также заявитель указывает, что поскольку неотъемлемой частью заявки ответчика, как участника запроса предложений было технико-экономическое предложение, в котором напротив каждой товарной позиции указано слово "KAISER", то в данном случае использование обществом "Джет Снаб" данного обозначения без разрешения правообладателя является нарушением исключительных прав последнего на спорный товарный знак.

Кроме того, заявитель считает ошибочным вывод судов о том, что исходя из закупочной документации обозначение "KAISER" является фирменным наименованием производителя, а не товарным знаком. Между тем в материалах дела имеются доказательства того, что слово "KAIZER" является товарным знаком, что подтверждено сведениями из Международного реестра торговых марок.

Общество "Джет Снаб" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с приведенными в ней доводами, считало, что судебные акты являются законными и обоснованными, оснований для их отмены не имеется.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель компании Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, настаивал на отмене обжалуемых судебных актов.

Представители общества "Джет Снаб" против доводов кассационной жалобы возражали, считали, что оснований для ее удовлетворения не имеется.

Общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой" в лице филиала "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в суд не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международным регистрациям N 572197 и N 1055784 в отношении товаров и услуг, в том числе 07-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "Механические инструменты". Указанные товарные знаки являются действующими на территории Российской Федерации.

По мнению истца, ответчиком нарушено его право на товарные знаки "KAISER" и "BIG KAISER" путем подачи заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора по предмету закупки "Режущий инструмент" для нужд филиала ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", что подтверждается закупочной документацией и извещением N 2.68.298.-2016, поскольку товары с названными товарными знаками никогда не приобретались ответчиком у истца или его законных представителей.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 01.08.2016 с требованиями о прекращении неправомерного использования зарегистрированных международных товарных знаков при поставке, рассылке и иных способов распространения информации о возможных поставках товаров с указанным товарным знаком, а также с требованием о выплате компенсации.

Поскольку претензионные требования оставлены ответчиком без удовлетворения, иностранная компания обратилась в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1477, 1479, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из того, что факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается.

При этом суд отметил, что указание в документации слова "KAISER" относится к указанию на производителя товара, а не является товарным знаком, поскольку не индивидуализирует товар, а содержит информацию о производителе товара, предлагаемого к продаже.

Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание на то, что спорный товарный знак, принадлежащий истцу, получил правовую охрану на территории Российской Федерации до подачи заявки ответчиком о поставке товара.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены судебных актов.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международным регистрациям N 572197 и N 1055784, в том числе в отношении товаров 7-го класса МКТУ "механические инструменты, а именно станки для сверления, токарной обработки, фрезерования, сверлильные станки, инструментальные оправки, державки инструмента, вкладыши для резания, инструменты для твердых спеченных сплавов и сверлильные патроны, докрепежные механизмы для предварительной фиксации режущего инструмента; компрессорные двигатели для станочных инструментов, электрические двигатели для станочных инструментов и чистящие приспособления для станочных инструментов".

Из официальных каталогов товаров компании усматривается, что компания является производителем и предлагает к реализации товары, защищенные товарными знаками "KAISER" и "BIG KAISER". Каждый из указанных каталогов размещен в открытом доступе на официальной странице истца в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В феврале 2016 года общество "Джет Снаб" являлось участником открытого запроса предложений на право заключения договора по предмету закупки "режущий инструмент" для нужд филиала ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой". Данный факт подтвержден закупочной документацией от 24.02.2016 N 2.68.298.-2016.

При этом закупочная документация не содержит требования к товарному знаку, которым должен быть защищен требуемый товар.

Вместе с тем требования технико-коммерческого предложения на участие в закупке предполагали необходимость указания в представляемой документации, в том числе наименования товара, обозначения его по каталогу, а также фирму производителя.

В соответствии с требованиями в разделе 2 документации "Техническое задание, требования к поставкам товаров (выполнению работ, оказанию услуг)" указаны наименование товара, обозначение по каталогу, а также фирма-производитель "KAISER", цена за единицу и стоимость товара.

Суды проанализировав представленные в материалы дела доказательства, пришли к обоснованному мнению о том, что прямое указание в документации требования к фирме-производителю (путем указания фирменного наименования либо коммерческого обозначения, в том числе в том случае, если фирменное наименование либо коммерческое обозначение либо их части включены в какой-либо товарный знак) является именно требованием к фирме-производителю и не может расцениваться как указание на требование к товарному знаку.

Довод компании о том, что при указании требования к фирме-производителю ответчик имел в виду требование к товарному знаку, а не требование к фирме-производителю, не подтверждается никакими доказательствами и носит предположительный характер.

Ссылка заявителя на то, что в документации, а также в технико-коммерческом предложении ответчика некорректно (не полностью) воспроизведено фирменное наименование истца, а именно указано "фирма-производитель Kaiser", а не "фирма-производитель Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG", также подлежит отклонению, поскольку как верно указали суды, предъявляемые к указанной документации требования не содержат обязанности указывать такое наименование в виде полного или сокращенного наименования, наличие которого допускается у юридического лица.

При этом суды обоснованно указали, что требования о защите права истца на фирменное наименование либо коммерческое обозначение в настоящем деле не заявлялись, в связи с чем не являются предметом заявленных истцом требований. Также указанные обстоятельства не свидетельствуют о том, что под "фирмой-производителем" организатор закупки якобы имел в виду "товарный знак".

Кроме того, суды при оценке доказательств приняли во внимание, что закупочная документация предусматривала поставку товаров конкретной фирмы-производителя (Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG), и содержала указание на конкретные коды требуемых товаров, соответствующие кодам товаров по каталогу истца.

При таких обстоятельствах, суды пришли к обоснованному выводу о том, что факт использования обществом "Джет Снаб", принадлежащих компании Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG товарных знаков материалами дела не подтверждается.

В целом доводы, изложенные в кассационной жалобе компании Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG, свидетельствуют об ее несогласии с правовой оценкой, которую дали суд первой и апелляционной инстанций доводам лиц, участвующих в деле, и доказательствам, представленным в материалы дела.

Вместе с тем переоценка доказательств и выводов суда первой и апелляционной инстанций не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что моментом начала действия правовой охраны товарного знака "BIG KAISER" на территории Российской Федерации является 22.01.2016, а не 31.03.2016, был предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанции. Ему дана соответствующая правовая оценка.

Кроме того, коллегия судей Суда по интеллектуальным правам отмечает, что принимая во внимание, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что истцом не доказано использование спорных товарных знаков ответчиком, то момент предоставления правовой охраны спорным товарным знакам на территории Российской Федерации не имеет правового значения в настоящем деле.

Вместе с тем коллегия судей полагает необходимым отметить, что Российская Федерация является участником как Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее - Мадридское соглашение), так и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 (далее - Протокол к Мадридскому соглашению).

В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3 ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

В пункте 2 статьи 3 ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Общее правило подпункта "а" пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями статей 3 и 3 ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи 3 ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

При этом коллегия судей полагает возможным отметить, что при разрешении вопроса о возможности применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении лиц, использующих обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации, заявленным на территориальное расширение в Российской Федерации, в период между датой получения заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр следует учитывать следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Мадридского соглашения граждане каждой Договаривающейся Стороны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности, при посредстве ведомства указанной страны происхождения.

В соответствии со статьей 3 ter Мадридского соглашения Международное бюро незамедлительно регистрирует заявление о территориальном расширении и извещает о нем заинтересованные ведомства. Заявление публикуется в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро (пункт 2).

Таким образом, из положений данной статьи следует, что первоначально публикуются именно сведения относительно заявления о территориальном расширении.

В том случае, если национальное ведомство не имеет возражений, территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о заявке в Международный реестр знаков.

В статье 5 Мадридского соглашения закреплено, что национальные ведомства, уведомленные Международным бюро о подаче заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3 ter, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их территории (пункт 1).

Ведомства, которые хотят воспользоваться таким правом, должны уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в срок, предусмотренный их национальным законодательством, но не позднее истечения срока в один год, считая с даты заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3 ter.

Таким образом, учитывать, что международный товарный знак, в отношении которого подана заявка на территориальное расширение в Российской Федерации, проходит экспертизу в национальном ведомстве, то даты внесения записи о нем в Международный реестр и подачи заявки могут не совпадать.

Соответственно, использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на территориальное расширение в Российской Федерации в качестве международного товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак, поскольку для третьих лиц, которые не осведомлены (в связи с отсутствием соответствующей записи в Международном реестре) о территориальном расширении в Российской Федерации спорного знака, в данном случае противоправность отсутствует, что исключает применение к таким лицам мер ответственности, предусмотренных гражданским законодательством.

Таким образом, рассмотрев кассационную жалобу в пределах, изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, не установлено.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Калининградской области от 14.06.2017 по делу N А21-7531/2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества АО Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Биг Кайзер Прецизионсверкцойге) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судьи

Д.А. Булгаков

В.А. Химичев