Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи: Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной H.Л.

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" (ул. Коминтерна, д. 95, г. Тверь, 170002, ОГРН 1027700139015) и общества с ограниченной ответственностью "Никитин" (ул. Коминтерна, д. 95, г. Тверь, 170002, ОГРН 1056900107109)

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.11.2016 по делу N А56-16284/2016 (судья Яценко О.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2017 по тому же делу (судьи Лущаев С.В., Будылева М.В., Горбачева О.В.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (ул. Тельмана, д. 24, литер. А, Санкт-Петербург, 193230, ОГРН 1027801527467)

к обществу с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" и обществу с ограниченной ответственностью "Никитин"

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" - Кузнецова А.В., Пастернак B.C. (по доверенности от 03.03.2017 N С-101);

от общества с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" - Курашко А.Г. (по доверенности от 01.03.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Никитин" - Антонова М.А. (по доверенности от 23.06.2017), Щедрин Д.М. (по доверенности от 23.06.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (далее - общество "Объединенные Пивоварни Хейнекен") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Брют" (далее - общество "Брют"), обществу с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" (далее - общество "Частная пивоварня "Афанасий") и обществу с ограниченной ответственностью "Никитин" (далее - общество "Никитин") о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.08.2016 требование общества "Объединенные Пивоварни Хейнекен" к обществу "Брют" о запрете совершать действия по предложению к продаже и продаже на территории Российской Федерации товаров, маркированных обозначением "ОХОТА НАШЕГО!", и взыскании 20 000 рублей компенсации выделены в отдельное производство, делу присвоен номер N А56-55163/2016.

С учетом принятых уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец просил суд: запретить обществу "Частная пивоварня "Афанасий" совершать действия по производству товаров с использованием обозначения "ОХОТА НАШЕГО", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 183777/1 "ОХОТА", в отношении алкогольных напитков, относящихся к 32 и 33-го классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 183777/1, и однородных им товаров и взыскать 100 000 рублей компенсации; запретить обществу "Никитин" совершать действия по введению в оборот товаров с использованием обозначения "ОХОТА НАШЕГО", сходного до степени смешения с товарным знаком N 183777/1 "ОХОТА", в отношении алкогольных напитков, относящихся к 32 и 33-го классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 183777/1, и однородных им товаров и взыскать 100 000 рублей компенсации.

Решением суда Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.11.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2017, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчики обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просят решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В кассационных жалобах ответчики указывают, что суды неправомерно признали обозначение по товарному знаку истца "ОХОТА" и обозначение "ОХОТА НАШЕГО" сходными до степени смешения.

По мнению заявителей кассационных жалоб, обозначение "ОХОТА НАШЕГО!" в отличие от запрещенного судами обозначения для использования ответчиками в отношении алкогольных напитков, является полным и законченным предложением с восклицательным знаком "!" в конце фразы, имеющей самостоятельное и конкретное смысловое значение.

Также общество "Никитин" в своей кассационной жалобе ссылается на то, что истцом в арбитражный суд было заявлено абстрактное требование о запрете производства и введения в гражданский оборот товаров с использованием обозначения "ОХОТА НАШЕГО" сходного до степени смешения с товарным знаком N 183777/1 "ОХОТА", в отношении алкогольных напитков, относящихся к 32 и 33 классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 183777/1, и однородных им товаров, сходных до степени смешения с товарным знаком N 183777/1 "ОХОТА", в отношении алкогольных напитков, относящихся к 32 и 33 классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и однородных им товаров.

В отзыве на кассационные жалобы истец просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения и указывает, что нарушением исключительного права истца на товарный знак "ОХОТА" является маркировка производимой ответчиками продукции обозначением "ОХОТА НАШЕГО" вне зависимости от наличия знака препинания, используемого ответчиками, либо его отсутствия, а также поддерживает выводы судов первой и апелляционной инстанции о наличии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

В судебном заседании представители ответчиков доводы своих кассационных жалоб поддержали в полном объеме, просили отменить обжалуемые судебные акты и отказать в удовлетворении заявленных исковых требований.

Представитель истца выступил по доводам, изложенным в отзыве на кассационные жалобы, просил обжалуемые судебные акты оставить без изменений, а кассационные жалобы - без удовлетворения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов, изложенных в кассационных жалобах.

Рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзыве на них, возражения относительно жалоб, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, полагает, что имеются основания для изменения судебных актов исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Объединенные Пивоварни Хейнекен" является правообладателем товарного знака "ОХОТА" по свидетельству Российской Федерации N 183777/1 (дата приоритета товарного знака 26.02.1998, зарегистрирован 24.01.2000, срок действия регистрации до 26.02.2018) в отношении товаров 32 и 33-го классов МКТУ, в том числе: пиво, алкогольные и спиртные напитки, медовые напитки.

В обоснование исковых требований общество "Объединенные Пивоварни Хейнекен" ссылается на использование ответчиками обозначения "ОХОТА НАШЕГО", сходного до степени смешения с товарным знаком истца "ОХОТА", а именно: в магазине общества "Брют" по адресу: Кудрово, Европейский пр-т, д. 9, корп. 2 предлагается к продаже и продается товар - слабоалкогольный напиток брожения медовуха, на этикетке которого содержится обозначение "ОХОТА НАШЕГО! КРЕПКОЕ", а также указаны изготовитель товара - общество "Частная пивоварня "Афанасий" по заказу общества "Никитин". В подтверждение указанного довода истец представил фотографии этикеток товара, содержащих обозначение "ОХОТА НАШЕГО" и кассовый чек от 15.01.2016.

Полагая, что действия ответчиков нарушают его исключительные права на спорный товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, исходили из того, что материалами дела подтверждается использование ответчиками в отношении однородных товаров обозначения товарного знака, права на которые зарегистрированы за истцом, в отсутствие законных оснований, без разрешения правообладателя, что нарушает принадлежащее истцу исключительное право на использование товарного знака, для осуществления которого необходимо согласие правообладателя.

В силу подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров/услуг, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом под незаконным использованием товарного знака следует признавать любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как верно установлено судами, право истца на товарный знак "ОХОТА" в отношении товаров 32-ого и 33-го классов МКТУ подтверждено свидетельством Российской Федерации N 183777/1.

Доводы заявителей жалоб об отсутствии сходства до степени смешения между обозначениями не основан на действующих нормах материального права и представляет собой лишь несогласие с выводами суда.

Так при установлении сходства спорного обозначения "ОХОТА НАШЕГО" с товарным знаком истца "ОХОТА" суды первой и апелляционной инстанции обоснованно применили нормы пунктов 41 и 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482) и установили, что сравниваемые словесные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Суды установили, что в рассматриваемом случае элемент "ОХОТА", включенный ответчиками в название товара, является доминирующим при зрительном восприятии.

При этом суд апелляционной инстанции, самостоятельно оценив обозначения на предмет сходства, отдельно отметил, что доминирующим элементом обозначения "ОХОТА НАШЕГО" является именно элемент "ОХОТА", защищенный товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции отметил, что оценка элемента "ОХОТА" в качестве доминирующего элемента связана с тем, что именно с него начинается обозрение и слуховое восприятие обозначения "ОХОТА НАШЕГО", а также формируются соответствующие ассоциации, в том числе с товарным знаком "ОХОТА".

Также суд апелляционной инстанции указал, что рядовой потребитель в данном сегменте рынка товаров, как правило, не проводит детальный анализ обозначений, на котором настаивают ответчики, а иной смысл слова "ОХОТА", подразумеваемый ответчиками в словосочетании "ОХОТА НАШЕГО", не позволяет сделать вывод о различии обозначений, учитывая их визуальное восприятие, и в данном случае имеется возможность смешения товаров предприятий-конкурентов в глазах потребителей.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции не признает обоснованным довод, изложенный в кассационных жалобах, о том, что обжалуемые судебные акты не содержат квалификации действий ответчиков по использованию обозначения "ОХОТА НАШЕГО!" (содержащего восклицательный знак) в качестве нарушения прав истца на товарный знак "ОХОТА" по свидетельству Российской Федерации N 183777/1, так как судами первой и апелляционной инстанций сделан вывод о том, что нарушением исключительного права на товарный знак "ОХОТА" является маркировка продукции обозначением "ОХОТА НАШЕГО" вне зависимости от такого знака препинания, как "!", используемого ответчиками, либо отсутствия какого-либо знака препинания, так как его наличие или отсутствие не влечет принципиального иного восприятия сравниваемого обозначения для потребителей.

Вместе с тем, судебная коллегия не может признать правильным и соответствующим применимым к отношениям сторон нормам материального права, вывод судов первой и апелляционной инстанции о наличии оснований для удовлетворения искового требования о запрете ответчикам использовать обозначение "ОХОТА НАШЕГО" для индивидуализации товаров 32-ого и 33-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 183777/1, и однородных им товаров.

Относительно указанного требования о запрете ответчикам осуществлять без разрешения истца использование товарного знака, принадлежащего последнему, в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять хранение с этой целью товаров, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

При этом длящееся правонарушение характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения, и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

В суд могут быть заявлены требования, направленные на пресечение конкретного правонарушения (например: об изъятии и уничтожении какой-либо четко и ясно определенной партии товара, о запрете реализации определенной партии товара и прочее).

Запрет же всем и каждому на использование обозначения, тождественного или сходного с товарным знаком установлены законом и не требуют подтверждения в судебном акте.

Поэтому абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что суды, удовлетворяя заявленные обществом "Объединенные Пивоварни Хейнекен" требования в части запрета обществу "Частная пивоварня "Афанасий" и обществу "Никитин" совершать действия по производству товаров с использованием обозначения "ОХОТА НАШЕГО" для индивидуализации продукции 32-ого и 33-го классов МКТУ, в отношении которой зарегистрирован товарный знак N 183777/1, неправильно применили положения статьи 1252 ГК РФ.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат изменению.

При этом истец в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет бремя наступления последствий того, что им не были заявлены в суд требования направленные на пресечение именно конкретного правонарушения.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке, предусмотренном статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая частичное удовлетворение доводов кассационной жалобы общества "Никитин", с общества "Объединенные Пивоварни Хейнекен" в пользу общества "Никитин" подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины за подачу кассационной жалобы в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.11.2016 по делу N А56-16284/2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2017 по тому же делу изменить.

Отказать в удовлетворении требований истца о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" совершать действия по производству товаров с использованием обозначения "ОХОТА НАШЕГО", сходного до степени смешения с товарным знаком N 183777/1 "ОХОТА" в отношении алкогольных напитков, относящихся к 32 и 33 классам МКТУ в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 183777/1, и однородных им товаров и запрете обществу с ограниченной ответственностью "Никитин" совершать действия по введению в оборот товаров с использованием обозначения "ОХОТА НАШЕГО", сходного до степени смешения с товарным знаком N 183777/1 "ОХОТА", в отношении алкогольных напитков, относящихся к 32 и 33 классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 183777/1, и однородных им товаров.

В остальной части обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Никитин" расходы по уплате госпошлины за подачу кассационной жалобы в размере 1 500 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.