Резолютивная часть постановления объявлена 7 декабря 2016 г.

Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной H.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" (ул. Зорге, д. 1, Москва, 123308, ОГРН 1027739148656) и общества с ограниченной ответственностью "Студия Арт. Лебедева" (ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027700515248) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2016 по делу N А40-163397/2015 (судьи Лаврецкая Н.В., Пирожков Д.В., Трубицын А.И.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Студия Арт. Лебедева" к обществу с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" о взыскании компенсации за незаконное использование объекта исключительных прав.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Груздев Сергей Владимирович (Москва) и общество с ограниченной ответственностью "Интердизайн" (ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047796720784).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" - Фурсов В.В. (по доверенности от 09.01.2014 N 014);

от общества с ограниченной ответственностью "Студия Арт. Лебедева" - Чинкова Д.В. (по доверенности от 05.12.2016 N 102юр-2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Студия Арт.Лебедева" (далее - Студия) обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" (далее - Издательство) об обязании уничтожить все экземпляры книг Татьяны Устиновой "Ковчег Марка", выпущенные до 19.06.2015, для оформления которых использовался шрифт "Клементина", и о взыскании 1 500 000 рублей 00 копеек компенсации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Груздев Сергей Владимирович.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2016 исковые требования Студии удовлетворены частично: с Издательства в пользу Студии взыскано 150 000 рублей компенсации, 2800 рублей в возмещение расходов по государственной пошлине. В остальной части иска отказано.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Интердизайн".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2016 решение суда первой инстанции отменено по безусловным основаниям; принят новый судебный акт: с Издательства в пользу Студии взыскана компенсация в размере 50 000 рублей и 833 рубля 34 копейки в возмещение расходов по государственной пошлине.

Не согласившись с принятым по делу постановлением суда апелляционной инстанции, Издательство обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, не обжалуя вывод суда о подтвержденности нарушения им исключительного права Студии, сослалось на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судом норм материального права при определении размера компенсации.

Издательство указало, что компенсация заявлена Студией исходя из двойной стоимости контрафактных товаров.

По мнению Издательства, суд апелляционной инстанции неправомерно не принял во внимание произведенные им расчеты, согласно которым максимальный размер компенсации, подлежащий взысканию, с учетом объема только того произведения, которое принадлежит Студии, не мог превышать 13 900 рублей.

Так, Издательство указало, что расчет компенсации исходя из розничной стоимости экземпляра произведения книги Т. Устиновой "Ковчег марка" не может быть признан допустимым, поскольку указанный экземпляр не является тождественным экземпляру спорного шрифта, а стоимость такого экземпляра должна определяться не из розничной, а отпускной стоимости, которая значительно ниже.

Издательство отметило, что спорный шрифт "Клементина" был воспроизведен на 3 страницах книги, тогда как общий объем страниц книги Т. Устиновой "Ковчег марка" составляет 320 единиц.

Исключительные права на текст и оформление книги Т. Устиновой "Ковчег марка" принадлежат автору произведения Татьяне Устиновой и Издательству.

Исходя из изложенного, Издательство полагает, что расчет компенсации, подлежащей взысканию, должен был быть произведен следующим образом: 1 рубль 39 копеек (стоимость шрифта в одной книге) X 2 X 5000 (количество экземпляров книги).

При этом стоимость шрифта в книге 1 рубль 39 копеек определена Издательством исходя из следующего расчета: 147 рублей 69 копеек (отпускная стоимость книги)/320 рублей (общий объем страниц книги) X 3 (количество страниц книги, на которых использован шрифт).

В обоснование правильности произведенного расчета стоимости шрифта Издательство сослалось на правовую позицию, изложенную в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.08.2012 N ВАС-6782/12, согласно которой расчет компенсации за использование произведения должен быть выполнен с учетом объема только тех произведений, которые были воспроизведены. При этом сумма компенсации должна быть рассчитана исходя из двукратной стоимости этих произведений от общего числа страниц книги, умноженной на количество экземпляров издания. Также ответчик ссылался на правовые позиции, изложенные в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.2011 N ВАС-13730/11 и постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу N А40-93293/2013.

Вместе с тем, как указывает ответчик, суд апелляционной инстанции не принял во внимание доводы и расчеты, представленные Издательством.

Кроме того, ответчик обратил внимание на то, что исключительное право на шрифт согласно представленному Студией соглашению о совместном управлении интеллектуальной собственности от 16.01.2012 с приложением N 1, принадлежит Студии и обществу "Интердизайн", что, по мнению ответчика, не позволяет Студии защищать исключительное право на шрифт в полном объеме, поскольку ей принадлежит только доля в исключительном праве.

Исходя из изложенного, Издательство полагает, что удовлетворение исковых требований по настоящему делу в пользу истца должно осуществляться пропорционально его доле в исключительном праве на спорный шрифт.

Помимо прочего, Издательство отметило, что судом апелляционной инстанции также неправомерно не был исследован вопрос размера возможных убытков Студии, равно как и не дана оценка предпринятым Издательством действиям при издании книги.

На основании изложенного Издательство полагает постановление суда апелляционной инстанции неправомерным и необоснованным, подлежащим отмене согласно статье 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Студия также обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на постановление суда апелляционной инстанции, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судом норм материального права, просит названный судебный акт изменить в части размера компенсации, взыскиваемой с Издательства за незаконное использование объекта исключительных прав.

При этом Студия отметила, что совершение Издательством нарушения его исключительного права на спорный шрифт характеризуется неоднократностью и умышленностью.

Студия пояснила, что ранее между ней и Издательством до принятия к производству настоящего судебного дела был урегулирован спор в досудебном порядке, связанный с незаконным использованием шрифта "Клементина" в другой книге Т. Устиновой "Чудны дела твои, Господи!". Указанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалах дела претензией от 26.05.2015 N 125юр-14, лицензионным договором от 22.06.2015 N 37/МИ-15, согласно которому сумма вознаграждения составила 150 000 рублей.

Учитывая неоднократность незаконного использования Издательством спорного шрифта "Клементина" в своей коммерческой деятельность, Студия полагает, что размер компенсации, взыскиваемой с Издательства за рассматриваемое правонарушение, не может составлять менее 150 000 рублей.

Отзывы на кассационные жалобы Издательства и Студии лица, участвующие в деле, в суд не представили.

В судебное заседание явились представители Издательства и Студии.

Груздев С.В. и общество "Интер дизайн", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в суд кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель Студии доводы кассационной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить.

Представитель Издательства также поддержал свою кассационную жалобу, просил ее удовлетворить.

При этом представитель Издательства в судебном заседании пояснил, что не оспаривает наличие самого факта нарушения исключительного права, доводы кассационной жалобы направлены исключительно на оспаривание выводов суда апелляционной инстанции в части определения размера взыскиваемой компенсации.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Студия является обладателем исключительного права на шрифт "Клементина" совместно с обществом "Интердизайн".

Студия, полагая, что при выпуске Издательством тиража в 5000 экземпляров книги Т. Устиновой "Ковчег марка", в оформлении которой незаконно использовано принадлежащее Студии произведение (спорный шрифт), обратилось в арбитражный суд с настоящим иском, произведя расчет предъявленной к взысканию компенсации исходя из двойной стоимости контрафактного товара.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, руководствуясь положениями статей 1229, 1233, 1252, 1259, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из доказанности факта принадлежности Студии исключительного права на спорный шрифт и факта незаконного использования Издательством названного объекта интеллектуальных прав при выпуске книг.

В удовлетворении требования Студии об уничтожении тиража спорных книг судом на основании статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд определением от 05.07.2016 перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции в связи с наличием безусловных оснований для отмены судебного акта.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 25.08.2016 решение суда первой инстанции было отменено по безусловным основаниям, требования истца были удовлетворены частично.

Так, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1233, 1252, 1253, 1301 ГК РФ, частично удовлетворил требование Студии о взыскании с Издательства компенсации за незаконное использование спорного шрифта, снизив при этом сумму взыскания до 50 000 рублей.

При снижении суммы взыскиваемой компенсации суд апелляционной инстанции исходил из характера правонарушения, принципов разумности и справедливости, соразмерности совершенного правонарушения наступившим последствиям, возможных убытков правообладателя.

Как усматривается из мотивировочной части постановления, суд также отказал в удовлетворении требования об уничтожении экземпляров книг Т. Устиновой "Ковчег Марка", для оформления которых использовался шрифт "Клементина", которые были выпущены до 19.06.2015.

Вместе с тем, резолютивная часть постановления не содержит указания на отказ в удовлетворении названного искового требования.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационных жалоб Студии и Издательства в силу следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принадлежность истцу исключительного права, в защиту которого предъявлен настоящий иск, установлена судом и подтверждена документально.

В свою очередь, ответчиком законность использования указанного исключительного права не доказана.

При этом суд кассационной инстанции обращает внимание, что факт незаконного использования Издательством спорного шрифта, принадлежащего Студии, сторонами не оспаривается.

По сути, доводы кассационных жалоб, как Студии, так и Издательства, направлены на неправомерность выводов суда апелляционной инстанции в части определения суммы взыскиваемой с Издательства компенсации за незаконное использование исключительного права, принадлежащего Студии.

Рассмотрев названные доводы, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно положениям статьи 1301 ГК РФ В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Как усматривается из искового заявления Студии, сумма компенсации, о взыскании которой было заявлено требование в настоящем спора, была рассчитана на основании пункта 2 статьи 1301 ГК РФ, то есть из расчета двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров произведения.

При рассмотрении дела истцом исковые требования не уточнялись, не видоизменялись на требование о взыскании компенсации по пункту 1 названной статьи, определяемой по усмотрению суда в установленных законом пределах.

Выбор способа защиты принадлежит истцу. Положения статьи 1301 ГК РФ не предусматривают право суда по своему усмотрению изменять способ определения размера компенсации за нарушение исключительного права.

При этом для привлечения к ответственности в виде взыскания компенсации, рассчитанной по правилам абзаца 2 статьи 1301 ГК РФ, необходимым условием является доказанность факта нарушения исключительного права, а также объема такого нарушения, то есть фактического количества контрафактных экземпляров и их стоимости.

Сумма заявленной к взысканию компенсации истцом на основании абзаца 2 статьи 1301 ГК РФ должна быть обоснована и подтверждена соответствующими расчетами, представленными в материалы дела. В свою очередь, ответчик вправе оспорить заявленную истцом сумму компенсации и представить в суд контр-расчеты, обосновывающие сумму, подлежащей к взысканию, в меньшем размере.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12, суд не лишен права уменьшить размер предъявленной к взысканию компенсации и при ее расчете исходя из двукратной стоимости товара. При этом суд надзорной инстанции указал, что компенсация, взыскиваемая вместо убытков, является одной мерой гражданско-правовой ответственности, которая лишь рассчитывается разными способами, а также сослался на возможность применения тех критериев, которые заложены в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд кассационной инстанции полагает, что такой подход применим и к спорам о взыскании компенсации за незаконное использование объектов авторского права.

Вместе с тем, необходимо отличать определение судом компенсации по своему усмотрению в установленных законом пределах (то есть снижение по сравнению с заявленной суммой, определенной по усмотрению истца) от снижения размера компенсации, сумма которой четко определена законом, а усмотрения суда на ее определение этим законом не установлено.

Исходя из приведенных позиций, и такая компенсация может быть снижена, однако до того, как ее снизить, необходимо определить ту сумму, которая составляет двойную стоимость контрафактных экземпляров, а впоследствии учесть обстоятельства, позволяющие произвести снижение по отношению к рассчитанной по указанному и заложенному в законе правилу сумме.

Из данной правовой позиции следует, что размер компенсации, рассчитанной по правилам абзаца 2 статьи 1301 ГК РФ, не может быть снижен произвольно. Положения ГК РФ устанавливают право истца требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Следовательно, при доказанности такого размера присуждение судом меньшей суммы должно быть обоснованно достаточной аргументацией, построенной на анализе конкретных обстоятельств нарушения исключительного права истца.

Таким образом, при заявлении к взысканию компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости товаров, закон не устанавливает право суда по самостоятельному определению суммы компенсации, а дает суду в исключительных обстоятельствах право на ее снижение по сравнению с рассчитанной по установленным законом правилам.

Вместе с тем, из обжалуемого постановления не усматривается, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего спора была установлена фактическая сумма компенсации, подлежащая взысканию на основании абзаца 2 статьи 130 1 ГК РФ. Равным образом судом не были исследованы как расчеты, представленные Студией, в обоснование заявленной суммы взыскания, так и контр-расчеты, представленные Издательством.

Выводы, изложенные в постановлении суда апелляционной инстанции, свидетельствуют об определении этим судом размера компенсации по правилам, установленным в пункте 1 статьи 1301 ГК РФ (то есть по своему усмотрению в установленных законом пределах), а не по правилу, установленному пунктом 2 названной статьи исходя из двойной стоимости контрафактных товаров.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии постановления судом апелляционной инстанции неправильно применена статья 1301 ГК РФ, а для определения размера компенсации по пункту 2 статьи 1301 ГК РФ установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая, что ряд содержащихся в обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции выводов не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, сделан при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основан на неправильном применении норм материального права, указанный судебный акт подлежит отмене.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе определить размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительного права, принадлежащего Студии, с учетом норм гражданского законодательства, действующих на момент совершения правонарушения.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2016 по делу N А40-163397/2015 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий судья

H.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина