Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 мая 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Корнеева В.А., Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Голофаева В.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС С.р.л./PASTICCERIA E CONFETTERIA SANT AMBROEUS S.r.l. (Корсо Маттеотти, 7, Милан, 20121, Италия)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2016

по делу № СИП-279/2015 (судьи Силаев Р.В., Пашкова Е.Ю., Снегур А.А.)

по иску компании ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС С.р.л./PASTICCERIA E CONFETTERIA SANT AMBROEUS S.r.l.

к компании Джи энд Ди Ресторан Ассошиэйтс Л.Л.К./G&D Restaurant Associates L.L.C. (136 Ист 57-я Стрит, Свит 600, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022, США)

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «SANT AMBROEUS» по свидетельству Российской Федерации № 298301 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС С.р.л./PASTICCERIA E CONFETTERIA SANT AMBROEUS S.r.l. (истца) - Дмитренко Е.Г. (по доверенности от 18.03.2015) и Тимофеев А.М. (по доверенности от 16.04.2015).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

компания ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС С.р.л./PASTICCERIA E CONFETTERIA SANT AMBROEUS S.r.l. (далее - компания ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС, истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании Джи энд Ди Ресторан Ассошиэйтс Л.Л.К./G&D Restaurant Associates L.L.C. (далее - компания Джи энд Ди Ресторан Ассошиэйтс, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «SANT AMBROEUS» по свидетельству Российской Федерации № 298301 в отношении услуг 35-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2016 в удовлетворении искового требования отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом норм материального права при принятии решения, просит это решение отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, принять новый судебный акт о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Оспаривая вывод суда о недоказанности истцом его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, компания ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС указывает, что эта заинтересованность подтверждается одновременно несколькими обстоятельствами:

осуществление истцом на территории Италии деятельности по оказанию услуг, однородных услугам, в отношении которых подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;

наличие у истца фирменного наименования, являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны;

наличие заявки на товарный знак, по которой получено предварительное решение об отказе в предоставлении ему охраны на территории Российской Федерации ввиду сходства до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны.

По мнению заявителя жалобы, суд первой инстанции, установив факт осуществления истцом на территории Италии деятельности по оказанию услуг, однородных услугам, в отношении которых заявлено о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, неправомерно сослался на отсутствие аналогичной деятельности истца на территории России как на основание для отказа в признании его заинтересованным лицом. Также истец полагает, что, отказывая в признании его заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, суд не учел, что фирменное наименование истца является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Отзывы на кассационную жалобу ответчиком и Роспатентом не представлены.

Явившиеся в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам представители истца поддержали содержащиеся в кассационной жалобе доводы.

Роспатент и ответчик, уведомленные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе путем направления в их адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания, а также посредством размещения этого судебного акта в сети Интернет в картотеке арбитражных дел, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили, что не является препятствием для проведения судебного заседания в отсутствие их представителей в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав представителей компании ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, компания Джи энд Ди Ресторан Ассошиэйтс является правообладателем словесного товарного знака «SANT AMBROEUS» (свидетельство Российской Федерации № 298301, дата приоритета - 26.03.2004), зарегистрированного Роспатентом 17.11.2005 в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Компания ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС, обращаясь в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, обосновала свою заинтересованность тем, что является известным производителем кондитерских изделий и владельцем ресторана и магазина «SANT AMBROEUS» в городе Милане (Италия), предоставляет также услуги кейтеринга, организации мероприятий и доставки своей продукции на дом. Также истец указал, что ему принадлежит зарегистрированный в том числе в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ товарный знак «SANT AMBROEUS» по международной регистрации № 1179532, действие которой он хотел бы распространить и на территорию Российской Федерации, для чего обратился в Роспатент с заявлением о предоставлении указанному товарному знаку правовой охраны на территории России, однако в связи с наличием на территории Российской Федерации ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 298301, содержащего такое же обозначение, Роспатентом было вынесено предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны.

По результатам оценки представленных истцом доказательств суд первой инстанции признал подтвержденным факт оказания истцом в городе Милане (Италия) услуг, связанных с деятельностью ресторанов и кафе, тождественных либо однородных услугам 35-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования.

Установив, что такая деятельность ведется истцом на территории другого государства, а не в Российской Федерации, отметив, что доказательств осуществления аналогичной деятельности на территории Российской Федерации истцом не представлено, суд первой инстанции с учетом пояснений представителя истца пришел к выводу, что заинтересованность компании ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС в спорном товарном знаке обусловлена определенной известностью одноименного ресторана истца в Милане среди россиян с высоким уровнем достатка.

Указав, что из представленных истцом документов не усматривается осуществление подготовки к ведению ресторанной деятельности в Российской Федерации, подачу одной лишь заявки в Роспатент суд первой инстанции счел недостаточным для признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, в связи с чем суд отказал в удовлетворении иска по этому мотиву, не исследуя вопрос использования товарного знака ответчиком.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что указанный вывод суда первой инстанции сделан с неправильным применением норм материального права, без учета всей совокупности установленных судом обстоятельств дела, в связи с чем его нельзя признать в полной мере соответствующим критериям заинтересованности, выработанным вышестоящей судебной инстанцией и нашедшим отражение в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор).

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора).

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Так, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим товарным знаком. Заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарных знаков истца.

По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

В рассматриваемом случае, отказывая истцу в признании его заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, суд первой инстанции сослался на пункт 40 Обзора, согласно которому подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак сама по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положением статьи 1486 ГК РФ.

Между тем установленный судом первой инстанции факт оказания истцом в городе Милане (Италия) услуг, тождественных либо однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования, при оценке заинтересованности истца был оставлен судом без внимания.

При этом ссылки суда на необходимость предоставления истцом доказательств осуществления ресторанной деятельности именно на территории Российской Федерации не основаны на нормах действующего законодательства. Не получили надлежащей оценки в обжалуемом решении и приведенные истцом в обоснование его заинтересованности доводы об определенной известности одноименного ресторана истца в Милане среди россиян с высоким уровнем достатка.

Заинтересованность истца - иностранного лица - в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, действующего на территории Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ), может следовать из осуществления иностранным лицом деятельности за пределами территории Российской Федерации и приготовления к осуществлению такой деятельности в Российской Федерации, например, путем подачи заявок на государственную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации.

Аналогичная позиция высказывалась президиумом Суда по интеллектуальным правам в Постановлениях от 18.06.2015 по делу № СИП-561/2014 и от 28.09.2015 по делу № СИП-685/2014.

При указанных обстоятельствах принятое по делу судом первой инстанции решение не может быть признано обоснованным, мотивированным и законным, как того требует часть 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом содержащиеся в кассационной жалобе доводы о том, что суд при исследовании вопроса о заинтересованности не принял во внимание тот факт, что фирменное наименование истца PASTICCERIA E CONFETTERIA SANT AMBROEUS S.r.l. является сходным до степени смешения с товарным знаком «SANT AMBROEUS», отклоняются президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку на данное обстоятельство истец в суде первой инстанции не ссылался.

В соответствии с нормами действующего законодательства арбитражный суд рассматривает дело и принимает судебный акт по существу спора, исходя из заявленных истцом предмета и оснований исковых требований, за пределы которых суд выходить не вправе.

Учитывая, что данное основание не было указано истцом в качестве обоснования иска, оно не могло быть исследовано судом.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном акте, фактическим обстоятельствам дела, неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное истолкование нормы материального права, обжалуемое решение от 02.02.2016 подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие (отсутствие) у истца заинтересованности в отношении услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также использование спорного товарного знака в исследуемый период и, исходя из установленных обстоятельств, принять законный и обоснованный судебный акт.

Вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины судом кассационной инстанции не рассматривается, поскольку в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2016 по делу № СИП-279/2015 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.