Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 28 октября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Катенко Виктора Викторовича (с. Арзгир, ОГРНИП 304264609700275) на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.11.2014 (судья Сиротин И.В.) по делу № А63-7460/2014 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2015 (судьи Казакова Г.В., Лугова Ю.Б., Сулейманов З.М.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Звук-М» (ул. Советская, д. 68, г. Минеральные Воды, 357207, ОГРН 1022601451520) к индивидуальному предпринимателю Катенко Виктору Викторовичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, о месте и времени его проведения уведомлены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью «Звук-М» (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Катенко Виктору Викторовичу (далее - Предприниматель) о взыскании компенсации в размере 140 000 рублей за нарушение исключительных прав на использование фонограмм (с учетом уточнения, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 25.11.2014, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2015, исковые требования Общества удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами нижестоящих инстанций норм материального и процессуального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит названные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что истцом не были представлены доказательства принадлежности ему исключительных прав на спорные фонограммы, а также наличия у него права на подачу иска в защиту этих исключительных прав, поскольку представленные Обществом лицензионные договоры не содержат указания на передачу ему исключительных прав на спорные фонограммы на основании исключительной лицензии.

Кроме того, Предприниматель обращает внимание на то обстоятельство, что истцом не было представлено никаких доказательств, свидетельствующих о том, что исполнители музыкальных произведений являются одновременно правообладателями исключительного права на фонограмму.

Также заявитель кассационной жалобы полагает, что видеозапись процесса приобретения товара, представленная истцом в материалы дела, не может быть признана надлежащим доказательством совершения сделки купли-продажи в отношении именно того товара (компакт-диск с записью фонограмм), предъявленного в настоящем деле в обоснование заявленных требований.

В отзыве на кассационную жалобу Общество просило оставить ее без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения, как законные и обоснованные.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 28.03.2014 в торговом комплексе «Панорама», расположенном по адресу: ул. Матросова, с. Арзгир, Ставропольский край, в торговой точке, принадлежащей ответчику, представителями истца был приобретен лазерный компакт-диск «Застольный ресторанный хит» в формате MP3, содержащий фонограммы музыкальных произведений.

В подтверждение покупки указанного товара истец представил компакт-диск с записью фонограмм, диск с видеозаписью процесса приобретения спорного товара, кассовый чек от 28.03.2014 № 00000004, в котором содержится следующая информация: ИП Катенко В.В., ИНН 260400010293, дата покупки 28.03.2014, стоимость товара - 70 рублей.

Ссылаясь на действия Предпринимателя по реализации в принадлежащей ему торговой точке компакт-диска с записью фонограмм, а также указывая на то, что права на находящиеся на диске фонограммы принадлежат Обществу, а разрешения на использование фонограмм Предпринимателю не выдавалось, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

При рассмотрении спора суды на основании представленных в материалы дела лицензионных договоров признали Общество правообладателем исключительных смежных прав на фонограммы: «Черные глаза» (исполнитель Айдамир Мугу), «Адыгейский перепляс» (исполнитель Паритов Марат), «Сердце» (исполнитель Айдамир Эльдаров), «Черная ночь» (исполнитель Анжелика Начесова), «Горный цветок» (исполнитель Albina), «Хожу хмельной» (исполнитель Айдамир Эльдаров), «Кавказ» (исполнитель - группа «Домбай»), «Весна пришла» (исполнитель Вячеслав Евтых), «Джигит моей мечты» (исполнитель Ильяна&Ц. Seboy), «Девушка Кавказа» (исполнитель Айдамир Эльдаров), «Аравай» (исполнитель Анжелика Начесова), «Фонтаны» (исполнитель Руслан Набиев), «Кавказ» (исполнитель Шамхан Далдаев), «Абазиночка» (исполнитель Альберт Тлячев), записанные на спорном диске.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанции руководствовались статьями 1229, 1233, 1250, 1303, 1304, 1324 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходили из доказанности фактов принадлежности Обществу исключительных прав на фонограммы и распространения ответчиком без согласия правообладателя контрафактного компакт-диска с размещенными на нем фонограммами, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

На основании представленных в материалы дела лицензионных договоров суды первой и апелляционной инстанции признали Общество правообладателем исключительных прав в отношении фонограмм, записанных на реализованном Предпринимателем диске.

Между тем, делая вывод о том, что Общество является правообладателем исключительных прав на спорные фонограммы, суды не учли положения статей 1233, 1308 ГК РФ.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно положению статьи 1308 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - исполнитель, изготовитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы данных, публикатор произведения науки, литературы или искусства либо иной правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего объекта смежных прав в установленных договором пределах.

Таким образом, при заключении лицензионных договоров правообладателем исключительного права остается лицензиар, а лицензиат получает право использования объекта интеллектуальной собственности в пределах и способами, установленными соответствующим договором.

При указанных обстоятельствах вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что Общество является правообладателем исключительных прав на фонограммы, не соответствует нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.

Судами правильно указано, что правообладатель наделен правом разрешать или запрещать использовать иным лицам принадлежащие ему исключительные права, а также защищать их способами, установленными гражданским законодательством, в том числе частью четвертой ГК РФ.

Между тем, Общество в настоящем деле не является правообладателем, а получило право использования исключительных прав на основании лицензионного договора, в связи с чем судам следовало установить, обладает ли Обществом правом защищать переданные ему в пользование исключительные права.

Согласно положениям статьи 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 названного Кодекса.

Исходя из приведенной нормы, право на обращение с иском о взыскании компенсации за незаконное использование исключительного права принадлежит только тому лицензиату, право которого на использование объектов интеллектуальных прав основано на исключительной лицензии и только в случае, если допущенное нарушение затрагивает права лицензиата.

Одновременно следует учитывать положения пункта 1 статьи 1236 ГК РФ, согласно которому лицензионный договор может предусматривать: 1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); 2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной) (пункт 2 указанной статьи).

С учетом изложенного правом на обращение с иском в защиту нарушенного исключительного права обладает лицензиат, которому исключительное право передано в пользование на основании исключительной лицензии, и в случае, если допущенное нарушение нарушает его права как лицензиата.

Между тем, статья 1254 ГК РФ судами не применялась, представленные в материалы дела лицензионные договоры судами не исследовались на предмет того, представлено ли Обществу исключительное право на основании исключительной или простой лицензии, вопрос о том, нарушает ли допущенное нарушение права лицензиата, не анализировался.

При указанных обстоятельствах вынесенные по делу судебные акты нельзя признать законными и обоснованными.

Поскольку выводы, содержащиеся в решении и постановлении в части наличия у Общества права на предъявление исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на объекты смежных прав сделаны при неполном выяснении обстоятельств дела и исследовании имеющихся в деле доказательств, а также при неправильном применении норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, в том числе условий всех лицензионных договоров, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кроме того, оспариваемые судебные акты не содержат выводов относительно того, в защиту каких исключительных смежных прав (исполнителей или изготовителей фонограмм) подан настоящий иск.

При этом согласно статье 1313 ГК РФ исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, - артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер.

В силу пункта 1 статьи 1317 ГК РФ исполнителю принадлежит исключительное право использовать исполнение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на исполнение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исполнитель может распоряжаться исключительным правом на исполнение.

Использованием исполнения считается распространение записи исполнения путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров, представляющих собой копии такой записи на любом материальном носителе (подпункт 5 пункта 2 названной статьи).

Пунктом 1 статьи 1324 ГК РФ предусмотрено, что изготовителю фонограммы принадлежит исключительное право использовать фонограмму в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фонограмму), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Изготовитель фонограммы может распоряжаться исключительным правом на фонограмму.

Использованием фонограммы считается, в том числе, распространение фонограммы путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, представляющих собой копию фонограммы на любом материальном носителе (подпункт 6 пункта 2 статьи 1324 ГК РФ).

Таким образом, исполнитель и изготовитель фонограммы обладают самостоятельными исключительными правами на объект смежных прав, каждый из них имеет право на распоряжение этим исключительным правом и на его защиту.

При новом рассмотрении судам следует установить, в защиту каких исключительных смежных прав (исполнителей или изготовителей фонограмм) подан настоящий иск и в зависимости от установленных обстоятельств при новом рассмотрении дела применить нормы права, регулирующие отношения, связанные с защитой прав изготовителей или исполнителей фонограмм.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции не может согласиться с доводом заявителя кассационной жалобы об отсутствии доказательств реализации им контрафактного диска, содержащего спорные фонограммы, поскольку факт приобретения спорного компакт-диска в торговом павильоне ответчика подтверждается видеозаписью процесса покупки товара, которая в установленном порядке была исследована судом первой инстанции.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 33 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 26.03.2009 № 5/29), распространение контрафактных экземпляров произведений, в любом случае образует нарушение исключительного права на произведение, независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц.

Оспаривая факт нахождения спорных фонограмм на контрафактном диске, заявитель жалобы не учитывает, что предложение к продаже экземпляра фонограммы, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу и нахождение соответствующего материального носителя на стеллаже торговой точки уже является нарушением исключительных прав (пункт 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

С учетом положений статей 494 и 1324 ГК РФ использованием исключительных прав в форме распространения является, в том числе, предложение к продаже экземпляра фонограммы, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

С учетом изложенного доводы заявителя кассационной жалобы в части оспаривания выводов судов относительно распространения им компакт-диска с записями фонограмм не могут быть признаны обоснованными. Указанные доводы направлены по существу на переоценку фактических обстоятельств дела, исследованных судами. При этом суд кассационной инстанции полномочиями по переоценке доказательств не наделен.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, предложить истцу уточнить исковые требования в части защищаемого права; установить принадлежность истцу исключительных смежных прав на исполнения и фонограммы музыкальных произведений, в отношении которых заявлены исковые требования, и наличие у него права на обращения с соответствующим иском; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы (в том числе расходы по уплате апелляционной и кассационной жалоб) в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.11.2014 по делу № А63-7460/2014 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2015 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.