Компания 1 зарегистрировала товарный знак в 2019 году. Компания 2 использовала обозначение, которое зарегистрировала компания 1 в качестве товарного знака, в 2018 году. В 2021 году компания 1 признала зарегистрированный товарный знак общеизвестным с 2017 года (такое допускается в соответствии с п. 1 ст. 1508 ГК РФ). Может ли компания 1 предъявить претензию компании 2 за период использования товарного знака компанией 2 в 2018 году на основании общеизвестного товарного знака, который признан общеизвестным на имя компании 1 с 2017 года? Если ответ будет положительным, правильно ли, что получается, что компания 2, не зная и не имея возможности знать о правах компании 1 на товарный знак на момент 2018 года (так как такой информации еще не было в публичном реестре и появилась она только в 2021 году), должна нести ответственность? Верно ли, что в отношении общеизвестных товарных знаков действует обратная сила закона?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Использование третьим лицом указанного в вопросе обозначения в период с даты, с которой оно признано общеизвестным, до даты его регистрации в качестве товарного знака не нарушает прав правообладателя и не может повлечь неблагоприятных последствий для третьего лица.

Обоснование вывода:
Исключительное право использования товарного знака принадлежит правообладателю, под которым понимается лицо, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Согласно п. 3 указанной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Обладатель исключительного права на товарный знак вправе предъявлять к лицу, неправомерно использующему этот товарный знак, требования, предусмотренные ст. 1252 и 1515 ГК РФ, в том числе требования о возмещении убытков или о выплате компенсации.
Регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации осуществляется Роспатентом в порядке, установленном п. 1 ст. 1503 ГК РФ (ст. 1480 ГК РФ).
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 155 постановления от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), по смыслу положений п. 1 ст. 1477, ст. 1481, п. 1 ст. 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является. Положения ст. 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак. Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак. Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно п. 1 ст. 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению Роспатента могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
ГК РФ не содержит положений, которые бы указывали на то, что правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется до даты его регистрации, либо на то, что с момента принятия решения Роспатента о признании товарного знака или обозначения общеизвестным товарным знаком (с момента внесения общеизвестного товарного знака в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, момента публикации сведений об общеизвестном товарном знаке в официальном бюллетене Роспатента) использование иными лицами соответствующего обозначения в период с даты, с которой товарный знак признан общеизвестным, до даты его регистрации является незаконным.
Действительно, в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков указывается в том числе дата, с которой товарный знак признан общеизвестным (п. 82 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. N 602).
Как указал Конституционный Суд РФ в определении от 19 сентября 2019 г. N 2145-О, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата его приоритета может быть установлена ранее даты такого признания, а также и ранее даты подачи правообладателем заявления о признании товарного знака общеизвестным. Более того, при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.
При таких обстоятельствах общеизвестность товарного знака устанавливается "задним числом". Однако это не означает, что любое ранее имевшее место несанкционированное использование соответствующего обозначения автоматически становится незаконным и дает правообладателю основания для предъявления требований о взыскании убытков либо компенсации на основании ст. 1252 и 1515 ГК РФ. Правовое значение даты, с которой товарный знак признан общеизвестным, состоит исключительно в том, что она определяет момент, на который устанавливается приоритет общеизвестного товарного знака. Иными словами, "обратная сила" решения о признании товарного знака общеизвестным имеет значение в целях применения подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Согласно этой норме предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, в частности, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ. Примеры реализации указанной нормы представлены в правоприменительной практике (решение Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2021 г. по делу N СИП-914/2020).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Ответ прошел контроль качества

30 августа 2021 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.