Новости и аналитика Аналитические статьи Особенности перехода исключительного права на товарный знак при реорганизации правообладателя

Особенности перехода исключительного права на товарный знак при реорганизации правообладателя

Особенности перехода исключительного права на товарный знак при реорганизации правообладателя
Olivier26 / Depositphotos.com

Согласно нормам Гражданского кодекса все права и обязанности юридического лица в случае его присоединения к другой организации переходят к этой организации (п. 2 ст. 58 ГК РФ). Права на объекты интеллектуальной собственности – не исключение, и в законе прямо указано, что универсальное правопреемство, в частности реорганизация юридического лица, является одним из оснований перехода исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ). В то же время, если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, права на которые передаются, подлежат государственной регистрации, и отчуждение исключительного права по договору, и его переход без заключения договора должны быть зарегистрированы в установленном порядке (п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет признание перехода исключительного права несостоявшимся (п. 6 указанной статьи).

Буквальное толкование данной нормы ведет к возникновению ситуаций, когда организация-правопреемник не может пользоваться полученными правами, например, на товарный знак, пока не зарегистрирует переход прав. Именно такая проблема возникла у ООО "Т", безуспешно попытавшегося продлить срок действия исключительного права на товарный знак, зарегистрированный организацией-правопредшественником. Дело дошло до Конституционного Суда Российской Федерации, который определил, какие нормы ГК РФ в этом случае имеют приоритет: о переходе прав к правопреемнику с момента окончания реорганизации юридического лица или о необходимости регистрации перехода прав на товарный знак (Постановление КС РФ от 3 июля 2018 г. № 28-П). Рассмотрим данное дело поподробнее.


Фабула дела 

КРАТКО 

Реквизиты решения: Постановление КС РФ от 3 июля 2018 г. № 28-П.

Требования заявителя: Признать неконституционным п. 6 ст. 1232 ГК РФ в той части, в которой он ограничивает право организации-правопреемника использовать полученное в результате реорганизации правообладателя в форме присоединения исключительное право на товарный знак до момента регистрации в Роспатенте перехода этого права.

Суд решил: Указанная норма не противоречит Конституции РФ, поскольку ее применение невозможно в отрыве от иных положений кодекса, определяющих общий порядок перехода прав при реорганизации юридического лица. Таким образом, при присоединении одного юридического лица к другому исключительное право на товарный знак считается перешедшим к последнему не с момента регистрации этого перехода, а с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

По общему правилу для продления срока действия исключительного права на товарный знак на 10 лет правообладатель должен подать соответствующее заявление в течение последнего года этого срока. Однако подача такого заявления допускается также в шестимесячный период с момента окончания срока действия исключительного права – по соответствующему ходатайству правообладателя (п. 2 ст. 1491 ГК РФ). На основании этого положения ООО "Т" направило в Роспатент ходатайство о предоставлении дополнительных шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, истекшего 28 июля 2015 года, и само заявление о продлении этого срока (документы были получены ведомством 27 января 2016 года). Уведомлениями от 9 декабря 2016 года Роспатент оповестил заявителя об отказе в удовлетворении ходатайства и в рассмотрении заявления на том основании, что они были поданы не правообладателем соответствующего товарного знака, а лицом, считающим себя его правопреемником.

Стоит отметить, что 12 августа 2016 года ООО "Т" подавало в ведомство еще и заявление о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак от ООО "З", являющегося согласно записи в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (далее – Реестр) его правообладателем, к ООО "Э" – в связи с присоединением к нему правообладателя, а от ООО "Э", присоединенного впоследствии к ООО "Т", – к последнему. Однако в удовлетворении этого заявления ему также было отказано по причине неуплаты госпошлины за регистрацию перехода права, причем уведомление об отказе было направлено заявителю за день до выше указанных отказных уведомлений – 8 декабря 2016 года.

ООО "Т" посчитало решение Роспатента об отказе в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак незаконным и обжаловало его в СИП. Рассмотрев соответствующее дело, суд пришел к следующим выводам:

  • Роспатент был осведомлен обо всех процедурах реорганизации правообладателя товарного знака, а значит и о переходе прав в порядке универсального правопреемства, поскольку в материалах административного дела имелись выписки их ЕГРЮЛ со сведениями об ООО "З" и ООО "Э. Поэтому отсылка ведомства к положению, предусматривающему необходимость проверки соответствия сведений о заявителе сведениям о правообладателе в Реестре (п. 73, п. 79 Административного регламента предоставления Роспатентом государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак; далее – Административный регламент), не может быть принята во внимание, так как это положение призвано не допускать обращения с соответствующим заявлением не обладающего исключительным правом на товарный знак лица;
  • норма о признании перехода исключительного права на средство индивидуализации несостоявшимся в отсутствие регистрации этого перехода (п. 6 ст. 1232 ГК РФ) не может применяться без учета иных положений кодекса, определяющих порядок перехода прав при универсальном правопреемстве;
  • правопреемник получает все права и обязанности реорганизованного юридического лица, в том числе на подлежащие регистрации объекты собственности, после завершения процедуры реорганизации (на основании абз. 2 п. 4 ст. 57 и п. 2 ст. 58 ГК РФ). При этом законом не предусмотрено, что исключительное право, переход которого к правопреемнику не зарегистрирован, становится никому не принадлежащим или прекращенным. Кроме того, срок, в течение которого организация, получившая права и обязанности присоединенного юридического лица, обязана подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без заключения договора, также законодательно не определен.

На основании изложенного суд признал отказ Роспатента в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении этого срока и последовавший с связи с этим отказ в рассмотрении заявления о его продлении незаконными (решение СИП от 19 июня 2017 г. по делу № СИП-157/2017). Кроме того, он обязал ведомство вернуться к рассмотрению поданного ходатайства и в случае его удовлетворения рассмотреть заявление о продлении срока действия права на товарный знак.


Позиция кассационной инстанции

Как формируется последняя бухгалтерская отчетность реорганизуемой организации, узнайте из Энциклопедии решений интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите бесплатный доступ на 3 дня!

Получить доступ

Рассматривая кассационную жалобу Роспатента на указанное выше решение суда, СИП пришел к выводу о наличии противоречия в нормах ГК РФ, а именно: между положениями п. 2 и п. 6 ст. 1232 ГК РФ, предусматривающими, что исключительное право принадлежит правопреемнику только с момента государственной регистрации его перехода, и абз. 2 п. 4 ст. 57, п. 2 ст. 58 ГК РФ, из которых (с учетом позиции, отраженной в абз. 3 п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25) следует, что все права и обязанности присоединенной организации, в том числе в отношении подлежащих государственной регистрации объектов, переходят к правообладателю после завершения процедуры реорганизации, то есть с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Данное противоречие, по мнению суда, не позволяет установить принадлежность и обеспечить защиту исключительного права при универсальном правопреемстве до регистрации его перехода к правопреемнику. В связи с этим он приостановил производство по делу и направил в КС РФ запрос о проверке конституционности п. 6 ст. 1232 ГК РФ.

В своем обращении суд подчеркнул, что ранее уже рассматривал возникающие по причине существующей неопределенности споры о том, прекращается ли правовая охрана товарных знаков в отсутствие регистрации перехода исключительного права правопреемнику, может ли правопреемник реорганизованной организации осуществлять исключительное право и в каком объеме, возможно ли зарегистрировать несколько переходов права по заявлению последнего правопреемника (решение СИП от 23 июля 2013 г. по делу № СИП-161/2014, решение СИП от 17 октября 2014 г. по делу № СИП–270/2014, решение СИП от 23 июня 2017 г. по делу № СИП-524/2016). По итогам их рассмотрения суд установил, что исключительное право при реорганизации юридического лица точно не прекращается, а переходит к правопреемнику, но до регистрации перехода действует не в полном объеме – например, его отчуждение или предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору в этот период является невозможным. При этом заявление о переходе исключительного права без заключения договора может подать сам правопреемник, если указанное в Реестре в качестве правообладателя лицо не успело это сделать до прекращения деятельности и внесения записи об этом в ЕГРЮЛ.

Таким образом, судебная практика допускает возможность осуществления исключительного права правопреемником до государственной регистрации его перехода, но не распоряжения им. В рассматриваемом же деле ООО "Т" речь идет именно о распоряжении правом, поскольку организация просит продлить срок его действия. СИП отметил, что, хотя распоряжаться правом может только правообладатель, указанный в качестве такового в Реестре, невозможность подать заявление о продлении срока действия исключительного права или ходатайства о предоставлении дополнительного времени для его подачи до регистрации перехода права к правопреемнику может стать причиной пропуска срока для направления этих заявления и ходатайства и в итоге – утраты исключительного права. С большой вероятностью это может произойти в случаях с неоднократным правопреемством. В то же время применение только общих норм о правопреемстве в случае реорганизации (ст. 58 ГК РФ), по мнению суда, может нивелировать значение записей в Реестре.

Неопределенность в вопросе о том, кто является правообладателем в период, когда указанной в Реестре в качестве правообладателя организации уже не существует, а переход права к правопреемнику еще не зарегистрирован, создает сложности и для третьих лиц, считает СИП. Так, непонятно, к кому они могут предъявить, например, иск о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования. Проблемы также могут возникнуть с заменой стороны в уже начатом судебном процессе с участием первоначального правообладателя: если правопреемство будет считаться завершенным с момента регистрации перехода исключительного права, то в период со дня завершения реорганизации до этого момента заменить сторону не получится, подчеркнул суд.

Таким образом, по мнению СИП, п. 6 ст. 1232 ГК РФ о признании перехода исключительного права несостоявшимся при отсутствии его регистрации справедливо было бы применять только к ситуациям, когда право передается по договору, так как в этом случае до момента регистрации оно может реализовываться указанным в Реестре правообладателем.

 

Позиция КС РФ

Рассматривая запрос СИП, Суд анализировал п. 6 ст. 1232 ГК РФ во взаимосвязи с другими положениями кодекса, определяющими общий порядок перехода прав при реорганизации юридических лиц. В частности, он основывался на ряде своих, изложенных ранее, позиций: об отсутствии сомнений в том, кто является правопреемником организации в случае ее присоединения к другому юридическому лицу (Постановление КС РФ от 1 марта 2012 г. № 5-П) и обусловленности перехода прав и обязанностей присоединенной организации именно с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении ее деятельности необходимостью обеспечить непрерывность осуществления этих прав и обязанностей (Определение КС РФ от 7 декабря 2010 г. № 1620-О-О).

Тем не менее существующий общий порядок перехода прав не исключает возможности установления определенных условий, при которых правопреемник сможет осуществлять полученные права в полном объеме, подчеркнул Суд. Одним из таких условий является государственная регистрации перехода права, поэтому требование о необходимости такой регистрации для совершения уполномоченным органом юридически значимых действий по обращению правообладателя является оправданным.

В то же время признание перехода права состоявшимся только с момента его регистрации Роспатентом привело бы к тому, что со дня прекращения деятельности правопредшественника до дня этой регистрации право оставалось бы без правообладателя, а значит, и без судебной защиты, что нельзя расценивать иначе, как нарушение имущественных прав и правопреемника, и иных лиц, считает Суд.

Исходя из этого КС РФ прямо указал, что в случае присоединения юридического лица к другой организации исключительное право переходит к последней как к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного лица, но для реализации полномочий, предусмотренных содержанием этого права, в полном объеме требуется государственная регистрация его перехода. Важно, как отмечает Суд, что на осуществление регистрации перехода права на товарный знак не влияет тот факт, что лицо, чьи права правопреемник получил, не регистрировало переход к нему соответствующего исключительного права.

При этом КС РФ не исключает возможности установления федеральным законодателем конкретного срока, в течение которого необходимо зарегистрировать переход исключительного права на товарный знак в порядке универсального правопреемства, а также последствий несоблюдения этого срока – соразмерных и не допускающих прекращения права помимо воли правообладателя.

Важное значение имеет и мнение Суда о возможности единовременного рассмотрения Роспатентом заявления о регистрации перехода исключительного права на товарный знак и заявления о продлении срока действия этого права. Сложившаяся к настоящему времени практика показывает, что патентное ведомство, основываясь, в частности, на требовании об указании в заявлении о продлении срока действия товарного знака правообладателя в соответствии с включенными в Реестр сведениями (п. 17 Административного регламента), одновременно указанные вопросы не рассматривает. В результате существенно увеличивается время, необходимое организации-правопреемнику для продления срока действия права, полученного от присоединившегося к нему юридического лица, хотя в этом случае не составляет труда убедиться в том, что именно она является правопреемником правообладателя, указанного в Реестре, – с помощью данных из ЕГРЮЛ. Поэтому КС РФ не просто обратил внимание на целесообразность одновременного рассмотрения заявления о регистрации перехода исключительного права на товарный знак при реорганизации юридического лица в форме присоединения и заявления о продлении срока действия этого права – с сохранением пошлины за каждое из этих действий, но и отметил, что соответствующие изменения могут быть внесены в законодательство.

***

Таким образом, КС РФ четко указал, что в случае присоединения одного юридического лица к другому исключительное право на товарный знак считается перешедшим к последнему с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенной организации. А выполнение специального требования о регистрации перехода этого права определяет момент, с которого возможна реализация составляющих его правомочий в полном объеме. Иное толкование в правоприменительной практике не допускается.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме: